INPI, 1 septembre 2008, 08-0797

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 2 · imitation · décision après projet · produits · société · marque · usage · enregistrement · médical · pharmaceutiques · international · opposition · titulaire · risque · opposante · déchéance · publicité

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 08-0797
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ; CYATHUS
Classification pour les marques : 3
Numéros d'enregistrement : 97697361 ; 940757
Parties : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS / CYATHUS EXQUIERE PHARMAFORSCHUNGS GMBH

Texte

OPP 08-0797 / DVE

01/09/2008

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société CYATHUS EXQUIRERE PHARMAFORSCHUNGS GmbH (société de droit autrichien) est titulaire de l'enregistrement international n° 940 757 du 21 août 2007, portant sur le signe complexe CYATHUS et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Cosmétiques. Préparations et substances pharmaceutiques; compléments alimentaires; nutriments diététiques (à usage médical). Appareils et instruments médicaux. Publicité et promotion de produits pharmaceutiques; services de conseillers commerciaux et prestation de conseils auprès d'entreprises pharmaceutiques. Services d'analyses et de diagnostics ; recherche clinique ; services de recherche et développement pour le compte de tiers, en particulier services de recherche et développement pharmaceutiques ». Le 3 mars 2008, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par Décret du 11 mai 1995) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française figurative n°97 697 361 renouvelée par déclaration en date du 13 août 2007.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, médicaments, produits vétérinaires, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants à usage humain (insecticides et acaricides à usage externe), huiles essentielles à usage médical, produits de diagnostic à usage médical ; produits radioactifs à usage médical, aliments et boissons diététiques pour nourrissons à usage médical, plantes médicinales ».

L'opposition a été notifiée, le 14 mars 2008 à l'OMPI, sous le numéro 08-0797, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire dans le même délai.

Le 27 mai 2008, le titulaire de l’enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 3 juin 2008, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.

Le 4 juillet 2008, l’Institut a notifié un projet de décision aux parties et celles-ci ont présenté des observations.

Une audition ayant été demandée et accordée, elle s’est tenue en présence des mandataires respectifs des parties.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des grandes ressemblances visuelles entre les éléments figuratifs des deux signes en cause.

La société opposante répond aux observations de la société titulaire de l’enregistrement international contestant le projet de décision. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de l’enregistrement international contesté conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les « Appareils et instruments médicaux ; services de conseillers commerciaux et prestation de conseils auprès d'entreprises pharmaceutiques ».

Il conteste également la comparaison des signes en ce qu’il existe de grandes différences visuelles et phonétiques entre ces marques prises dans leur ensemble.

Suite au projet de décision la société déposante conteste les preuves d’usage de la marque antérieure ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE

CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;

Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces" ;

Qu'en outre aux termes de l'article R. 712-18-1° du m ême code, "La procédure d'opposition est clôturée... lorsque l'opposant... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encouru. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition ou faire état d’un juste motif de non- exploitation".

CONSIDERANT, en l'espèce que, sur l'invitation du titulaire de l'enregistrement international contesté à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti des copies de pages de sites Internet sur lesquelles apparaît la marque figurative invoquée en relation avec des produits pharmaceutiques notamment ;

Qu’à cet égard, si la date d’impression de ces documents apparaît postérieure à la date de demande des pièces, ces documents attestent toutefois implicitement de l'utilisation de la marque pour les produits précités pour une période antérieure à la demande des pièces, dès lors que, compte tenu du court laps de temps qui s'est écoulé, rien ne permet de supposer que ces produits n’étaient pas proposés à la vente antérieurement à la demande de preuves d’usage ;

Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces sont fournies, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque et qu'elles portent sur au moins un des services pour lesquels l'enregistrement de la marque antérieure a été obtenu et sur lequel se fonde l'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée et la continuité de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article R. 712- 17 du Code de la propriété intellectuelle.

CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu, contrairement aux assertions de la société déposante, de prononcer la clôture de la procédure.

B- AU FOND

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Cosmétiques. Préparations et substances pharmaceutiques; compléments alimentaires ; nutriments diététiques (à usage médical). Appareils et instruments médicaux. Publicité et promotion de produits pharmaceutiques; services de conseillers commerciaux et prestation de conseils auprès d'entreprises pharmaceutiques. Services d'analyses et de diagnostics ; recherche clinique ; services de recherche et développement pour le compte de tiers, en particulier services de recherche et développement pharmaceutiques » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, médicaments, produits vétérinaires, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants à usage humain (insecticides et acaricides à usage externe), huiles essentielles à usage médical, produits de diagnostic à usage médical ; produits radioactifs à usage médical, aliments et boissons diététiques pour nourrissons à usage médical, plantes médicinales » ;

CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou services en cause.

CONSIDERANT que les « Préparations et substances pharmaceutiques; compléments alimentaires; nutriments diététiques (à usage médical). Publicité et promotion de produits pharmaceutiques ; Services d'analyses et de diagnostics recherche clinique ; services de recherche et développement pour le compte de tiers, en particulier services de recherche et développement pharmaceutiques » de l’enregistrement international contesté apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international.

CONSIDERANT que, contrairement aux assertions du titulaire de l’enregistrement international contesté, les « Appareils et instruments médicaux » de l’enregistrement international contesté, sont susceptibles d’avoir les mêmes fonction et destination que les « produits de diagnostic à usage médical » de la marque antérieure invoquée, en ce qu’ils sont tous destinés aux médecins dans l’exercice de leur art en vue de soigner les patients et sont soumis au même réseau de distribution (grossistes en matériel médical) ;

Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Qu’en outre, et contrairement à ce que soutient le titulaire de l’enregistrement international contesté, les « services de conseillers commerciaux et prestation de conseils auprès d'entreprises pharmaceutiques » de l’enregistrement international contesté présentent un lien direct, étroit et obligatoire avec les « Produits pharmaceutiques, médicaments, produits vétérinaires, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants à usage humain (insecticides et acaricides à usage externe), huiles essentielles à usage médical, produits de diagnostic à usage médical ; produits radioactifs à usage médical, aliments et boissons diététiques pour nourrissons à usage médical, plantes médicinales » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers consiste à délivrer des conseils relatifs à la commercialisation des seconds ;

Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires et dés lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les « cosmétiques » de l’enregistrement international contesté, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à des personnes soucieuses de leur apparence physique ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques, médicaments, produits vétérinaires, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants à usage humain (insecticides et acaricides à usage externe), huiles essentielles à usage médical, produits de diagnostic à usage médical ; produits radioactifs à usage médical, aliments et boissons diététiques pour nourrissons à usage médical, plantes médicinales » de la marque antérieure, qui s’entendent de divers substances, préparations médicamenteuses et de matériel médical, employées dans le traitement curatif des différentes affections de l’organisme humain ou chez les animaux ;

Qu'ils ne proviennent pas de la même origine, les premiers étant issus de l'industrie cosmétique, les seconds des industries et laboratoires pharmaceutiques ;

Qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes circuits de distribution (rayons cosmétiques des grandes surfaces et parfumeries pour les premiers, pharmacies pour les seconds) ;

Qu'à cet égard, si la société opposante relève que l’appréciation globale du risque de confusion sur l’origine des produits en cause doit tenir compte de la notoriété de la marque antérieure, encore faut-il que cette notoriété soit démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu'en outre, la décision judiciaire ainsi que les décisions d’opposition évoquées par la société opposante ayant reconnu la similarité des produits précités ne sauraient être prises en compte, dès lors qu’elles ont été rendues dans des espèces différentes basées sur une autre marque antérieure, à savoir la croix verte des pharmaciens.

Qu'ainsi, et contrairement aux allégations de la société opposante, il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT ainsi, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe CYATHUS, ci-dessous reproduit :

Que cette marque a été enregistrée en couleur ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les deux signes en cause ont en commun la représentation d’un caducée caractérisé par un serpent de couleur verte dont le corps est enroulé autour d'une vasque ou d’une coupe et dont la tête semble prête à plonger dans celle-ci ;

Que cet élément figuratif, constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des services en présence, contrairement aux allégations de la société titulaire de l’enregistrement international ;

Que si dans le signe contesté de par la présentation adoptée, l’élément figuratif précité est susceptible d’être perçu comme une lettre Y, il n’en demeure pas moins que la présence d’un fond bleu et du serpent dans la partie supérieure de cette lettre transforme celle-ci en une coupe remplie autour de laquelle un serpent vient s’enrouler et boire ;

Qu’ainsi, bien que sa présentation ne soit pas totalement dissociée du terme CYATHUS, le caducée demeure au sein de ce signe immédiatement perceptible ;

Que cet élément figuratif revêt un caractère tout aussi essentiel que l’élément verbal CYATHUS en raison de sa présentation en couleur dans la partie d’attaque de cet élément verbal le laissant immédiatement et nettement perceptible en tant que tel, de telle sorte qu’il sera tout autant susceptible de retenir l’attention du public des services concernés, contrairement aux allégations de la société déposante ;

Que les différences visuelles entre les éléments figuratifs respectifs des deux signes résidant dans les légères différences de forme des coupes ainsi l’angle de représentation des deux animaux (le serpent s’enroulant côté droit et sa tête plongeant côté gauche pour le signe contesté et le serpent s’enroulant côté gauche et sa tête plongeant côté droit pour la marque antérieure) sont des différences de détails n’affectant pas, contrairement aux assertions du titulaire de l’enregistrement international, la perception très proche des deux signes

Qu’ainsi, un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux éléments figuratifs sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée, ne conservera en mémoire qu'une vision réduite à leurs éléments caractéristiques, à savoir la représentation stylisée d’un serpent enroulé autour d’une coupe formant un caducée ;

Que de même si seul le signe contesté est susceptible d’être prononcé et sera identifié par la dénomination CYATHUS, il n’en demeure pas moins que la présentation adoptée met en exergue le caducée ; Qu’intellectuellement, les deux signes en présence évoquent pareillement l’emblème des pharmaciens, le terme CYATHUS du signe contesté n’ayant aucune signification pour un consommateur français d’attention et de culture moyenne ;

Qu‘enfin si de nombreux professionnels du secteur de la santé utilisent la représentation d’un caducée, il n’est pas démontré que ces caducées présentent des ressemblances aussi importantes que celles précitées existant entre les signes en cause ; qu’en effet, loin de constituer la protection du genre « caducée » ce sont les caractéristiques communes spécifiques des éléments en cause qui conduisent à conférer aux signes une impression d'ensemble proche tant sur le plan visuel que sur le plan conceptuel.

Qu’à cet égard, les marques citées dans l’avis de surveillance, fourni à titre d’exemple par la société déposante, ne sont pas en vigueur en France et par conséquent sans incidence sur la présente procédure ;

Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, un risque de confusion étant possible sur leur origine.

CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, ce dernier étant fondé à croire à l'existence d'une affiliation entre elles.

CONSIDERANT en conséquence, que l’enregistrement international contesté CYATHUS ne peut donc pas bénéficier de protection en France à titre de marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 97 697 361.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 08-0797 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Préparations et substances pharmaceutiques; compléments alimentaires; nutriments diététiques (à usage médical). Appareils et instruments médicaux. Publicité et promotion de produits pharmaceutiques ; services de conseillers commerciaux et prestation de conseils auprès d'entreprises pharmaceutiques ; Services d'analyses et de diagnostics ; recherche clinique ; services de recherche et développement pour le compte de tiers, en particulier services de recherche et développement pharmaceutiques ».

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 940 757 est partiellement refusée, pour les produits et services précités.

Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de

l’Institut national de la propriété industrielle

Marie R D Chef du service des oppositions