OPP 15-3501 / JLJ
Le 30/11/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Valentin S a déposé, le 4 mai 2015 la demande d'enregistrement n°15 4 178 207 portant sur le signe verbal ICE PARIS.
Le 27 juillet 2015, la société GILMAR S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale ICE, déposée le 6 juin 2012 et enregistrée sous le n°10941615.
A l'appui de leur opposition, les opposants font valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion ainsi que la distinctivité intrinsèque de la marque antérieure.
Le 14 août 2015, l’Institut a notifié une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée au déposant le 18 août 2015 sous le n°15-3501.
Toutefois, la procédure a été suspendue dès l’origine, la marque antérieure n’ayant pas encore été enregistrée.
Par un courrier en date du 30 juin 2017, l’Institut informait les parties de la reprise de la procédure en raison de la publication de l’enregistrement de la marque antérieure invoquée, et notifiait au déposant de présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ».
Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «Malles et valises; Vêtements, chaussures, chapellerie».
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ICE PARIS, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination ICE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un élément verbal ;
Que ces signes ont en commun le terme ICE, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Qu’ils diffèrent, dans le signe contesté, par la présence du terme PARIS ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme ICE, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque, et du fait que le terme PARIS vient simplement indiquer une caractéristique des produits en cause, à savoir leur origine ;
Que le terme PARIS n’apparait ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté ;
Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique ;
Qu’en particulier, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits.
CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté ICE PARIS constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée ICE.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal ICE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ICE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Loup J,Juriste