Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2019, 2016/12265

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 mars 2019 3ème chambre 4ème section N° RG 16/12265 N° Portalis 352J-W-B7A-CISIR Assignation du 25 juillet 2016 DEMANDERESSE Société mars PF FRANCE Boulevard des chenats 45550 SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL représentée par Me Helena DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0237 DÉFENDERESSES S.A. AFFINITY PETCARE Plaça Europa 54/56 08902 L'Hospitalet de Llobregat, ESPAGNE Société AFFINITY PETCARE FRANCE [...] CP 90216 94519 RUNGIS CEDEX représentées par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1352 et Me François P, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, Vice-Présidente Elise MELLIER juge Guillaume DESGENS, Juge assistée de Alice A, Greffier, DÉBATS À l'audience du 18 janvier 2019 tenue en audience publique devant Camille L, Elise MELLIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société mars PF FRANCE (ci-après « la société mars »), filiale française du groupe MARS, fabricant mondial d'aliments préparés pour animaux, expose avoir pour activité la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie, qu'elle commercialise sous différentes marques parmi lesquelles KITEKAT, PEDIGREE, WHISKAS, FROLIC, SHEBA. Elle se dit titulaire de la marque figurative française n° 93497846 suivante, déposée le 22 décembre 1993 pour designer notamment les « aliments pour animaux » en classe 31 et destinée à sa gamme « CESAR » élaborée pour les chiens de petite taille : La société AFFINITY PETCARE SA, société de droit espagnol, se présente comme ayant pour activité la production d'aliments pour animaux domestiques, qu'elle commercialise notamment en France via sa filiale, AFFINITY PETCARE FRANCE (ensemble « les sociétés AFFINITY »), sous les marques «ULTIMA» et « BREKKIES ». Les sociétés AFFINITY exposent ainsi vendre sous la marque « ULTIMA » plusieurs gammes de croquettes et pâtées pour chiens et pour chats, dont les emballages sont illustrés par l'image d'une race de chien ou de chat différente, pour illustrer la destination du produit. Elles soutiennent notamment commercialiser depuis plusieurs années une gamme de croquettes adaptée aux chiens dits « de petite taille » dont l'emballage représente depuis 2006, un chien de la race West Highland W Terrier, communément appelé Westie (ci- après désigné « Westie » ou « W Westie »), le visuel variant en fonction du profil de chien vise par le produit (adulte, senior, light, sensible, junior). Estimant que l'utilisation de tels visuels visait à profiter de la notoriété de sa propre marque, la société mars a tenté par différents courriers d'obtenir des sociétés AFFINITY qu'elles abandonnent l'usage de la race Westie, sans succès. Ces dernières ont finalement adopté à compter de 2015 l'image d'un gros plan de tête de Westie pour leur gamme « MINI » sur les emballages et sur leurs sites internet : ce que la société mars considère comme contrefaisant sa marque n° 93497846. La procédure allemande : La Filiale allemande de la Société mars a saisi sur le fondement de sa marque allemande la Cour régionale de Cologne par voie de requête afin qu'il soit ordonné à la société AFFINITY PETCARE SA de cesser ces actes de contrefaçon. Le 9 février 2016, la chambre civile de la Cour régionale de Cologne a fait droit à cette demande, et juge que « le demandeur avait démontré et prouve que l'utilisation spécifique de l'image de la tête du W Westie (...) porte atteinte à la marque allemande figurative n°2914113 du demandeur et doit par conséquent cesser (...) ». La société mars constatant l'inexécution de la décision de la Cour régionale de Cologne a, par l'intermédiaire de son conseil allemand, adresse à la société AFFINITY PETCARE SA une mise en demeure le 24 février 2016. La société mars a parallèlement par le biais de son conseil français adressé aux sociétés AFFINITY une mise en demeure enjoignant de cesser les mêmes actes de contrefaçon également constatés sur le territoire français. L'échec des négociations amiables entre les parties a débouché sur l'assignation par la société mars PF FRANCE des sociétés AFFINITY PETCARE SA et AFFINITY PETCARE FRANCE. Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 signifiées le 6 décembre 2018, la société mars PF FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles

L.711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-5 etL.7'16-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle Les articles 1382 et suivants du Code Civil, Les articles 138, 142 du Code de procédure civile, Vu l'acte d'enregistrement de la marque française n°93497846, - DIRE ET JUGER que l'action engagée par la société mars PF FRANCE à l'encontre de la société AFFINITY SA et la société AFFINITY PETCARE FRANCE par acte du 25 juillet 2016 n'est pas prescrite ; -DIRE ET JUGER que la marque française figurative n°93497846 est valable car pourvue d'un caractère distinctif dès son dépôt et a tout le moins acquis par son usage continu et intensif ; - DIRE ET JUGER que les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE sont irrecevables à demander la déchéance de la marque française figurative n°93497846 pour des produits autres que les aliments pour animaux ; - DIRE ET JUGER que la marque française figurative n°93497846 n'encourt pas la déchéance au titre de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; - DIRE ET JUGER que la tête de Westie reproduite sur les emballages du produit « MINI ADULT », « MINI SENIOR » « MINI LIGHT » et « MINI SENSIBLE » fabriqués et/ou distribués par la société AFFINITY SA et la société AFFINITY PETCARE FRANCE constituent des reproductions illicites, et subsidiairement des imitations, de la marque française figurative n°93497846 dont est titulaire la société mars PF FRANCE ; - DIRE ET JUGER que, indépendamment de la contrefaçon de la marque française figurative n°93497846, l'utilisation comme « image » des différents produits de la « gamme» MINI, concurrents des produits de la gamme CESAR, constituent en l'espèce un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon ; - DIRE ET JUGER que les sociétés Affinity ont également commis des actes de parasitisme distincts en profitant de la notoriété établie du Westie de la gamme CESAR et des investissements de mars ; - CONSTATER que les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE n'ont pas déféré à la sommation de communiquer signifiée le 20 mars 2018

; En conséquence

, - INTERDIRE aux sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE de poursuivre ou de reprendre la commercialisation des produits de la gamme MINI utilisant la marque française n°93497846 sous astreinte de mille (1.000 €) Euro par infraction constatée et par jour, dans les 48 heures à compter de la signification de la décision ; - ORDONNER aux frais des sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE le retrait et la destruction sous contrôle d'huissier, a ses frais, des produits contrefaisants restant détenus par elles, et le rappel des produits éventuellement entre les mains de ses distributeurs - CONDAMNER solidairement les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE à verser une somme de trois cent mille (300.000 €) euro à la société mars PF FRANCE en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; - CONDAMNER solidairement les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE à verser une somme de trois cent mille (300.000 €) euro à la société mars PF FRANCE en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ; - ORDONNER la publication du Jugement à intervenir en intégralité ou par extrait dans trois journaux au choix de la société mars PF FRANCE et aux frais des sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE dans la limite de 3.000 € (trois mille euros) par insertion dans les termes suivants : « Par Jugement en date du, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale au préjudice de la société mars PF FRANCE, pour avoir commercialise et fait la promotion de produits reproduisant des chiens de la race Westie identiques ou similaires à ceux utilisés par mars PF FRANCE pour ses produits de la gamme CESAR » ; - CONDAMNER solidairement les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE à payer à la société mars PF FRANCE la somme de cinquante mille (50.000 €) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - DIRE qu'il restera compétent pour liquider les astreintes par lui ordonnées en vertu du Jugement à intervenir ; - CONDAMNER solidairement les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Heléna DELABARRE, SELARL Nomos, conformément aux dispositions de l'article 699 CPC. Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2018, les sociétés AFFINITY PETCARE SA et AFFINITY PETCARE FRANCE demandent au tribunal de: Vu notamment les dispositions des articles L. 711-1 et suivants, L. 7133, L. 714-3, L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions des articles 1240 nouveau du code civil, et 122 du code de procédure civile, À titre principal. - DECLARER irrecevables, car prescrites, l'ensemble des demandes formulées par la société mars PF France ; - DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société mars PF FRANCE au titre d'actes de concurrence déloyale, car fondées sur les mêmes faits que ses demandes relatives à des actes de contrefaçon ; À titre subsidiaire. - JUGER que la marque française n° 93497846 déposée par mars PF FRANCE est descriptive ; - JUGER que la marque française n° 93497846 déposée par mars PF FRANCE ne revêt et n'a acquis avec l'usage aucun caractère distinctif -PRONONCER la nullité de la marque française n°93497846 pour défaut de caractère distinctif en ce qui concerne des aliments pour animaux ; - PRONONCER la déchéance de la marque française n°93497846 déposée par mars PF France ; - JUGER que les sociétés AFFINITY PETCARE FRANCE et AFFINITY PETCARE SA n'ont commis aucun acte de contrefaçon en utilisant l'image d'un Westie blanc pour la gamme « MINI » de la marque Ultima ; - DEBOUTER la société mars PF FRANCE de ses demandes, fins et prétentions fondées sur la contrefaçon ; - JUGER qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit des consommateurs et débouter en conséquence la société mars PF FRANCE de toutes ses demandes fondées sur l'imitation de marque ; - REJETER, car établi de façon non contradictoire et sans référence à de quelconques normes professionnelles, le sondage présenté par M, établi en février 2016, et intitule : « Marques associées à la représentation faciale d'un Westie dans l'univers des aliments pour chiens » ; - DEBOUTER la société mars PF FRANCE de ses demandes, fins et prétentions fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ; À titre infiniment subsidiaire. - JUGER que les actes susceptibles d'être qualifiés de contrefaçon sont limités aux années 2015 et 2016 et aux produits de la gamme « ULTIMA MINI ADULTES » ; - DEBOUTER la société mars PF France de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE à verser une somme de trois cent mille (300.000 €) euros à la société mars PF France a titre de provision en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; - DEBOUTER la société mars PF France de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE à verser une somme de trois cent mille (300.000 €) euros à la société mars PF France a titre de provision en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ; - DEBOUTER la société mars PF France de ses demandes d'expertise et de retrait des produits ; - JUGER que les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE peuvent utiliser l'image d'un chien Westie de « pleines pattes », ou bien aux 2/3, telle que représentée au point 1 en page 6 des présentes ; - CONDAMNER la société mars PF FRANCE au paiement de la somme de 30.000 €au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER la société mars PF FRANCE aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2018 et l'affaire a été plaidé le 18 janvier 2019. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS Sur la prescription de l'action engagée par la société mars PF France à rencontre des sociétés AFFINITY Invoquant les dispositions des articles 2224 du code civil et L. 716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés AFFINITY soutiennent, in limine litis, que l'action engagée par la société mars serait prescrite, tant sur le fondement de la contrefaçon de marque que sur celui de la concurrence déloyale et du parasitisme, au motif qu'elle aurait été engagée plus de cinq années après que la demanderesse ait constate l'utilisation de l'image d'un chien de race Westie sur les produits litigieux. La société mars répond que les actes poursuivis dans le cadre de la présente instance sont parfaitement distincts de ceux qui étaient visés dans son courrier du 30 juillet 2010 et que, en tout état de cause, la contrefaçon constitue une infraction continue, ce dont il résulte que la prescription ne saurait couvrir des actes qui se poursuivent où se réitèrent. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et l'article L. 716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que l'action en contrefaçon de marque se prescrit par cinq ans. En l'espèce, les sociétés AFFINITY exposent utiliser l'image d'un chien type Westie sur les emballages de la gamme « ULTIMA MINI » et dans leur communication publicitaire, notamment audiovisuelle, depuis 2006. Elles relèvent que la demanderesse a attendu 2010 pour leur adresser un courrier leur enjoignant d'arrêter d'utiliser cette race de chien sur leur packaging et à titre promotionnel, et surtout qu'à compter de la date dudit courrier, soit le 30 juillet 2010, elles ne pouvaient plus ignorer avoir connaissance des faits litigieux, de sorte que, un délai de plus de cinq ans s'étant écoulé au jour de l'assignation, la prescription serait acquise. Il ressort toutefois du courrier du 30 juillet 2010 (pièce n° 14 en demande) que, si elle y reproduisait les visuels alors actuels des emballages ainsi qu'une image extraite du spot publicitaire alors diffusé, la société mars entendait obtenir amiablement des sociétés AFFINITY qu'elles cessent à l'avenir d'utiliser, non un ou des visuel(s) en particulier, mais la race West Highland W Terrier de manière générale pour promouvoir des croquettes pour chien, estimant que cette race était dorénavant suffisamment associée dans l'esprit de la clientèle à ses propres marques « CESAR » dont elle est l'ambassadeur pour qu'il n'en résulte pas un risque de confusion quant à l'origine des produits en cause : « We believe that consumers seeing the ULTIMA products and advertising featuring a white westie will mistake themfor CESAR or will assume the products and advertising to be connected with mars in some other way (such as by manufacture). We also believe that your use, being without due cause, takes unfair advantage of and is detrimental to, the distinctive character and repute of our CESAR brand. M will not permit Us investment in innovation and marketing to be eroded by this degree of imitation of Us products. We see no reason why you need to feature a white westie on your dog food products and in your advertising. There are many other colours and breeds of dog which could be used. / am writing to you in the hope that we can résolve thèse issues amicably, Iam seekingyour agreement to immediately cease usingyour carrent télévision advertisement and to modify your packaging to remove the white westie élément in order to différentiate your products sufficiently from ours. » Or les défenderesses reconnaissent elles-mêmes que les visuels de chiens Westie utilisés ont évolué au cours des années, et que jusqu'en 2014, ces visuels représentaient uniquement des chiens figurant en entier, sur le côté, debout à quatre pattes, ou couchés (pièce n° 13 en défense). Ce n'est qu'à compter de 2015 que les images utilisées sur les emballages de sa gamme « ULTIMA MINI » ont été recentrés sur la tête et le cou d'un chien Westie vu de face ou de 3/4 face, se rapprochant ainsi très nettement de la marque française figurative n° 93497846 de la demanderesse que celle-ci estime contrefaite, et ce n'est donc qu'à compter de l'adoption de ces derniers visuels que la société mars était fondée à attaquer les sociétés AFFINITY en contrefaçon de marque par reproduction et/ou en concurrence déloyale et parasitaire au motif d'une prétendue recherche de confusion avec sa propre marque. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera en conséquence rejetée. Sur la distinctivité de la marque figurative française n° 93497846 Les sociétés AFFINITY reprochent à la marque figurative française n° 93437846 de la demanderesse son absence de distinctivité dans la mesure où, représentant l'image d'un chien sans autre élément distinctif, elle serait purement descriptive pour des produits d'alimentation pour chien, à défaut d'être suffisamment arbitraire. Elles contestent par ailleurs que cette marque ait pu acquérir un caractère distinctif par l'usage. Pour la société mars au contraire, la marque critiquée est apte à individualiser les produits pour lesquels elle a été déposée et elle a en tout état de cause acquis une distinctivité en raison de son usage continu et intensif durant plus de quinze années, soutenu par des investissements considérables et dont le haut de degré de reconnaissance par le public est aujourd'hui établi. Sur ce, Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : (...) c) Les signes figuratifs tels que : dessins (...)». Conformément à l'article L. 711-2 du code précité, « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. » Enfin selon l'article L. 714-3 alinéa 1er du même code, « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». En l'espèce, la marque figurative litigieuse représente l'image de la tête d'un chien blanc de race Westie, représenté de face et en gros plan, regardant droit devant lui et laissant entrevoir sa langue, ses yeux et sa truffe étant dégagés ; cette marque a été déposée le 22 décembre 1993 pour de nombreux produits appartenant à la classe 31 de la Classification de Nice, et en particulier les aliments pour animaux. Si elle peut être arbitraire pour désigner l'alimentation pour animaux en général, l'utilisation de l'image d'un chien s'avère en revanche descriptive des caractéristiques des produits qu'elle vise s'agissant de nourriture pour chiens. La reproduction d'images d'animaux idoines sur les produits alimentaires pour animaux de compagnie est en effet une pratique courante pour informer les propriétaires d'animaux du contenu de l'emballage et en particulier les espèces et/ou tranches d'âges auxquelles ils sont destinés, ce que le public pertinent percevra immédiatement. Comme le soulignent les défenderesses, l'utilisation de l'illustration d'un Westie sur le marché des produits alimentaires destinés aux chiens de petite taille est au demeurant courante (pièce n° 9 en défense) et il est exclu que la société mars puisse revendiquer un monopole sur la représentation d'une race de chien particulière, dont l'utilisation serait de facto interdite aux concurrents, ce que n'autorise pas le droit des marques. La demanderesse répond qu'elle « ne sollicite en aucune manière la reconnaissance d'un monopole sur « l'image d'une race de chien » » mais revendique « la représentation particulière d'une tête de Westie présentant des caractéristiques très identifiables et très identifiées », notamment en ce que le chien apparaît poser « à la manière d'un personnage ». Elle ne démontre cependant pas que l'image enregistrée comme marque se distingue particulièrement de la représentation traditionnelle des chiens de cette race dont le côté espiègle est communément souligné. La marque n° 93437846 présente ainsi, perse, un caractère distinctif très faible en tant que signe d'identification de l'origine des produits sur lesquels elle est apposée, à tout le moins en l'absence d'autres éléments distinctifs particuliers qui lui seraient associés. Toutefois, si le caractère distinctif d'une marque s'apprécie en principe à la date de son dépôt, il est possible qu'une marque initialement dépourvue de distinctivité en acquiert une par l'usage. Et il convient de relever ici, conformément au dernier alinéa de l'article L. 711 -2 du code de la propriété intellectuelle, que cette possibilité d'acquisition par l'usage ne peut être écartée que pour les « signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle », ce que ne saurait à l'évidence et contrairement à ce qu'affirment les défenderesses constituer l'image d'un chien pour des produits d'alimentation pour chien, en ce que la forme d'un chien n'est ni imposée par la nature desdits produits, ni n'a aucune fonction technique, ni ne lui confère sa valeur substantielle. Pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque, la Cour de Justice de l'Union Européenne dit pour droit que : « (...) peuvent (...) être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de la marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles » (CJUE 4 mai 1999). Or, la société mars démontre, au vu des nombreuses pièces produites au débat, une utilisation systématique et ancienne de la marque litigieuse, notamment sur une grande variété de packagings conditionnés depuis 2004 (pièces n° 3, 36, 37 et 38 du demandeur) et dans le cadre de nombreuses campagnes promotionnelles (pièces n° 4 en demande), la marque étant reproduite soit seule telle que déposée, soit associée à d'autres éléments, eux-mêmes enregistrés à titre de marque individuellement ou en combinaison avec la tête de Westie (terme CESAR et/ou couronne de lauriers). À cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le fait que la marque litigieuse soit en certains cas combinée avec la marque semi- figurative distincte « CESAR » et/ou une couronne de lauriers n'est pas en soi de nature à l'empêcher d'acquérir une certaine distinctivité pour elle-même, ces associations avec d'autres signes ayant au contraire participé à l'émergence puis au renforcement, dans l'esprit du public pertinent, de la fonction d'identification d'origine qui faisait défaut ab initia. De la même manière, il importe peu que certaines variations puissent être relevées sur certains des visuels employés (patte(s) visible(s) ou non, buste intégralement représenté ou pas), ni que le chien de race Westie des spots publicitaires apparaisse en mouvement et non figé dans la pose qui est la sienne sur la marque litigieuse, dès lors que les traits caractéristiques de cette marque se retrouvent tels quels et intégralement présents dans chacune des utilisations produites, lui permettant ainsi de remplir sa fonction d'identification, et l'usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif étant assimilé à l'usage de la marque elle-même, conformément à l'article L. 714-5 b) du code de la propriété intellectuelle. Le caractère systématique de cette utilisation, pour l'intégralité des produits de la gamme « CESAR », sur une durée de plus de quinze ans, a ainsi pu permettre à la marque n° 93437846 d'acquérir le caractère distinctif susceptible de lui manquer au jour du dépôt, qui en fait aujourd'hui, non une simple illustration, mais un signe de ralliement à part entière de la clientèle au produit. Ce rôle d'identification de l'origine desdits produits (i.e. la gamme « CESAR » de la société MARS) est au demeurant confirmé par le résultat du sondage établi par l'institut BVA en février 2016, selon lequel 53% des personnes interrogées associent spontanément la marque n° 93437846 présentée seule avec les produits de la marque « CESAR », ce pourcentage passant même à 69 % chez celles ayant acheté un produit de cette gamme au cours des douze derniers mois (pièce n° 10 en demande). Les défenderesses contestent ce sondage, au motif qu'il ne porterait « pas tant sur les marques associées à la représentation d'un Westie que sur la perception par les consommateurs de la marque CESAR elle-même » et que sa méthode ne serait pas précisée. Le fait que ce sondage ait été réalisé à l'initiative de la société mars et payé par celle-ci ne lui dénie pas de ce seul fait toute pertinence, ayant été réalisé par un prestataire indépendant selon une méthode classique suffisamment décrite et sur un échantillon suffisamment important, et les incohérences prétendues démontrent au contraire l'association spontanée dans l'esprit du public pertinent de l'image d'un chien de race Westie avec la gamme « CESAR » de la demanderesse. La marque litigieuse n° 93437846 a donc acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait durant plus de quinze ans. Sur la déchéance pour absence d'usage sérieux de la marque n° 93497846 Les sociétés AFFINITY soutiennent que la marque figurative n° 93497846 encourt la déchéance sur le fondement de l'article L. 714-5 du CPI, en raison d'une absence d'usage pendant un délai ininterrompu de cinq ans. La demanderesse rétorque que sa marque a au contraire été utilisée de manière intensive et continue depuis son dépôt pour des produits d'alimentation pour animaux, et notamment au cours des cinq dernières années. Elle ajoute que l'intérêt à agir des défenderesses est en tout état de cause limité aux seuls produits d'alimentation pour animaux. Sur ce, Aux termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. » En l'espèce, le tribunal relève en premier lieu que les défenderesses ne disposent d'un intérêt à agir au titre de la déchéance en tant que « personnes intéressées » au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, que pour les seuls « aliments pour animaux », à l'exclusion des autres produits et services visés par la marque litigieuse sur lesquelles elles ne justifient pas d'un projet ou d'une exploitation effective sous le signe litigieux. Dès lors, le tribunal n'examinera que l'usage de la marque pour les aliments pour animaux, dont font partie les aliments pour chien. Une marque fait l'objet d'un usage effectif et sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, étant précisé que l'article L. 714-5 b) assimile dès lors à un usage sérieux l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif (donc la fonction essentielle d'identification). Il est dans ce cadre rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne considère que la faculté laissée aux titulaires de marques de faire un usage de la marque sous une forme modifiée, mais n'en altérant pas le caractère distinctif, s'applique nonobstant le fait que cette forme différente soit elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE 25 octobre 2012, C-553/11, Bernhard R c. Klaus E). La Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques prévoit du reste en son article 16 qu'est considéré comme un usage de la marque « l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle- ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée ». L'existence d'un usage de la marque figurative de la société mars de manière continue durant plus de quinze ans pour promouvoir et commercialiser des aliments pour chien ayant déjà été relevée supra, l'action en déchéance contre la marque n° 93437846 ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Sur la contrefaçon de marque Selon la société MARS, le signe litigieux, tel que reproduit sur l'emballage du produit « MINI ADULT », justifie de l'existence d'une contrefaçon par reproduction à l'identique de sa marque figurative n° 93497846, ou à tout le moins par imitation, en vertu de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle ; il en est de même pour les produits « MINI SENIOR, LIGHT et SENSIBLE ». Les défenderesses contestent avoir jamais utilisé le Westie a titre de marque, mais seulement en tant que simple évocation de la destination des produits qu'elles commercialisent. Sur ce, Aux termes des articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » et « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (...) ». En outre, en application des dispositions de l'article L. 713-3 du même code : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». S'agissant d'une contrefaçon par imitation et non par reproduction, l'existence d'un risque de confusion est donc nécessaire. Il est rappelé que la forme sous laquelle le signe est effectivement exploité et les produits et services effectivement distribués sont sans incidence dans le cadre d'une demande en contrefaçon, laquelle - contrairement à celle fondée sur la concurrence déloyale - est examinée au seul regard de la marque première telle que déposée. En l'espèce, les sociétés AFFINITY commercialisent depuis 2015 les croquettes de leur gamme « ULTIMA MINI » dans un emballage présentant le visuel d'une tête de Westie en gros plan et de face, et dont la langue est visible. Selon la Cour de justice, un signe est identique à la marque s'il reproduit, « sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen » (CJCE, 20 mars 2003, « LTJ Diffusion », C- 291/00). La société mars soutient ainsi que le visuel utilisé par les défenderesses, alors que rien n'imposait ni ne justifiait ce choix, est une copie quasi-servile de sa marque n° 93497846. Elle ajoute que la contrefaçon sera constituée dès lors que le consommateur perçoit le signe à la fois dans sa portée décorative, tout en établissant un lien avec la marque enregistrée. S'agissant de produits identiques ou similaires (alimentation pour animaux, en l'espèce des chiens), la comparaison de la marque n° 93497846 avec les visuels litigieux conduit à constater une grande proximité, eu égard à la reprise des caractéristiques spécifiques de la marque concernée, avec les visuels des produits « MINI ADULT, SENIOR, LIGHT, et SENSIBLE », pour lesquels seules existent des différences peu perceptibles par un consommateur d'attention moyenne (forme de la truffe, position de la langue, inclinaison de la tête, gueule ouverte), de sorte qu'une reproduction par imitation pourrait être retenue. Si tel n'est pas le cas en revanche du visuel utilisé pour les croquettes « MINI JUNIOR », la tête du chiot de race Westie retenue par les sociétés AFFINITY étant visuellement très différente de la marque figurative de la société MARS, le tribunal constate cependant que, contrairement à ce que laissent entendre les sociétés AFFINITY, la demanderesse ne présente aucune demande relativement à ce produit. Les défenderesses observent toutefois pertinemment qu'il est de pratique, courante, pour ne pas dire nécessaire dans le domaine concerne, d'utiliser des représentations de chiens de race pour illustrer les produits d'alimentation pour chiens, les visuels reproduits sur le packaging constituant une indication utile sur la nature du produit, à savoir en l'espèce pour chiens de petite taille, à différents âges ou autres caractéristiques, comme la sensibilité digestive ou la tendance à l'embonpoint. Elles réfutent dans ce cadre que les visuels qu'elles ont choisis pour leurs packagings aient été utilisés à titre de marque, donc pour remplir une fonction d'identification d'origine commerciale des produits, mais seulement à des fins d'illustration et d'information du public (« simple évocation »), comme du reste les visuels de chiens de races différentes qu'elles utilisent pour l'emballage de leurs autres gammes de croquettes dédiées (pièce n° 5 en défense). Retenant cette argumentation, le tribunal relève que c'est au contraire le signe « ULTIMA », systématiquement présent sur les emballages litigieux, en gros plan central, qui apparaît de nature à remplir la fonction de marque, en ce qu'il sert à clairement identifier l'origine commerciale des produits en cause. Il est par ailleurs observé que les résultats du sondage réalisé par la société BVA, s'ils concluent à une grande association, dans l'esprit du public averti, des visuels de tête de race Westie avec la gamme « CESAR » de la demanderesse, ne peuvent permettre de conclure à un risque de confusion lorsque de tels visuels sont utilisés à titre illustratif et en association systématique avec un signe à fonction distinctive puisqu'ils n'ont donné lieu qu'à une présentation isolée du seul visuel. Ainsi, associée aux visuels litigieux, la marque « ULTIMA MINI » a pour conséquence de distinguer les produits des sociétés AFFINITY de ceux de la gamme « CESAR » de la société MARS, de sorte que le risque de confusion exigé par l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle pour retenir une contrefaçon de marque par imitation fait ici défaut, et la demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre, Sur la concurrence déloyale et le parasitisme La société mars soutient que l'utilisation faite par les sociétés AFFINITY du Westie sur l'ensemble de leurs packagings constitue des faits, distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire. Les défenderesses répondent que les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale cumulativement avec celles faites au titre de la contrefaçon sont fondées sur les mêmes faits, et à ce titre irrecevables. Elles ajoutent qu'en tout état de cause la société mars cherche, par son argumentation et ses demandes, à privatiser une race de chien. Sur ce, La concurrence déloyale et le parasitisme sont identiquement fondés sur l'article 1240 - ancien 1382 - du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion avec l'activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l'origine d'un préjudice. Sur la concurrence déloyale L'action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut d'atteinte à un droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif caractérisé par l'existence d'un risque de confusion. Il a déjà été démontré lors de l'examen de la contrefaçon de marque par imitation que le risque de confusion pour le public pertinent était écarté du fait de la mention de la marque verbale « ULTIMA MINI » de façon très apparente sur le packaging des produits commercialisés. Sur le parasitisme Par ailleurs, il convient de déterminer si l'utilisation des visuels litigieux pas les défenderesses révèlent un comportement fautif tel une volonté parasitaire. À cet égard, la demanderesse rappelle avoir utilisé l'image d'un Westie pour sa gamme « CESAR » depuis 1988, année où il est apparu dans les films publicitaires de la marque, et de manière systématique sur tous les produits de la gamme depuis, y compris dans l'ensemble des actions de communication et de publicité. Elle justifie avoir réalisé de considérables investissements pour développer et entretenir la notoriété auprès du public visé de l'image de celui qu'elle considère comme l'égérie de sa gamme « CESAR », à hauteur de près de 2 millions d'euros annuels, et démontre bénéficier en conséquence d'une importante part de marché et d'une notoriété spontanée de sa marque figurative très établie (pièces n° 9-1 et 9-2, 1029 à 34, 39 à 45 et 46 en demande). Au vu de ce contexte, et quand bien même aucun risque de confusion n'a été retenu en raison de la présence systématique sur les emballages de leur marque distinctive « ULTIMA MINI », il n'en demeure pas moins qu'en utilisant à compter de 2015 des images de chiens Westie visuellement très proches de celui constituant la marque figurative de la société mars pour commercialiser des produits identiques ou très similaires destinés aux chiens de petite taille, toutes races confondues, les sociétés AFFINITY ont délibérément cherché à bénéficier de la forte notoriété acquise par cette marque auprès des acheteurs de nourriture pour chiens qui, si ces derniers savent ne pas acheter le produit authentique en sélectionnant un produit « ULTIMA », sont pour autant favorablement attirés par ce qui joue un véritable effet d'appel. La volonté de se placer dans le sillage de la société mars est d'autant plus caractérisée que, outre le choix délibéré, parmi un grand nombre de races susceptibles d'illustrer des aliments pour chiens de petite taille, d'un Westie identique à celui ayant acquis une forte notoriété pour la gamme « CESAR », qui, en l'absence de monopole sur une race de chien, n'est pas en soi blâmable, les défenderesses ont entre 2010 et 2015 progressivement modifié les visuels utilisés, jusqu'à se rapprocher très nettement de la marque litigieuse de la demanderesse ; ce, alors que ces mêmes sociétés, qui justifient le choix d'un Westie comme quasiment incontournable, avaient initialement retenu pour les produits de leur gamme « MINI » un Yorkshire et qu'elles ont pu depuis opter pour un représentant de la race Schnauzer (pièces n° 13 en demande et 8 en défense). En cherchant ainsi à profiter indûment des investissements particulièrement importants et durables réalisés par leur concurrente, les sociétés AFFINITY ont commis une faute ouvrant droit à réparation au profit de la société MARS. Sur les demandes indemnitaires et réparatrices de la société MARS En réparation de son préjudice résultant selon elle à la fois de l'avantage concurrentiel que se sont octroyé les défenderesses et de l'atteinte portée à la valeur de ses investissements, la société MARS, en l'absence de réponse à sa sommation de communiquer, demande l'allocation d'une somme forfaitaire de 300 000 euros. Elle sollicite également l'interdiction de poursuivre ou de reprendre la commercialisation des produits litigieux sous astreinte et des mesures de publication. Au vu des éléments communiqués, le tribunal estime être en mesure d'évaluer le préjudice subi par la demanderesse au titre des actes de parasitisme commis sur une période courant de 2015 à 2018 à une somme globale de 100 000 euros. Il sera également fait droit, à titre de mesures complémentaires, aux demandes d'interdiction sollicitées. En revanche, les mesures de publication n'apparaissant pas opportunes en l'espèce, elles ne seront pas prononcées. Les défenderesses, qui succombent, supporteront la charge des dépens. Elles seront en outre condamnées à verser à la société MARS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme de 8 000 (huit mille) euros. L'exécution provisoire étant justifiée au cas d'espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, - DIT que l'action engagée par la société mars PF FRANCE à l'encontre de la société AFFINITY SA et la société AFFINITY PETCARE FRANCE par acte du 25 juillet 2016 n'est pas prescrite ; - DIT que la marque française figurative n° 93497846 a acquis un caractère distinctif par l'usage ; - DIT que les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE sont irrecevables à demander la déchéance de la marque française figurative n° 93497846 pour des produits autres que les aliments pour animaux et les déboute de leur action en déchéance pour les aliments pour animaux ; - DEBOUTE la société mars PF FRANCE de sa demande en contrefaçon de sa marque figurative n° 93497846 ; - DIT que les sociétés AFFINITY SA et AFFINITY PETCARE FRANCE ont commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société mars PF FRANCE ; - CONDAMNE in solidum les sociétés AFFINITY PETCARE SA et AFFINITY PETCARE FRANCE à verser à la société mars PF FRANCE la somme de 100 000 (cent mille) euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ; - FAIT INTERDICTION aux sociétés AFFINITY PETCARE SA et AFFINITY PETCARE FRANCE de poursuivre ou reprendre la commercialisation des produits de la gamme « ULTIMA MINI » utilisant les visuels reconnus parasitaires sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement, l'astreinte courant pendant six mois ; - SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ; - DEBOUTE la société mars PF FRANCE de toutes ses autres demandes, et REJETTE en particulier les demandes de publication ; - CONDAMNE in solidum les sociétés AFFINITY PETCARE SA et AFFINITY PETCARE FRANCE à verser à la société mars PF FRANCE la somme de 8 000 (huit mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum les sociétés AFFINITY PETCARE SA et AFFINITY PETCARE FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au procès-verbal de constat d'huissier, dont distraction au profit de Maître Héléna DELABARRE, SELARL Nomos, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.