Tribunal judiciaire de Paris, 26 avril 2013, 2012/01300

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section N° RG : 12/01300 JUGEMENT rendu le 26 Avril 2013 DEMANDERESSES Société MERCK & DOHME CORP (Venant aux droits de la Société MERCK & CO. INC) 126 Easl Lincoln Avenue. Rahway. New Jersey 07065 - ETATS'UNIS Société MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING [...]. PembroRe HM08, BERMUDES représentées par Me Pierre LENOIR. ALLEN & OVERY LLP avocal au barreau de PARIS, vestiaire #J022 DEFENDERESSE Société .HIOGARAN 15 B Charles de Gaulle 92700 COLOMBES représentée par Me Daniien REGNIRR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451. Me Catherine C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire-J-JB0107 COMPOSITION DU TRIBUNAL i Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Mars 2013 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MERCK & CO INC, devenue par la suite MERCK SHARP & DOIIME CORP, et la société MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING (ci-après les sociétés MHRCK) ont, par actes du 23 mai 2007. fait assigner la société EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS (ci-après société EG LABO) et la société BIOGARAN en contrefaçon du brevet européen n°l 175 904 intitulé L'alendronate destiné à être utilisé dans le traitement de l'ostéoporose. Par acte du 25 mai 2007. cl les ont aux mêmes fins fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON la société ARROW GENERIQUES (ci-après société ARROW), et après dessaisissement les deux procédures ont été jointes par ordonnances des 30 mai et 26 septembre 2008. Par jugement du 13 février 2009, le Tribunal de céans a fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à décision définitive de l'OEB. Le 18 mars 2009. la division d'opposition de l'OEB a révoqué le brevet n°l 175 904, el la Chambre de recours du même Office a. le 12 avril 2011, rejeté définitivement le recours formé par ies sociétés MERCK contre cette décision. Par ordonnance du II mai 2012 intervenue après rétablissement de l'affaire, le Juge de la mise en état a donné acte au* sociétés MERCK de leur désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés EG LABO et ARROW, lesquelles l'ont accepté. Dans ses conclusions signifiées le 3 septembre 2012, la société BIOGARAN demande en ces termes au Tribunal de : - déclarer les sociétés MERCK irrecevables à agir en contrefaçon du brevet européen n° 1 175 9 04 qui a été révoqué par l'OEB, - débouter en conséquence les sociétés MERCK de l'ensemble de leurs demandes. - dire et juger que la procédure engagée par les sociétés MERCK contre elle t'a été de manière abusive et dans la seule intention de lui nuire. - condamner solidairement les sociétés MERCK à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elles lui ont causé, - condamner solidairement les sociétés MIÎRCK à lui payer la somme de 128.304 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire (sic), Subsidiairement, -condamner solidairement les sociétés MKRCK à lui payer les somme de 71.157 euros au titre de la procédure abusive et de 57.147 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les sociétés MERCK aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Dans leurs conclusions n°2 du 21 novembre 2012, les sociétés MERCK, qui considèrent n'avoir agi ni avec légèreté, ni par malice, et qui relèvent par ailleurs que la procédure d'opposition devant l'OEB est distincte de celle en contrefaçon intentée devant le Tribunal de céans, concluent au débouté de toutes les demandes de la société BIOGARAN. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2013.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité Le brevet n°l 175 904 ayant été révoque, il convien t de déclarer irrecevables les sociétés MERCK dans leur action en contrefaçon. - Sur la procédure abusive La société BIOGARAN fait valoir que les sociétés MERCK ne pouvaient ignorer la nullité du brevet européen n°l 175 904 lorsqu'elles ont engagé la présente action. Elle souligne que ce brevet a été délivré le 28 mars 2007 sur la base d'une demande divisionnaire issue d'un brevet européen n°0 998 29 2 lui-même révoqué par décision de l'OEB du 19 août 2004 confirmée par la Chambre de recours le 14 mars 2006. ce qui induit selon elle que pesait sur lui une « très forte présomption de nullité ». Elle ajoute que les sociétés MERCK ont, à la suite de celte révocation, renoncé le 22 mars 2007 a leur brevet en Grande-Bretagne alors que son équivalent américain a été annulé par décision du 28 janvier 2005. Elle conclut que les sociétés MERCK connaissaient donc la nullité affectant l'objet des revendications de leur brevet n°l 175 904 lorsq u'elles ont engagé leur action, ce qu'elles n'auraient fait que de mauvaise foi et dans la seule intention de lui nuire. Cependant, les sociétés MERCK soutiennent à juste titre qu'on ne pouvait tirer, au moment de leur assignation, aucune conséquence de la révocation du brevet parent n°0 998 292 dans la mesure où, d'une part, les reve ndications des deux lire vêts n'étaient pas formellement identiques et où, d'autre part, cette décision est intervenue au motif pris d'une extension inadmissible de la demande pour deux des caractéristiques de la revendication 1 de ce brevet, ce qui a eu pour conséquence que les autres revendications n'ont pas été examinées par l'OEB. De même, les décisions des justices anglaise et américaine ne pouvaient pas davantage les éclairer sur la validité du brevet opposé, puisque les revendications n'étaient pas rédigées de la même façon. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'OEB n'a dans un premier temps émis aucune opposition à la validité du brevet 1 175 904. Dès lors, le comportement fautif allégué par la société BIOGARAN n'est pas établi, la malice, la mauvaise foi. ou l'erreur grossière équipollenle au dol des sociétés MERCK n'étant en particulier pas démontrées. La société BIOGARAN sera donc déboulée de sa demande présentée à ce titre. - Sur les frais irrépétibles La société BIOGARAN soutient qu'elle a exposé des frais importants dont il serait inéquitable qu'elle conserve la charge. Il en est selon elle ainsi des honoraires d'avocat (14.500 euros), des honoraires de Conseil en propriété industrielle pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance (42.647 euros), et des honoraires de Conseil en propriété industrielle relatifs à l'opposition formée devant l'OEB (71.157 euros). Toutefois, comme le font remarquer à bon droit les sociétés MERCK, cette procédure d'opposition devant l'OEB est distincte de la présente procédure en contrefaçon, de sorte qu'il ne convient pas de la prendre en compte au titre des frais irrépétibles. De même, rien n'oblige une partie à un procès en contrefaçon à utiliser les services d'un ou de plusieurs Conseils en propriété industrielle, ce qui a pour conséquence que les honoraires exposés ne seront pas pris en compte à ce litre. En revanche, les honoraires d'avocat constituent effectivement des frais irrépétibles. Par ailleurs, pour répondre à la demande subsidiaire de la société BIOGARAN. il vient d'être dit qu'aucune faute ne peut être reprochée aux sociétés MKRCK. Au vu de ces éléments-, il convient d'allouer la somme de 8.000 euros à la société BIOGARAN sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner les sociétés MERCK, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. - DECLARE les sociétés MERCK SHARP & DOHME CORP et MERCK SI lARP&DOHMEMANUFACTURING irrecevables à agir en contrefaçon du brevet n°l 175 904 qui a été révoqué ; - REJETTE les demandes de la société BIOGARAN formées au titre de la procédure abusive ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MERCK SHARP & DOHME CORP et MERCK SHARP & DOHME MANUFACTUR1NG à payer à la société BIOGARAN la somme de 8.000 euros au litre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETTE le surplus des demandes de la société BIOGARAN ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MERCK SHARP & DOHME CORP et MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 69e) du Code de procédure civile.