INPI, 28 février 2017, 2016-3532

OPP 16-3532 / NOA 28/02/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christopher N a déposé, le 6 juin 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 277 736 portant sur le signe verbal AIO. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "appareils et instruments optiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes". Le 12 août 2016, la société ESCHENBACH OPTIK GMBH (société de droit allemand), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne OIO déposée le 22 octobre 2008 et enregistrée sous le n° 0985643. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Lunettes, montures de lunettes, appareils et instruments optiques". L'opposition a été notifiée le 27 août 2016 au déposant sous le n° 16-3532 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Par courrier du 30 décembre 2016, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le déposant a présenté des observations contestant le projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour partie, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Dans ses observations présentées suite au projet de décision, le déposant conteste la position de l'Institut en ce qu'il a conclu à l'identité et la similarité des produits ainsi qu'à l'imitation des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "appareils et instruments optiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Lunettes, montures de lunettes, appareils et instruments optiques". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent, pour certains identiques, et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que, dans ses observations en réponse, le déposant soutenait que le signe contesté est exploité pour une application mobile destinée aux grandes surfaces ; que, dans ses observations présentées suite au projet de décision, le déposant soutient que le signe contesté serait exploité par "des professionnels de l'assurance" ; Qu'ainsi, et selon le déposant, les signes en cause seraient exploités dans des secteurs d'activité différents et à destination de clientèles différentes (la marque antérieure étant exploitée dans le domaine de l'optique) ; Que toutefois, cette argumentation est sans incidence sur la procédure, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition devant s'effectuer uniquement entre les produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu'il est de même pour l'argument du déposant selon lequel le signe contesté AIO aurait été déposé en classe 9 uniquement pour l'utilisation d'appareils photographiques ; qu'en effet, et comme indiqué précédemment, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AIO ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal OIO. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations AIO du signe contesté et OIO de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur identique, deux lettres communes, I et O, placées dans le même ordre et au même rang, rythme identique et sonorités proches se caractérisant par la succession de trois voyelles dont deux identiques [i]/[o]) ; Que ces deux signes diffèrent par la substitution, dans le signe contesté, de la lettre A à la lettre O ; que toutefois, cette différence n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par une physionomie et une prononciation des plus proches. CONSIDERANT que la dénomination contestée AIO constitue donc l'imitation de la marque antérieure OIO. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels il existerait d'autres marques OIO et AIO et qu'une opposition aurait également dû être formée contre les autres marques AIO ; que toutefois, outre le fait que rien ne permet d'affirmer qu'elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. CONSIDERANT enfin qu'est également extérieur à la présente procédure, l'argument du déposant selon lequel le signe contesté AIO ne sera pas connu du grand public car les services seront rendus par les partenaires du déposant "sous leur propre nom de marque" ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques en présence pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal AIO constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne OIO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "appareils et instruments optiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle