INPI, 22 mai 2024, OP 23-2500

OP23-2500 22/05/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société EPSILON 360 (Société civile de placement immobilier à capital variable) a déposé le 24 avril 2023, la demande d'enregistrement n° 4956585 portant sur le signe verbal EPSILON 360. Le 4 juillet 2023, la société EPSILON SGR S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union Européenne EPSILON, déposée le 5 mai 2000, enregistrée sous le n° 1642537 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d'usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l'appui de l'opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l'usage des marques antérieures. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuve de l'usage Conformément à l'article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête de la titulaire de la demande d'enregistrement, la société opposante apporte la preuve qu'au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l'objet d'une demande de preuve de l'usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. L'article L.714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l'article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l'espèce, dans ses premières observations en réponse à l'opposition, la titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la marque invoquée à l'appui de l'opposition n'était pas encourue. La notification de l'Institut impartissait à la société opposante un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu'au 6 décembre 2023. Appréciation de l'usage sérieux Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l'espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 24 avril 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure de l'Union Européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans une partie substantielle de l'Union Européenne, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 24 avril 2018 au 24 avril 2023 inclus, pour les services invoqués à l'appui de l'opposition. A cet égard, la société opposante a invoqué à l'appui de l'opposition les services suivants : « Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Collectes de bienfaisance; Dépôt de valeurs; Prestation de conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Consultation en matière d'assurances; Informations en matière d'assurances; Organisation de collectes; Services de dépôt en coffres-forts » de la marque antérieure. La société opposante a fourni diverses pièces propres à établir l'usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition, qu'elle présente ainsi dans son bordereau : Annexes 1 à 1.9 : présentation des valeurs des différents actifs nets pour le territoire européen (France, Espagne etc…) sur la période du 31/12/2020 au 31/12/2022 de la marque EPSILON, qui est exploitée en tant que fonds commun de placement. Pour l'Annexe 1.9 : elle est suivie à la fin de la traduction en français. La numérotation pour l'ensemble de ces Annexes se trouvent en haut à gauche (92 pages au total qui n'incluent pas la traduction en français); Annexes 2 : présentation (suivie de la traduction en français) sur 4 pages de l'exploitation de la marque EPSILON en lien avec des activités de placement sur le marché monétaire, comprenant le détail des instruments financiers, au cours de la période de référence, et ce sur le territoire de pertinence ; Annexe 3 : présentation sur 21 pages des différents fonds de placement italien exploité par la marque EPSILON sur les années 2019 à 2022 ; Annexe 4 : mention de la marque EPSILON sur ses rendements liés au fonds de placement d'actifs, lancé depuis 2008, sur le marché européen et notamment en France et l'Italie (annexe contenant 12 pages avec traduction en français) ; Annexe 5 : article paru sur le site internet Citywire - groupe d'édition spécialisé dans la notation des gestionnaires de fonds communs de placement- qui mentionne le fonds de placement EPSILON et ses rendements au cours de la période de référence sur le territoire européen (annexe contenant 10 pages avec traduction en français) ; Annexe 6 : mention de la marque EPSILON en tant que fonds de placement de la chaine de télévision italienne Rai sur l'année 2023 (annexe contenant 3 pages avec traduction en français) ; Annexes 7 à 7.3 : mention de la marque EPSILON pour un fonds de placement italien et de ses rendements allant de la période du 04/05/2010 jusqu'au 17/11/2023 (annexes contenant 93 pages) ; Annexe 8 : mention de la marque EPSILON sur le territoire pertinent en relation avec des stratégies d'investissements dans des obligations sur le marché financier (annexe contenant 11 pages avec traduction en français) ; Annexe 9 : liste mentionnant les différents fonds à compartiment EPSILON et leurs spécificités (obligations en euros ; euro cash etc….) sur le territoire européen (annexe contenant 3 pages avec traduction en français) ; Annexes 10 à 10.3 : présentation des différents domaines d'activités dans lesquels la marque EPSILON est exploitée à savoir compétence en matière de gestion d'actifs et d'investissement bancaire (annexe contenant 11 pages avec traduction en français) ; Annexe 11 : rapport d'un auditeur indépendant sur la gestion du fonds de placement EPSILON en date du 31/12/2022 (annexe contenant 4 pages avec traduction en français) ; Annexe 12 : rapport du conseil d'administration indiquant les états financiers de l'exploitation de la marque EPSILON en tant que fonds de placement au 31/12/2022 (annexe contenant 9 pages avec traduction en français) ; Annexe 13 : la marque EPSILON a remporté en 2022 le prix du meilleurs fonds d'obligations, lors de la cérémonie Lipper Fund Award, pour le territoire français, autrichien, danois et suédois (annexe contenant 2 pages avec traduction en français) ; Annexe 14 : la marque EPSILON a remporté en 2023 en Autriche et Allemagne le prix Scope Award destiné aux gestionnaires de fonds dans les pays germanophone (annexe contenant 2 pages avec traduction en français) ; Annexe 15 : opération du 28/04/2020 liée à l'activité d'un placement de fonds EPSILON à destination des municipalités italiennes (annexe contenant 30 pages avec traduction français) ; Annexe 16 : opération du 12/10/2008 liée à l'activité d'un placement de fonds EPSILON à destination des municipalités du Luxembourg (annexe contenant 36 pages avec traduction français). Sur la période pertinente La société déposante soutient que si certaines pièces sont bien comprises dans la période pertinente, d'autres en revanche ne sont pas datées ou n'entrent pas dans la période de référence, en l'espèce les annexes 8 et 9. Il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l'appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). En l'espèce, la pièce n° 8 consiste en une capture d'écran du site « eurizoncapital.com » indiquant en haut à gauche la date du 21 novembre 2023 et présente le « EPSILON FUND » ; la pièce n° 9 est un document comportant en entête « EURIZON ASSET MANAGEMENT » et listant les « catégories d'unités émises » du « FCP Epsilon Fund à partir du 7 septembre 2023 ». A cet égard, la plupart des autres éléments de preuve de l'usage fournis sont datés dans la période pertinente. Ainsi, si les annexes 8 et 9 sont datés postérieurement à la période pertinente, ces éléments peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l'usage de la marque contestée pendant la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l'usage La marque antérieure étant une marque de l'Union européenne, les preuves doivent démontrer l'usage de cette marque sur le territoire de l'Union européenne. A cet égard, si l'usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l'occurrence l'Union européenne, il n'est pas requis que l'usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. En effet, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d'un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80). La société déposante conteste l'usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent. Elle soutient que « les pièces 1 à 1-9 mentionnent des pays sur le territoire européen, mais ces pièces se réfèrent à la composition du fonds, à savoir les sociétés dans lesquelles le fonds a investi. Toutefois, cela ne correspond pas aux territoires dans lesquels les services d'investissements financiers sont offerts au public pertinent ». Or, il ressort des pièces fournies suivantes, que : - la société « EPSILON SGR » est une « société spécialisée dans les actifs portefeuilles » de « la zone euro et européenne » (annexes 10) ; - Elle propose des services financiers, notamment en Allemagne, France et Italie, mentionné par le site de presse spécialisée CITYWIRE ITALIA (Annexe 5) ; - Elle est particulièrement présente en Italie (Annexe 6 : capture d'écran du site « televideo.rai.it ») ; - Les performances d'EPSILON en matière financière ont été reconnues à plusieurs reprises par l'industrie grâce à divers prix et récompenses européens décernés à « Epsilon Fund - Euro Bond » dont les « Lipper Fund » (Annexe 13) et « SCOPE AWARD 2023 » (annexe 14) en tant que « l'un des plus grands fonds européens de sa catégorie en termes d'actifs gérés ». Ces éléments listés précédemment et l'appréciation globale des pièces fournies par la société opposante mettent en exergue une prestation de services financiers sur le territoire de l'Union européenne. Ainsi, l'usage de cette marque antérieure sur le territoire de l'Union européenne a bien été démontré par la société opposante. Sur l'importance de l'usage La société déposante soutient que les pièces fournies par la société opposante n'attesteraient pas de l'importance de l'usage de la marque antérieure. En effet, et selon la société déposante, « la majorité des pièces (…) proviennent de la société Eurizon Capital qui est la société mère de la société Opposante. Ces pièces ne sont pas corroborées par d'autres documents provenant de sources indépendantes. Certaines pièces (Annexes 1 à 1-9, 4, 5, 6, 12) n'indiquent aucune source ». La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l'espèce, il ressort des documents fournis par la société opposante, que la société EPSILON SGR est détenu « depuis le 3 juin 2019 (…) à 100% par Eurizon Capital SGR » (annexes 10). A cet égard, ainsi que le souligne la société déposante, les annexes 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17 proviennent du site internet de la société EURIZON ou comportent en tête le logo . Toutefois, l'annexe 5 provient du site de presse spécialisé « CITYWIRE ITALIA » et présente les performances du « Fond Epsilon Euro bond » entre 2018 et 2023, tandis que l'annexe 6, du site « televideo.rai.it », recense au 28/11/2023 les différents fonds de placements italiens de la société « Epsilon Sgr Spa ». Par ailleurs, la société EY indique avoir audité le « Epsilon Fund » le 31 décembre 2022 (annexe 11). Enfin, les Annexes 13 et 14, si elles émanent du site EURIZON, font néanmoins état de prix et récompenses reçues par la société Epsilon. Ainsi ces annexes attestent de la présence sur le marché financier de la société EPSILON en tant que fond de placement. A cet égard, les annexes émanant de la société EURIZON (2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17) permettent d'avoir certaines données chiffrées pour apprécier le volume des mandats de gestion. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, les annexes 2, 3, 5, 6, 8 à 11 et 13 à 17 émanent de sources identifiées et, prises dans leur globalité, fournissent des indications suffisantes concernant l'importance commerciale, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l'usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente. Par conséquent, les documents précités sont de nature à établir que la société opposante propose réellement sur le marché ses services à une clientèle effective ou potentielle au cours de la période pertinente sur le territoire européen. En revanche, les annexes 1 à 1-9, 4 et 12 ne comportent aucun entête, pieds de page, ou autres informations, permettant de connaitre leur source, ainsi que le souligne la société déposante. A cet égard, les annexes 1 se contentent de titrer « », sans aucune autre indication. L'annexe 4 indique en page 8 : Toutefois, cette annexe ne comporte pas l'adresse internet complète consultée en tête ou pieds de page. L'annexe 12 consiste en un rapport du « BOARD OF DIRECTORS OF THE MANAGEMENT COMPANY'S REPORT ON THE MANAGEMENT OF LE FOND », qu'elle présente dans ses premières observations comme un « rapport du conseil d'administration indiquant les états financiers de l'exploitation de la marque EPSILON en tant que fonds de placement au 31/12/2022) ». Dans ses secondes observations en réponse, la société opposante ne conteste pas les arguments de la société déposante portant sur les pièces 1 et 12, pas plus qu'elle ne fournit de document complémentaire permettant de corroborer la source des annexes 1, 4 et 12. En conséquence, ces pièces n'apparaissent pas pertinentes pour déterminer l'importance de l'usage de la marque antérieure et n'ont pas été retenues pour justifier de l'usage sur le territoire pertinent. Sur l'usage pour les services enregistrés La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des services de la marque antérieure invoqués au titre de l'opposition. Il importe, en outre, d'apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d'une marque a apporté la preuve de l'usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l'usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l'enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). La société opposante a invoqué, lors de la formation de l'opposition, les services suivants : « Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Collectes de bienfaisance; Dépôt de valeurs; Prestation de conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Consultation en matière d'assurances; Informations en matière d'assurances; Organisation de collectes; Services de dépôt en coffres-forts ». Il convient de préciser que les preuves d'usage fournis doivent être analysées en combinaison dans le cadre d'une appréciation globale, et non séparément. En l'espèce, les annexes 2, 3, 7, 8, 9, 10 et 15 font ressortir que le signe EPSILON est exploité pour désigner un fonds commun de placement en valeurs mobilières. Ces documents, mis en relation avec les prix et récompenses décernées à EPSILON dans le cadre de son activité (annexes 13 et 14), ainsi que les articles de presses (annexes 5 et 6), démontrent la nature des prestations fournies ainsi que leur étendue géographique. Ainsi, il ressort des pièces fournies par la société opposante que les « affaires financières » proposées sous la marque EPSILON constituent des services de « fonds d'investissement ». Il convient alors de déterminer si ces services pour lesquels l'usage a été rapporté constituent, une sous-catégorie autonome des services « affaires financières » visés dans le libellé invoqué de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante fait valoir dans ses observations que « La catégorie `affaires financières´ est très large et indéfinie. Elle regroupe de nombreux services qui peuvent être divisés en sous-catégorie ». Elle ajoute qu'« en l'espèce, les preuves déposées décrivent un usage uniquement limité à un fonds commun de placement, à savoir un véhicule d'investissement financier qui permet aux opérateurs de confier leurs valeurs à un fonds qui va placer, gérer et administrer des titres sur des marchés financiers ». Le critère essentiel aux fins de la définition d'une sous-catégorie autonome de produits et services est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). En l'espèce, le libellé « affaires financières » regroupe des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'épargne et aux investissements. Cela inclut également la planification financière, l'analyse des risques financiers et la prise de décisions stratégiques pour maximiser les bénéfices et minimiser les pertes. A cet égard, la société opposante a fourni des documents de nature à démontrer une exploitation de la marque antérieure pour des services de fonds d'investissement qui sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des « affaires financières ». En conséquence, il y a lieu de considérer que l'usage sérieux de la marque antérieure a été démontré à tout le moins pour les services de « Affaires financières, à savoir services d'investissement ». En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les services suivants « Assurances; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Collectes de bienfaisance; Dépôt de valeurs; Prestation de conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Consultation en matière d'assurances; Informations en matière d'assurances; Organisation de collectes; Services de dépôt en coffres-forts ». A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d'argumenter que « l'utilisation de la marque EPSILON pour désigner des fonds communs de placement - gérant des actifs ainsi que divers leviers d'investissement - vaudra comme utilisation des catégories générales précitées de la classe 36 », à savoir les services « Assurance ; Affaires financières : Affaires monétaires ; Dépôt de valeurs ; Prestation de conseils financiers ; Informations financières ; Informations en matière d'assurances ». En effet, la société opposante ne démontre pas que les services de fonds d'investissement constitueraient une catégorie générale dont relèveraient les services « Assurances; Affaires monétaires; Dépôt de valeurs; Prestation de conseils financiers; Informations financières; Informations en matière d'assurances ». De plus, concernant les « Affaires monétaires; Affaires immobilières; Collectes de bienfaisance; Dépôt de valeurs; Parrainage financier; Consultation en matière d'assurances; Organisation de collectes; Services de dépôt en coffres-forts », les documents fournis ne démontrent pas l'usage de la marque antérieure pour de tels services. A cet égard, si l'usage doit être démontré pour les produits et services enregistrées, la notion de similitude des services ne peut en revanche être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux. Ainsi la similarité entre des services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée est inopérante dans l'appréciation de l'usage de cette dernière. Ainsi, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure EPSILON est exploitée pour les services suivants : « Affaires monétaires; Affaires immobilières; Collectes de bienfaisance; Dépôt de valeurs; Prestation de conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Consultation en matière d'assurances; Informations en matière d'assurances; Organisation de collectes; Services de dépôt en coffres-forts ». Conclusion sur l'usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la marque verbale antérieure EPSILON pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent à tout le moins pour les services « Affaires financières, à savoir services d'investissement ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente procédure pour les services précités. Sur la comparaison des services L'opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ». Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente procédure d'opposition, pour les services suivants : « Affaires financières, à savoir services d'investissement ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services « analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services d'« Affaires financières, à savoir services d'investissement » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et que la société déposante n'a pas contesté. En revanche, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d'enregistrement contestée et les services « Assurances; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Collectes de bienfaisance; Dépôt de valeurs; Prestation de conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Consultation en matière d'assurances; Informations en matière d'assurances; Organisation de collectes; Services de dépôt en coffres-forts » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l'absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « Affaires financières, à savoir services d'investissement » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives à l'évaluation de biens immobiliers, au commerce, à l'administration et la gestion courante de biens immobiliers ; alors que les seconds désignent des services de fonds de placement et de gestion de placement. Ces services relèvent de domaines de compétences différents, ils sont en outre assurés par des prestataires bien distincts (agences immobilières, syndic de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers / établissements et intermédiaires bancaires et financiers pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal EPSILON 360. La marque antérieure porte sur le signe verbal EPSILON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et d'un nombre, et la marque antérieure d'une dénomination unique. Les signes en cause présentent en commun le terme identique EPSILON, en attaque dans le signe contesté et seul élément constituant la marque antérieure, ce qui leur confèrent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence du nombre 360 en position finale dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme EPSILON, identique et commun aux deux signes, apparait distinctif au regard des services en cause. Au sein du signe contesté, ce terme présente également un caractère dominant, dès lors qu'il est placé en attaque et que le nombre 360, qui le suit, est susceptible de renvoyer à la nature des services proposés, à savoir une prestation de services globale, ou d'être perçu par le consommateur comme une simple référence ou indication de gamme des services. En conséquence, le terme EPSILON apparait comme l'élément essentiel au sein des deux signes. A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut, citées par la société déposante à l'appui de son argumentation. En effet, outre que l'Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. En particulier, dans ces décisions l'absence de similarité entre les signes résultait du fait que les signes en présences comportaient un terme distinctif différent (OGGI & DOMANI c/ OGGI), ou perçu comme l'élément essentiel en tant que nom de famille (VICTORIA c/ VICTORIA JET ; CASTEL c/ CASTEL ROUX), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, le signe contesté risque d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. En conséquence, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté EPSILON 360 est donc similaire à la marque verbale antérieure EPSILON. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l'espèce, le risque de confusion sur l'origine des services « analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique » est renforcé par la grande similarité des signes en cause. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EPSILON 360 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale EPSILON.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants « analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ». Article deux : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.