INPI, 21 décembre 2010, 10-2678

OPP 10-2678 Le 21/12/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Guillaume C a déposé, le 28 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 725 107 portant sur le signe complexe ROUGE PIF. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». Le 30 juin 2010, la SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE (Société Anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PIF, déposée le 27 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 253 620. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie ; produits de l'imprimerie ; imprimés, journaux, livres ; articles pour reliure ; photographies ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; caractères d'imprimerie ; clichés ; calendriers ; cartes magnétiques prépayées en carton ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales. Vêtements (habillement) ; ceintures (habillement) ; chaussures (autres qu'orthopédiques) ; chapellerie. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ; location de machines et d'appareils de bureau ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ». L'opposition a été notifiée au déposant le 7 juillet 2010, sous le numéro 10-2678. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, qui lui été notifiée le 31 août 2010, des pièces ont été fournis par la société opposante dans le délai imparti. Par courrier émis le 9 novembre 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le déposant a contesté le bien-fondé du projet et la société opposante a également présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante, tout en approuvant le projet, répond aux arguments de la société déposante et précise que les pièces propres à établir l'exploitation de la marque antérieure sont suffisamment probantes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Guillaume C conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, le déposant conteste certaines preuves d'usage de la marque antérieure fournies par l'opposante.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non exploitation ». CONSIDERANT que selon l'article R. 712-18-1° du code de la pro priété intellectuelle, « La procédure d'opposition est clôturée… lorsque l'opposant… n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue » ; Que sur l'invitation du déposant à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, plusieurs copies de magazines et de chiffres d'abonnement, le tout datant des années 2005 à 2008 et portant sur l'exploitation de la marque antérieure pour certains produits et services servant de base à la présente opposition à savoir des journaux et des abonnements de journaux, mentionnant la marque PIF ; Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces datées ont été fournies dans le délai imparti, que certaines d'entre elles attestent d'un usage à titre de marque du signe en cause et qu'elles portent sur au moins l'un des produits sur lesquels est fondée l'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer, le cas échéant, la déchéance partielle de la marque en cause ; Qu'ainsi, les pièces fournies attestent d'un usage en France à titre de marque du signe PIF en cause et portent sur des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ; Qu'en conséquence, le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle. B.- SUR LE FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment sur les produits et services suivants : « Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie ; produits de l'imprimerie ; imprimés, journaux, livres ; articles pour reliure ; photographies ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; caractères d'imprimerie ; clichés ; calendriers ; cartes magnétiques prépayées en carton ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales. Vêtements (habillement) ; ceintures (habillement) ; chaussures (autres qu'orthopédiques) ; chapellerie. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ; location de machines et d'appareils de bureau ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le titulaire de la demande d'enregistrement ne saurait invoquer les différences d'activités des sociétés en présence (distribution de vin avec pour objectif une déclinaison de supports, textiles…associés au monde du vin pour le déposant, exploitation de journaux pour la société opposante), dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux seuls libellés des marques en présence et indépendamment des activités réelles ou supposées de leurs titulaires. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « boîtes en carton ou en papier ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d'enregistrement contestée désignent des articles de maison, des emballages et des produits d'hygiène faits en papier ou en carton n'entrent pas dans la catégorie générale des « Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie » de la marque antérieure qui sont des produits bruts ou semi-finis destinés à entrer dans la composition d'objets très divers ; Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires qu'ils soient tous fabriqués à base de papier ou de carton dès lors que cela reviendrait à reconnaître comme similaires un très grand nombre de produits fabriqués à base de ces matières présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme en l'espèce ; Que ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement contestée de la demande d'enregistrement qui désignent des linges absorbants destinés à langer les bébés dans un but d'hygiène, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Vêtements (habillement) » de la marque antérieure qui sont des articles destinés à vêtir le corps ou à le parer ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques. CONSIDERANT enfin, que les « Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à répartir les offres et les demandes d'emplois n'entrent pas, à l'évidence dans la catégorie générale des services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure qui ont pour finalité de gérer, d'administrer des affaires commerciales ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe ROUGE PIF, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PIF, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun la dénomination PIF ; qu'ils diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme ROUGE, de couleurs et d'un élément figuratif et dans la marque antérieure d'une calligraphie particulière ainsi que d'un élément graphique ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme PIF présente un caractère distinctif au regard des produits et services en présence ; Qu'au sein du signe contesté, ce terme revêt un caractère dominant dès lors que le terme ROUGE qui le précède est, au regard des produits et services en cause, susceptible d'être perçu au sens de la couleur rouge et pas nécessairement, comme le soutient le déposant, comme « synonyme de vin » ; que ce terme ROUGE ne vient donc que qualifier le terme PIF ; Qu'à cet égard, il n'est pas établi par le déposant que le terme PIF aurait un sens distinct dans le signe contesté, à savoir celui de « …vin dans le langage argotique… » ; Que la présence d'un élément figuratif et d'une couleur n'altère aucunement le caractère immédiatement perceptible de cet élément au sein de ce signe ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, le terme PIF revêt également un caractère essentiel, par sa position centrale ainsi que par la grande taille de ses caractères, et en ce qu'il en constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée et lue par le consommateur ; Qu'en outre, l'élément figuratif et la calligraphie adoptée n'altèrent aucunement la perception immédiate de l'élément verbal PIF ; Qu'enfin, les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes relevées par le déposant ne sauraient suffire à écarter le risque de confusion entre les signes, dès lors qu'il a été démontré que le risque de confusion entre ces signes résulte de la présence commune du terme PIF, qui présente un caractère distinctif et immédiatement perceptible dans chacun d'eux ; Que le signe complexe contesté ROUGE PIF constitue donc l'imitation de la marque antérieure PIF, dont il peut être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs au fait que le public visé n'est pas le même et que les domaines d'activités sont différents, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition devant être effectuée indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées des produits et services marqués par ce signe. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté ROUGE PIF ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PIF.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-2678 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 725 107 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des Oppositions