Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2009, 2008/08271

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2009 3ème chambre 3ème section N°RG: 08/08271 DEMANDERESSE S.A.R.L. AMD prise en la personne de son gérant, M. Joffrey M [...] 59100 ROUBAIX représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl06 DEFENDERESSE S.A.R.L. POWER SYSTEM prise en la personne de son gérant, Mme Stéphanie V. ZI de la Pilaterie [...] 59290 WASQUEHAL représentée par Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0187, Me Sandrine M, de la SELARL avocat au barreau Lille, COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 08 Septembre 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I - FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Société AMD, qui a pour activité la fabrication d'équipements automobiles, est propriétaire de deux marques communautaires après les avoir faites régulièrement enregistrer auprès de l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) à savoir: -une marque verbale n°005543781 « ECOBOX » dépos ée le 1er décembre 2006, publiée le 11 juin 2007 et enregistrée le 20 août 2008 dans les classes 9 et 42 (Classification de Nice), -une marque figurative n°005 545413 « ecobox l'al ternative individuelle » déposée le 1er décembre 2006, publiée le 10 mars 2008 et enregistrée le 20 août 2008 dans les classes 9 et 42 (Classification de Nice). Par ailleurs, elle est licenciée de la Société MOTORSPORT laquelle est titulaire de la marque française semi-figurative « ECOBOX » déposée le 17 août 2006 à l'INPI sous le n°3446058. L'ECOBOX est un boîtier additionnel permettant une réduction de consommation de carburant et de CO2 par traitement dans un conduit, breveté par la Société AMD, qui est titulaire d'un brevet d'invention déposé auprès de l'INPI le 10 novembre 2006 sous le n° 0609859, ayant fait l'o bjet d'une demande internationale PCT sous la référence PCT/FR2007/001853 du 9 novembre 2007. Celle-ci a eu connaissance que la Société POWER SYSTEM, intervenant comme elle dans le domaine de la construction d'équipement automobile, se faisait référencer par le moteur de recherche Google avec pour mot clef : « ECOBOX », la plaçant ainsi en premier lien commercial. Estimant que ce référencement sous le nom Ecobox par un de ses concurrents directs avait pour but de détourner sa clientèle en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs, la Société AMD a mis en demeure la Société POWER SYSTEM de cesser toute utilisation de la dénomination protégée « Ecobox », puis l'a faite assigner en contrefaçon et parasitisme devant le Tribunal de Grande Instance de Lille, par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2007. Par ordonnance rendue le 14 mars 2008, le Juge de la Mise en Etat s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, eu égard à sa compétence générale en matière de marque communautaire et a condamné la Société AMD à régler à la Société POWER SYSTEM la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles. La présente juridiction a été saisie le 19 mai 2008. Dans ses dernières écritures récapitulatives déposées au greffe le 4 août 2009, la Société AMD demande au Tribunal de: - dire la Société AMD recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions; - dire et juger que l'utilisation par la Société POWER SYSTEM de la dénomination « ECOBOX » constitue une contrefaçon de la marque française semi-figurative enregistrée dans la classe 40 le 17 août 2006 auprès de l'INPI sous le numéro 3446058, marque dont la requérante est licenciée ; - dire et juger que l'utilisation par la Société POWER SYSTEM de la dénomination « Ecobox » constitue la contrefaçon des marques communautaires déposées par la Société AMD sous les numéros 005545413 et 005543781 ; - dire et juger que l'utilisation par la Société POWER SYSTEM de la dénomination « Ecobox » constitue la contrefaçon du brevet d'invention de Messieurs M et A déposé auprès de l'INPI le 10 novembre 2006 sous le numéro 0609859 dont la licence exclusive a été concédée à la Société AMD; - ordonner la cessation immédiate par POWER SYSTEM de toute utilisation directe ou indirecte de la dénomination ECOBOX soit sur ses documents internes, soit par référencement sur internet auprès de quelque moteur de recherche que ce soit ; - ordonner la cessation immédiate par POWER SYSTEM de toute fabrication et commercialisation du boîtier SFI en ce qu'il contrefait le brevet d'invention numéro 0609859 déposé le 10 novembre 2006; - assortir les cessations ordonnées à POWER SYSTEM d'une astreinte de 2.345 € (3.425 unités SFI / 365 jours X 250 € de marge bénéficiaire) par jour de retard à compter de la présente décision; - condamner la Société POWER SYSTEM à payer à la Société AMD les sommes de 25.000 € au titre de la contrefaçon de marque française « ECOBOX » enregistrée auprès de l'INPI le 17 août 2006 sous le numéro 2446058, 100.000 € au titre de la contrefaçon de la marque communautaire numéro 005543781 et 100.000 € au titre de la contrefaçon des marques nationale et communautaires « ECOBOX » ; - condamner la Société POWER SYSTEM à payer à la Société AMD la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon des marques nationale et communautaires « ECOBOX »; - condamner la Société POWER SYSTEM à payer à la Société AMD la somme de 288.400 € en réparation du préjudice matériel subi au titre de la contrefaçon du brevet d'invention exploité par la Société AMD; - condamner la Société POWER SYSTEM à payer à la Société AMD la somme de 100.000 € en réparation du préjudice moral subi au titre de la contrefaçon du brevet d'invention dont elle est concessionnaire exclusive; - constater que la Société POWER SYSTEM commet des actes de concurrence déloyale et particulièrement de parasitisme à rencontre de la Société AMD et la condamner en conséquence à payer à celle-ci la somme de 1.712.500 € à titre d'indemnité réparatrice; - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; - ordonner la publication du jugement sur le site internet de la Société POWER SYSTEM accessible sur l'URL www.powersystem.fr pendant une durée incompressible de 6 mois à compter de la présente décision; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Société AMD souligne qu'elle est avant tout licenciée de la Société FGA MOTORSPORT titulaire de la marque semi-figurative « ECOBOX » enregistrée auprès de l'INPI le 17 août 2006 dans la classe 40 et que les marques communautaires « ECOBOX » ont été enregistrées antérieurement à la première audience de mise en état de la présente procédure. Elle relève qu'en toute hypothèse, les enregistrements de marques ont été publiés au jour où le Tribunal statue, ce qui doit selon elle entraîner le rejet pur et simple de l'argumentation de la Société POWER SYSTEM fondée sur l'article 9 du règlement CE 40/94. Elle estime rapporter la preuve suffisante des faits reprochés à la défenderesse en violation de ses droits attachés aux marques communautaires sur le fondement des articles L. 713-1 et L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par l'application de l'article L. 717-1 du même code renvoyant à la violation des articles 9,10,11 et 13 du règlement CE 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Elle expose que la Société POWER SYSTEM a déjà connu des différends avec son ancien associé Monsieur A, co-inventeur de l'ECOBOX avec Monsieur M. Elle invoque en outre une contrefaçon de brevet résultant de la fabrication par la société assignée d'un boîtier reprenant de nombreux procédés protégés par les revendications du brevet, notamment le hardware et le principe d'une bague à induction, sur lesquels la Société AMD dispose d'un monopole d'exploitation résultant du brevet. Enfin, elle estime que la Société POWER SYSTEM s'est rendue coupable de concurrence déloyale en s'appropriant le nom « ECOBOX » sur le moteur de recherche GOOGLE, en créant et commercialisant à grande échelle un boîtier dénommé SFI contrefaisant le boîtier « ECOBOX » et en se plaçant dans le sillage de la requérante. Dans ses dernières écritures en réplique remises au greffe le 21 juillet 2009, la défenderesse conclut au débouté et à la condamnation de la Société AMD à lui payer les sommes de 10.000 € pour procédure abusive et 7.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre liminaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon des marques communautaires au motif que l'action aurait été intentée avant toute publication de la demande d'enregistrement des marques et qu'en conséquence, la Société AMD était dépourvue du droit d'agir à cette date. Par ailleurs, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de contrefaçon de la marque française et soutient à ce titre que la Société ADM ne justifierait pas avoir eu la qualité de licenciée exclusive à la date des faits, le contrat de licence n'ayant pas date certaine. En toute hypothèse, elle fait valoir qu'aucune preuve régulière ayant date certaine d'un acte de contrefaçon de marque ne serait rapportée en l'espèce. D'autre part, elle estime que la demande en contrefaçon de brevet serait tardive et infondée et fait valoir que les boîtiers SFI, qu'elle a développés, relèveraient d'une technologie antérieure à la demande de brevet formée par AMD. Enfin, elle considère que la Société AMD succombe dans l'administration de la preuve de faits distincts du grief de contrefaçon pour ce qui concerne le prétendu usage du terme « Ecobox » sur le site de recherche Google par la Société POWER SYSTEM et les faits de parasitisme et concurrence déloyale. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 septembre 2009. II - EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'action en contrefaçon des marques communautaires Par application de l'article 9.3 du règlement CE n°40/94, le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le Tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié. En l'espèce, la Société AMD poursuit la contrefaçon de ses marques communautaires « ECOBOX » et « ECOBOX, l'alternative individuelle » respectivement déposées le 1er décembre 2006 sous les numéros n° 005543781 et n° 005545413 dont l'enregistrement intervenu le 20 août 2008 a été publié au bulletin le 25 août suivant. Or, la présente action a été diligentée à l'encontre de la Société POWER SYSTEM par assignation délivrée le 19 janvier 2007, date à laquelle la Société AMD avait déposé ses demandes de marques communautaires, dont l'enregistrement a été publié le 25 août 2008, en cours de procédure. Ainsi, à la date à laquelle le Tribunal statue, la Société AMD est régulièrement titulaire de droits opposables aux tiers sur ses marques communautaires et la fin de non-recevoir soulevée par la Société POWER SYSTEM, aujourd'hui régularisée, sera donc écartée.

Sur le

fond, la Société AMD verse au soutien de sa demande en contrefaçon, une copie d'écran d'ordinateur capturée le 8 janvier 2007, faisant apparaître un lien Ecobox vers le site internet www.powersvstem.fr. Cependant, cet élément de preuve, qui émane de celui qui s'en prévaut, n'a pas date certaine, ainsi que l'a relevé la défenderesse et en toute hypothèse, la date indiquée est antérieure non seulement à la publication de l'enregistrement des marques concernées le 25 août 2008 mais encore à la publication des demandes d'enregistrement, intervenue le 11 juin 2007 pour le n°005543781 et le 10 mars 2008 pour la marq ue communautaire n° 005545413. Il s'ensuit que la Société AMD ne rapporte aucunement la preuve d'un fait argué de contrefaçon postérieur à la publication de l'enregistrement de ses marques communautaires, ni même à celle de sa demande d'enregistrement et les conditions de l'article 9.3 du règlement CE n°40/94 n'étant pa s réunies, elle doit être déboutée de sa demande de contrefaçon et d'indemnisation du chef de ses marques communautaires, aucune protection n'étant due au titulaire d'une marque pour des faits de contrefaçon antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement. 2/ Sur l'action en contrefaçon de la marque française semi-figurative « ECOBOX » La Société FGA MOTORSPORT est titulaire de la marque française semi-figurative « ECOBOX » déposée en couleurs le 17 août 2006, publiée le 22 septembre 2006 pour les produits de la classe 40 (traitement électronique de carburant) et enregistrée en 2007. La Société AMD se prétend investie du pouvoir de défendre cette marque en vertu d'un contrat de licence de marque sans limitation de durée ni d'espace consentie par acte sous-seing-privé du 3 novembre 2006. Pourtant, l'article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit expressément que l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire d'une marque et que le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. En l'espèce, le contrat de licence ne prévoit pas expressément l'exclusivité du droit d'exploitation au profit de la Société AMD qui ne justifie pas, en tout état de cause, d'une mise en demeure préalable adressée à la propriétaire de la marque. Il résulte ainsi de ces éléments, que la Société AMD n'a pas qualité pour agir en contrefaçon de la marque française « Ecobox » et doit être déclarée irrecevable en son action de ce chef. 3/ Sur la contrefaçon de brevet Suivant acte sous-seing privé en date du 10 novembre 2006, la Société AMD est titulaire d'un contrat de licence exclusive du brevet d'invention dénommé « dispositif de réduction de consommation de carburant et d'émission de CO2 par traitement dans un conduit » déposé le 10 novembre 2006 auprès de l'INPI par Messieurs Francisco A et Joffrey M. Le contrat de licence lui confère qualité exclusive pour agir en contrefaçon de ce brevet et son action est dès lors recevable. Cependant, la requérante ne verse au débat aucun élément de preuve, en particulier, elle ne produit ni son boîtier ECOBOX ni le boîtier SFI commercialisé par la Société POWER SYSTEM, ni aucun constat d'huissier et se contente de lister dans ses écritures les caractéristiques des deux produits, sans mettre le Tribunal en mesure de s'assurer de l'existence d'éléments matériels de contrefaçon alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile. Au vu de ces éléments et de l'absence de preuve de la contrefaçon alléguée, il y a lieu de débouter la Société AMD de sa demande en contrefaçon et en indemnisation. 4/ Sur la concurrence déloyale La Société AMD reproche à la défenderesse d'avoir décidé de commercialiser des produits similaires aux boîtiers ECOBOX et d'avoir utilisé la dénomination ECOBOX pour sa promotion sur internet en vue de détourner la clientèle de la Société AMD. Pourtant, la Société AMD ne rapporte pas de preuve certaine et irréfutable de l'utilisation du nom ECOBOX par la Société POWER SYSTEM, qui conteste avoir fait un tel usage et produit au contraire un constat d'huissier daté du 19 janvier 2007 qui établit l'absence de tout lien commercial vers le site POWERSYSTEM après recherche des termes « ECOBOX », « ecobox », « ECO-BOX » et « eco-box » dans la barre de recherche de GOOGLE. Elle ne justifie pas non plus de la commercialisation fautive de produits similaires aux boîtiers « Ecobox » alors qu'il convient d'observer que la recherche en matière de réduction de la consommation de carburant et des émanations de gaz est courante en matière de recherche automobile. La Société AMD succombe ainsi dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une faute de la Société POWER SYSTEM au sens de l'article 1382 du Code Civil et elle doit donc être déboutée de sa demande de parasitisme et de concurrence déloyale. 5/ Sur la procédure abusive Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de droit qu'en cas de malice, d'erreur manifeste équipollente au droit ou de mauvaise foi et dès lors que la Société POWER SYSTEME ne démontre pas que la Société AMD ait commis une faute en intentant une action en contrefaçon des marques, alors qu'elle a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits en qualité de titulaire ou licenciée de marques et de brevet, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. 6/ Sur les demandes accessoires La Société AMD, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître J, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle devra en outre être condamnée à lui régler la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dépens, dès lors qu'elle est compatible avec la nature de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

. Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'action intentée par la Société AMD en contrefaçon de la marque française semi-figurative « ECOBOX » dont la société FGA MOTORSPORT est titulaire ; Déboute la Société AMD de sa demande en contrefaçon des marques communautaires n°005543781 « ECOBOX » et n° 005545413 « ecobox l'alternative individuelle » ; Déboute la Société AMD de sa demande de parasitisme et de concurrence déloyale; Déboute la Société POWER SYSTEM de sa demande de procédure abusive; Condamne la Société AMD aux entiers dépens de la présente instance et dit qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître J, avocat au Barreau de Paris; Condamne la Société AMD à verser à la Société POWER SYSTEM la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dépens ;