INPI, 15 novembre 2013, 13-1237

11/10/2013 OPP 13-1237 / EB PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX (Etablissement public administratif) a déposé, le 18 décembre 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 969 451 portant sur le signe verbal BORDEAUX SO GOOD. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Services de restauration (alimentation) ». Le 11 mars 2013, la société SOGOOD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SOGOOD, renouvelée par déclaration du 27 février 2012 sous le n° 02 3 165 256. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de restauration (repas) , de bars, cafés-restaurant, cafétérias, cantines, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services de traiteurs ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 28 mars 2013 sous le n° 13-1237. La déposante a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement. La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. Suite à l'invitation de la déposante de produire des preuves d'usage de la marque antérieure qui a été notifiée à la société opposante le 17 mai 2013, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société SOGOOD fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être pris en considération dans l'appréciation du risque de confusion. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; vins bénéficiant de l'appellation d'origine Bordeaux ; Services de restauration (alimentation) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (repas) , de bars, cafés-restaurant, cafétérias, cantines, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services de traiteurs ». CONSIDERANT que les « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; vins bénéficiant de l'appellation d'origine Bordeaux ; Services de restauration (alimentation) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Farine ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement, qui désignent principalement des produits alimentaires destinés à être préparés et cuisinés et/ou servant à l'élaboration ou à l'assaisonnement de préparations culinaires, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (repas) , de bars, cafés-restaurant, cafétérias, cantines, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services de traiteurs » de la marque antérieure qui regroupent l'ensemble des prestations ayant pour objet de fournir à des tiers, dans le cadre d'établissements spécialisés, des produits alimentaires et des boissons prêts à être consommés par des êtres humains ; qu'en effet, les premiers ne sont pas l'objet principal des seconds ; Qu'en effet, les produits précités constituent des produits de base qui sont proposés au consommateur pour qu'il les consomme ou les transforme lui-même, et ne sont pas habituellement présentés tels quels dans le cadre de services de restauration, bar, brasserie ; Qu'en tout état de cause, le public n'est pas habitué à associer de tels produits aux services précités ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, sont, en partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal BORDEAUX SO GOOD, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination SOGOOD, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun les termes SO GOOD, présentés en un seul terme dans la marque antérieure ; qu'ils diffèrent par la présence du terme BORDEAUX dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, l'ensemble SO GOOD /SOGOOD n'est pas dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits et services, ni n'en indique une caractéristique ; Qu'à cet égard, si les termes SO GOOD, termes anglais signifiant « si bon », peuvent apparaître comme laudatifs, cela ne saurait suffire à les priver de tout caractère distinctif ; Qu'au sein du signe contesté, les termes SO GOOD apparaissent essentiels dès lors que le terme BORDEAUX qui les précède est descriptif des produits et services en cause dont il indique l'origine ou le lieu de prestation, et sera perçu comme la simple indication d'un lieu de production ou de prestation ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, le fait que le terme BORDEAUX occupe la position d'attaque dans le signe contesté ne saurait suffire pour lui conférer une place prépondérante compte tenu de son caractère descriptif ; Qu'enfin, il n'est pas certain, comme elle l'affirme, que le signe contesté sera perçu comme « un ensemble grammaticalement et intellectuellement unitaire », dès lors que ce signe n'est pas construit selon les règles grammaticales françaises ou anglaises, et que le consommateur pourra y percevoir la simple juxtaposition de la marque antérieure d'une part et de sa déclinaison géographique d'autre part ; Qu'ainsi, le signe contesté risque d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, pour des produits et services en relation avec la ville de Bordeaux ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté BORDEAUX SO GOOD ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SOGOOD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; vins bénéficiant de l'appellation d'origine Bordeaux ; Services de restauration (alimentation) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe