INPI, 23 août 2013, 13-1072

OPP 13-1072 / MLE 07/2013 Devenu définitif le 23/08/2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718- 4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BEARINGPOINT FRANCE SAS agissant au nom et pour le compte de la société BE SERVICES en cours de formation (société par actions simplifiée) a déposé, le 13 décembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 968 579, portant sur le signe verbal BE SERVICES. Le 28 février 2013, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque portant sur la dénomination BE, déposée le 10 octobre 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 604 004. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 26 mars 2013 sous le numéro 13-1072 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 6 mars 2013, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation à laquelle le déposant a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Dans l'acte d'opposition, la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont elle indique qu'il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. Elle ajoute que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits et services en cause sont identiques et étroitement liés. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement contestée, effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération au titre de la présente opposition est le suivant : « Logiciels (programmes enregistrés): programmes d'ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données électroniques ; Conseils en matière d'organisation et de direction des affaires ; prestation de conseils aux entreprises, à savoir conseils en gestion (conseils en matière d'organisation et de direction des affaires et des entreprises), méthodologie (conseils en matière d'organisation et de direction des affaires et des entreprises), ressources humaines, conseils organisationnels (conseils en matière d'organisation et de direction des affaires et des entreprises), aides et conseils pour l'administration, l'organisation et la direction d'entreprises commerciales ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; conseils en efficacité organisationnelle et politique d'entreprises (conseils en matière d'organisation et de direction des affaires et des entreprises) ; conseils en recherche de la performance pour les entreprises commerciales et/ou industrielles (conseils en matière d'organisation et de direction des affaires et des entreprises) ; services de marketing et services de promotion des ventes pour des tiers ; relations publiques ; démonstrations de produits ; publication de textes publicitaires ; services de publication à des fins publicitaires ; études de marché ; organisation de concours en matière commerciale ; organisation et tenue de salons à des fins commerciales et publicitaires ; mise au point de stratégies commerciales pour entreprises ; recherches, études et expertises en matière d'estimation des ressources humaines ; Ingénierie informatique ; conception et développement de plans pour la réorganisation de systèmes informatiques ; développement de méthodes d'essai de logiciels ; conseils techniques et expertise [travaux d'ingénierie] ; contrôle de qualité et assistance technique pour des interventions sur des systèmes informatiques (travaux d'ingénieurs) ; consultation sur des projets informatiques (travaux d'ingénieurs) ; études de projets techniques ; services d'expertise et de recherche sur les systèmes informatiques d'entreprises commerciales, industrielles ; services d'analyse de systèmes informatiques ; services de programmation informatique ; recherches, études et expertises en matière d'estimation des ressources informatiques ; études et expertises en matière de développement de systèmes informatiques ; assistance technique en informatique (travaux d'ingénieurs) ; conseils d'implantation, d'amélioration, de modification, de migration, d'utilisation de configurations informatiques (travaux d'ingénieurs) ; analyse, optimisation et réorganisation de systèmes informatiques, à savoir gestion, suivi et finalisation de logiciels et de systèmes informatiques (conception et développement d'ordinateurs et de logiciels) (travaux d'ingénieurs) ; conseils en matière de services informatiques, de logiciels, de réseaux informatiques (consultation en matière de logiciels, de conception et de développement d'ordinateurs) ; gestion d'infrastructures informatiques pour le compte de sociétés industrielles et/ou commerciales (infogérance) (travaux d'ingénieurs) ; assistance en matière de gestion, suivi et finalisation de systèmes informatiques (travaux d'ingénieurs) ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels, logiciels de planification commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour citionréer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à partir de la base de données électronique précitée dans les domaines de la publicité et des études de marché logiciels de jeux, bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques téléchargeables ; Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus ; Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers ; diffusion de matériel publicitaire (échantillons) ; publication de textes publicitaires ; publicité télévisée ; offres de publicité interactive ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale et notamment par le biais d'Internet ; travaux de bureau ; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers ; consultation pour les questions de personnel ; estimations en affaires commerciales ; relations publiques ; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques ; études de marché, recherches de marchés, recherche commerciale ; préparation et fourniture de rapports et de recommandations commerciales basées sur ces rapports via l'Internet ; et services de conseil commercial, service de conseil auprès des annonceurs, d'orientation et d'arbitrage concernant les médias digitaux, service de conseil dédié au référencement, aux liens sponsorisés, à la promotion des marques et au marketing ; promotion des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d'opérations de partenariat commercial et campagnes d'informations promotionnelles portant sur des produits et services divers ; organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire ; information et conseils en matière de recrutement ; assistance aux personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle ; entretiens de définition d'un parcours de formation, évaluation des compétences de l'individu sur son poste de travail et entretiens de recherche d'offres d'emploi ; assistance aux employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés, à savoir : recueil des offres d'emploi déposées par les entreprises et aide à la définition du besoin et à la rédaction de l'offre d'emploi, reclassement, bureaux de placement, placement des demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi ; conseil dans tous les domaines du marketing et du marketing interactif ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BE SERVICES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le terme BE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme BE et qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme SERVICES ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, le terme BE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'à cet égard, si, comme le relève le titulaire de la demande d'enregistrement contestée, le terme BE désigne le verbe "être" du langage courant anglais, il n'est pas établi qu'il soit la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause ou qu'il serve à en désigner une caractéristique ; Qu'il n'est pas davantage établi que ce terme soit si fréquemment utilisé, qu'il ait perdu son caractère distinctif au regard de ces produits et services ; Que l'élément BE apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors qu'il est placé en position d'attaque et qu'il est suivi du terme SERVICES, dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dont il désigne l'offre ou la prestation ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme BE ne forme pas avec le terme SERVICES qui lui est adjoint un ensemble unitaire, dès lors que ces deux éléments sont parfaitement perceptibles et individualisables et ne revêtent pas un sens différent de celui qu'ils possèdent pris isolément ; Qu'ainsi, accompagné d'un terme qui est totalement dépourvu de caractère distinctif (SERVICES), le terme BE sera celui qui retiendra l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'enfin, ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante tirés des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause, dès lors qu'il a été démontré que le risque de confusion entre ces signes résulte de la présence commune de l'élément BE qui présente un caractère dominant dans les deux signes en présence ; Qu'il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné qui considérera le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services ; Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la société déposante relatif au degré d'attention du consommateur des produits et services en cause qui, même à le supposer professionnel et avisé, associera nécessairement, du fait de leur proximité, le signe contesté à la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Que sont sans incidence les arguments de la société déposante tirés de décisions du Directeur de l'Institut ou de l'office communautaire des marques, statuant sur des oppositions les signes comparés dans ces précédentes espèces étant différents de ceux de la présente espèce ; Que le signe verbal contesté BE SERVICES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination BE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Virginie AFONSO, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe