INPI, 26 novembre 2015, 2015-2377

OPP 15-2377/JHA 27/11/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société OCEAN (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a déposé, le 3 mars 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 161 587 portant sur le signe verbal DECAPGEL OCEAN GREEN. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Le 27 mai 2015, la société HENKEL AG & Co. KGaA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination DECAPFOUR, déposée le 20 décembre 1982 et enregistrée sous le numéro 1 222 326, dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser particulièrement pour les fours et l'émail ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 juin 2015 sous le numéro 15-2377. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 30 septembre 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 23 octobre 2015, le titulaire de la demande d'enregistrement a contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations auxquelles la société opposante a répondu le 29 octobre suivant. Le titulaire de la demande d'enregistrement a également présenté un retrait portant sur une partie des produits objets de l'opposition, inscrit au Registre le 9 novembre 2015 et communiqué à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société HENKEL AG & Co. KGaA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Le risque de confusion entre les produits en présence est d'autant plus important en raison de la connaissance de la marque antérieure auprès du public. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents. Suite au projet de décision, la société opposante répond à la société déposante et demande la confirmation du projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante invoque la différence d'activités entre les parties en présence et la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur la différence d'activités entre les parties en présence et procède à la limitation de sa marque.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à savoir pour décapants pour peintures et revêtements de façades » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser particulièrement pour les fours et l'émail ». CONSIDERANT que les «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à savoir pour décapants pour peintures et revêtements de façades » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux différences d'activité des parties en présence ( vente de « fournitures et équipements industriels […] destinés à décaper les peintures sur les façades » pour la société déposante / commercialisation de produits pour l' « entretien de la maison et plus particulièrement dans une cuisine » pour la société opposante) ; Que de même est inopérante l'argumentation de la société déposante suite au projet de décision selon laquelle elle aurait déjà déposé une marque DECAPGEL BLEU OCEAN pour les produits « décapants pour peintures et revêtements de façades » ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées, ou de l'existence d'autres droits. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DECAPGEL OCEAN GREEN, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DECAPFOUR. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou les services en cause ; Qu'à cet égard, il ressort des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure DECAPFOUR bénéficie d'une grande connaissance du public sur le marché des produits d'entretien ménager, de sorte qu'elle présente un caractère fortement distinctif au regard des produits concernés, dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les signes ont en commun l'association de la séquence d'attaque identique DECAP- suivie d'un terme évocateur d'une caractéristique des produits en cause, à savoir GEL dans le signe contesté et FOUR dans la marque antérieure ; Que si les signes diffèrent par la présence des termes OCEAN et GREEN au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, malgré la présence de ces deux termes dans le signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure dans le domaine considéré, porte son attention sur l'élément du signe contesté qui est susceptible de lui rappeler cette marque, à savoir le terme DECAPGEL, et établisse ainsi une association entre les deux signes, le signe contesté risquant de lui apparaître alors comme une déclinaison de la marque antérieure ; que la position d'attaque du terme DECAPGEL renforce ce risque d'association ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les signes en présence dans l'esprit du public. CONSIDERANT que le signe verbal contesté DECAPGEL OCEAN GREEN constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure DECAPFOUR. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à son dépôt en 1999 d'une marque proche DECAPGEL BLEU OCEAN (déposée pour des produits pour les « façades ») et contre laquelle aucune opposition n'avait été formée, la société opposante étant seule juge de l'opportunité d'engager des poursuites à l'encontre des tiers ; Que de même, est inopérante l'argumentation de la société déposante relative à l'existence d'autres marques DECAPTOUT et DECAPSOL déposées par des tiers et présentant, selon elle, des « similarités avec la marque DECAPFOUR » dès lors que le déposant ne saurait invoquer des marques antérieures appartenant à des tiers et sur lesquelles il ne dispose d'aucun droit. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en présence, de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et de la grande connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté DECAPGEL OCEAN GREEN ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure DECAPFOUR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe