INPI, 19 juin 2023, NL 22-0165

NL22-0165 Le 19 juin 2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 23 septembre 2022, la société anonyme LABORATOIRES M&L (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0165 contre la marque complexe n° 17/4387054, déposée le 8 septembre 2017, ci-dessous reproduite : L'enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE L'OCCITANE SARL est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2018-10 du 9 mars 2018. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l'encontre de l'intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Service de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; Services de promotion publicitaire et de promotion de vente de biens immobiliers, notamment de biens de caractère et de prestige ; Vente au détail de biens de caractère et de prestige ; Classe 36 : Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; Agence de logements immobiliers ; Agences immobilières ; Conseils en matière d'investissements immobiliers ; Courtage de biens immobiliers ; Courtage en biens immobiliers ; Investissements immobiliers ; Placement de fonds dans l'immobilier ; Services de conseils en matière d'achat immobilier ». 3. Le demandeur se fonde sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure verbale L'OCCITANE n° 1458078, déposée le 18 mars 1988, dont l'enregistrement a été publié dans le BOPI 1988-36 du 9 septembre 1988 et régulièrement renouvelée. 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. 5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier et un courriel ont également été adressés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 6. La demande a été notifiée au mandataire s'étant rattaché au dossier, par courrier recommandé en date du 30 septembre 2022, distribué le 5 octobre 2022. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 30 novembre 2022, le demandeur a fourni une pièce complémentaire. Toutefois, celle-ci a été refusée, la présentation d'observations ou pièces par le demandeur n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, ce dont les parties ont été informées par courriers en date du 1er décembre 2022. 8. Le 30 novembre 2022, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 6 décembre 2022, reçu le 8 décembre 2022. 9. Le 2 janvier 2023, le demandeur a présenté des observations en réponse, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 10 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023. 10. Le 10 février 2023, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 21 février 2023, reçu le 24 février 2023. 11. Le demandeur n'ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 24 mars 2023. Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens, le demandeur : - Soutient que la marque antérieure invoquée présente une renommée exceptionnelle pour des produits cosmétiques et de parfumerie de haute qualité. A cet égard, il retrace l'historique de la société demanderesse et de la marque, invoque sa visibilité très forte dans la presse, sa présence importante sur internet et sur les réseaux sociaux, fait valoir de nombreux prix reçus et sa présence dans des classements, un chiffre d'affaires conséquent et un large réseau de distribution et des investissements promotionnels notables. - Il invoque un lien entre les marques dans l'esprit du public en raison notamment de la grande similitude des signes, du lien entre les produits et services en cause, de la renommée exceptionnelle et de la distinctivité de la marque antérieure. - Il estime que la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure. 13. Dans ses uniques observations, le demandeur : - Répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et soutient que l'Institut est compétent pour statuer sur la demande en nullité, que cette dernière est bien fondée, qu'elle n'est pas soumise à prescription, ni à forclusion par tolérance. - Soutient que si certaines pièces visant à démontrer la renommée sont postérieures au dépôt de la marque contestée, elles peuvent toutefois être analysées dans la mesure où elles peuvent contenir des informations relatives à une période antérieure. - Réitère l'ensemble de ses arguments concernant l'existence d'une renommée exceptionnelle et l'atteinte portée à celle-ci par la marque contestée. Il fournit les pièces suivantes à l'appui de son argumentation : 1. Extrait Kbis de la société LABORATOIRES M&L 2. Marque contestée n°4387054 3. Marque antérieure n°1458078 4. Extrait du site internet fr.loccitane.com - L'histoire de la marque 5. Page Wikipédia Groupe L'Occitane 6. Articles sur l'histoire et le succès de la marque 7. Article Le Monde du 19 avril 2013 8. Capture d'écran articles sur l'utilisation du plastique durable 9. Revue de presse crème pour les mains L'OCCITANE 10. Articles sur les collaborations L'OCCITANE 11. Extraits des réseaux sociaux L'OCCITANE, YVES ROCHER et LUSH 12. Avis de consommateurs publiés sur Internet 13. Classement OC&C des enseignes 2018 14. Article Capital de Novembre 2016 « Les champions de la beauté) 15. Récapitulatif des prix reçus par L'OCCITANE entre 2012 et 2019 16. Attestation du Directeur Général Délégué de la société LABORATOIRES M&L du 22 novembre 2016 17. Attestations du Directeur Général Délégué de la société LABORATOIRES M&L du 23 mars 2021 18. Extrait du site internet L'OCCITANE « boutiques » 19. Jurisprudence INPI 20. Annual report 2018 21. Dossier de presse La Flamme Marie-Claire 22. Sondage Corsearch - octobre 2022 Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses premières observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée : - Soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité au motif où l'Institut ne serait pas compétent, le droit applicable en l'espèce étant celui en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée, à savoir le 8 septembre 2017 et qu'à cette date le Code de la propriété intellectuelle ne permettait pas à l'Institut de connaitre des demandes en nullité. - Soutient que le demandeur agit de mauvaise foi. - Estime que la demande en nullité est mal fondée, dans la mesure où l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel que rédigé au jour du dépôt de la marque contestée, prévoyait que l'atteinte à une marque de renommée relevait de la responsabilité civile. - Soulève la prescription de la demande en nullité, la marque contestée ayant été enregistrée depuis le 8 septembre 2017 et la demande en nullité introduite le 23 septembre 2022, soit plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque contestée. - Soulève la forclusion par tolérance dans la mesure où le demandeur aurait un système de surveillance active, se traduisant par de nombreuses actions engagées par lui, et qu'ainsi il aurait dû avoir connaissance de la marque contestée dès la publication de son dépôt. Il ajoute que de plus, le signe contesté aurait été utilisé à titre de marque bien avant son dépôt en tant que marque, et qu'il a réservé le nom de domaine éponyme loccitane.fr dès 1999, que le demandeur aurait d'ailleurs tenté de lui racheter à l'époque. - S'il ne conteste pas la renommée de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée rappelle qu'elle doit être appréciée au regard de la période pertinente, à savoir celle précédant le dépôt de la marque contestée le 8 septembre 2017 et qu'ainsi, les pièces postérieures à cette date doivent être exclues. - Estime que les signes en présence ne sont ni identiques ni similaires, la marque antérieure étant une marque verbale uniquement composée des termes L'OCCITANE alors que la marque contestée est un signe complexe, composé des éléments verbaux L OCCITANE IMMOBILIER et d'éléments figuratifs. - Estime que les produits de la marque antérieure et les services de la marque contestée sont très différents et que les marques de renommée n'échappent pas totalement au principe de spécialité. - Soutient que le public visé n'est pas le même, celui de la marque antérieure étant un public restreint avec un degré d'attention élevé en tant qu'utilisateur de produits cosmétiques, et que ces produits s'adressent plus particulièrement à un public féminin appartenant à une « certaine élite économique » au regard du prix des produits comparativement à des cosmétiques grand public. En revanche, la marque contestée viserait le grand public normalement averti, toute personne étant susceptible d'accéder à un bien immobilier. - Conclut qu'il n'y a pas d'atteinte à la renommée, en l'absence de tout risque d'association. 15. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée étaye son argumentation quant à la prescription de la demande en nullité, la forclusion par tolérance et l'irrecevabilité de certaines pièces visant à démontrer la renommée. Il fournit des pièces annexes à l'appui de son argumentation.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 16. La marque contestée a été déposée le 8 septembre 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle issues de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 17. Conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 18. L'article L. 711-4 du même code dispose quant à lui que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 19. En application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com. 7 juin 2016, 14-16.885 considérant qu'une marque de renommée est un droit antérieur pouvant servir de fondement à une demande en nullité : « Et attendu, en dernier lieu, qu'en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle combinés, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure ; qu'ayant constaté que la marque « Visa de Robert X... » portait atteinte à la renommée de la marque communautaire « Visa », c'est à bon droit que la cour d'appel en a prononcé la nullité »), peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque portant atteinte à la renommée d'une marque antérieure. 20. Ainsi, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité est correctement fondée. 21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur la compétence de l'Institut pour statuer sur le fondement des dispositions précitées 22. Le titulaire de la marque contestée soutient que l'Institut est incompétent pour connaitre de la présente demande en nullité, dans la mesure où le droit applicable en l'espèce ne permettait pas à l'époque à l'Institut de connaitre des demandes en nullité. Il indique également « que le droit ancien fait référence au déposant, et non au titulaire d'un droit enregistré, ce qui fait sens dans la mesure où le droit ancien ne permet pas à l'INPI de connaitre des demandes en nullité, sur quelques fondements que ce soit ». 23. Le demandeur rappelle la compétence exclusive de l'Institut pour connaitre des demandes en nullité à titre principal en vertu de l'article L.716-5 I. 1° actuel du code de la propriété intellectuelle. Il ajoute que les dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 prévoient que la compétence de l'INPI en matière de nullité de marque entre en vigueur à compter du 1er avril 2020, pour tous les titres en vigueur à cette date et que lesdites dispositions sont applicables aux instances introduites à compter de cette entrée en vigueur. Il précise à cet égard que sous l'empire de la loi ancienne, la jurisprudence avait déjà considéré que la marque renommée était un droit antérieur pouvant servir de fondement à une demande en nullité. 24. L'article L.716-5 I. 1° actuel du Code de la propriété intellectuelle confère à l'Institut une compétence exclusive pour traiter : « Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés (…) aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3 » ; Lequel article L. 711-3 I. 2° prévoit expressément que « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ». 25. Il en résulte qu'en vertu des dispositions expresses précitées, l'Institut a compétence pour statuer sur une demande en nullité fondée sur l'atteinte à une marque antérieure de renommée, si celle- ci a été formée postérieurement au 1er avril 2020 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 concernant la procédure en nullité de marque). 26. En l'espèce, la demande en nullité est fondée sur le motif précité d'atteinte à une marque antérieure de renommée et a été formée le 23 septembre 2022, soit postérieurement au 1 er avril 2020, de sorte que l'Institut est compétent pour statuer sur cette demande au regard du fondement invoqué. 27. Par ailleurs, il est constant que « la validité du droit attaché à une marque s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date » (Cass. Com 13 janvier 2009 - n° 07- 19.056, 07-19.571). 28. Il en résulte que l'appréciation du motif de nullité invoqué doit s'effectuer au regard du droit positif en vigueur à l'époque du dépôt de la marque contestée, duquel ne saurait être exclue la jurisprudence. 29. Comme il l'a été précisé précédemment (point 19), en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com. 7 juin 2016, 14-16.885, considérant qu'une marque de renommée est un droit antérieur pouvant servir de fondement à une demande en nullité), peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque portant atteinte à la renommée d'une marque antérieure. 30. Ainsi, l'Institut est compétent pour statuer sur le motif de nullité invoqué, au regard du droit positif en vigueur à la date du dépôt contesté. 31. En conséquence, la présente demande en nullité relève de la compétence de l'Institut National de la Propriété Industrielle. C- Sur l'abus de droit du demandeur 32. Le titulaire de la marque contestée estime que la demande en nullité est introduite « de mauvaise foi malgré le degré d'écart considérable entre les secteurs d'activités identifiés sous les signes en cause ». 33. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s'il relève en réalité d'une intention de nuire de la part du demandeur. 34. En l'espèce, rien dans les éléments exposés par le titulaire de la marque contestée ne permet de caractériser un abus de la part du demandeur d'utiliser la faculté qui lui était ouverte par l'article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l'Institut. 35. En conséquence, ce moyen d'irrecevabilité soulevé par le titulaire de la marque contestée doit être rejeté. D- Sur la prescription de la demande en nullité 36. Le titulaire de la marque contestée soutient que l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque contestée, à savoir le 8 septembre 2017. Qu'ainsi, en l'espèce, l'action en nullité serait prescrite depuis le 8 septembre 2022. Ainsi, la demande en nullité introduite le 23 septembre 2022 serait donc prescrite. Il ajoute que l'usage à titre de marque du signe contesté est bien antérieur à son dépôt en tant que marque le 8 septembre 2017 et qu'il a été porté à la connaissance du demandeur dès la réservation de son nom de domaine loccitane.fr en 1999 et que ce dernier n'a pas manqué de le contacter aux fins d'un éventuel rachat. Il fournit plusieurs documents à cet égard, dont un extrait Whois démontrant la réservation de son nom de domaine et des éléments d'usage de son signe remontant à plusieurs années (notamment articles de presse, attestation de comptable). 37. Le demandeur rappelle que selon l'article L. 716-2-6 actuel du code de la propriété intellectuelle la demande en nullité n'est soumise à aucun délai de prescription. 38. S'il est vrai que l'article L.716-2-6 du code précité issu de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 indique que « Sous réserve des articles L.716-2-7 et L.716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription », la Cour d'appel de Bordeaux est venue préciser dans un arrêt du 25 octobre 2022 que l'article « L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019 ». 39. Force est de constater qu'en l'espèce, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, l'enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2018-10 du 9 mars 2018, en sorte que cinq ans ne se sont pas écoulés entre son enregistrement et le 24 mai 2019, date d'entrée en vigueur de la loi PACTE. 40. Ainsi, la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019. 41. Par ailleurs, si le titulaire de la marque contestée invoque un usage à titre de marque du signe contesté antérieurement à son dépôt à titre de marque, lequel aurait été porté à la connaissance du demandeur qui aurait tenté de racheter son nom de domaine, force est de constater qu'il ne démontre aucunement cette éventuelle proposition de rachat. 42. En tout état de cause, en l'espèce, le point de départ de la prescription de la demande en nullité de marque est l'enregistrement de la marque contestée et non pas un éventuel usage antérieur du signe. 43. En effet, l'article 2224 du code civil indique que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 44. S'agissant d'une demande en nullité d'une marque enregistrée, les faits contestés sont ceux relatifs à l'atteinte portée à la marque de renommée antérieure par l'enregistrement de la marque contestée. 45. En conséquence, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, cette demande ne peut en aucun cas être considérée comme prescrite. E- Sur la forclusion par tolérance 46. Le titulaire de la marque contestée estime que le demandeur a nécessairement eu connaissance du dépôt de la marque contestée, le nombre d'oppositions formées par ce dernier ne laissant aucun doute sur la vigilance et la surveillance active mises en œuvre pour protéger ses marques. Il cite à cet égard un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 janvier 2022, 20/05019, dans lequel la Cour a affirmé que la société demanderesse était en mesure d'avoir connaissance de la demande d'enregistrement contestée dès le jour de sa publication au BOPI. Par ailleurs, il indique que le signe contesté était utilisé à titre de marque bien avant son dépôt le 8 septembre 2017, en ce qu'il a toujours proposé ses services immobiliers sous le signe « L'occitane Immobilier », et qu'il a procédé à la réservation du nom de domaine éponyme « loccitane.fr » dès 1999 pour déployer l'usage intense et continu de son signe. Enfin, il indique que le demandeur aurait pris contact avec lui pour tenter de racheter ce nom de domaine et que bien que ces échanges téléphoniques n'aient pas abouti, ils n'avaient pas non plus donné lieu à de quelconques tensions. Qu'ainsi, les signes coexistaient paisiblement, étant utilisés dans des secteurs d'activité très éloignés. Ainsi, le demandeur serait forclos pour agir, ayant toléré l'exploitation du signe contesté depuis plus de cinq ans. 47. Le demandeur souligne que le dépôt de la marque contestée a été publié au BOPI 2017-39 du 29 septembre 2017. Or, la demande en nullité a été introduite le 23 septembre 2022, soit moins de cinq ans à compter de la publication du dépôt de la marque contestée. Qu'ainsi, il n'est pas forclos à agir. 48. L'article L716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». 49. La jurisprudence a pu déterminer les conditions faisant courir le délai de forclusion, en indiquant que « Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu'il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l'enregistrement de la marque postérieure dans l'État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l'usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l'État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'enregistrement de la marque postérieure et de l'usage de celle-ci après son enregistrement »(CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09 question préjudicielle ; considérant 62 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686). 50. Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion par tolérance ne peut qu'être postérieur à la date de l'enregistrement de la marque contestée, moment à partir duquel le droit sur cette marque est acquis et moment à partir duquel cette marque est utilisée en tant que marque enregistrée sur le marché, son utilisation pouvant alors être connue des tiers. Ce n'est qu'à partir de ce moment, que le titulaire d'une marque antérieure est en droit de ne pas en tolérer l'usage. Avant l'enregistrement de la marque, « le droit de propriété sur le signe n'était pas acquis » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 6 janv. 2017, n° 15/17573). 51. En conséquence, l'enregistrement de la marque contestée est bien une condition nécessaire et préalable pour déterminer le point de départ du délai quinquennal de forclusion par tolérance. 52. En l'espèce, l'enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2018-10 du 9 mars 2018. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 23 septembre 2022. 53. La marque contestée avait donc été enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité, de sorte que le demandeur ne peut pas être déclaré forclos à agir. 54. En tout état de cause, les arguments avancés par le titulaire de la marque contestée relatifs à la connaissance nécessaire de la marque contestée dès la publication de son dépôt ne saurait opérer, dans la mesure où le dépôt de la marque contestée a été publié au BOPI 2017-39 du 29 septembre 2017, soit moins de cinq ans avant l'introduction de la présente demande en nullité le 23 septembre 2022. Au demeurant, les sept oppositions prétendument introduites par le demandeur, citées par le titulaire de la marque contestée (documents de procédure non fournis à l'appui), ne sont pas suffisantes pour démontrer une vigilance et surveillance active du demandeur. Enfin, aucune pièce ne permet de prouver que le demandeur aurait contacté le titulaire de la marque contestée au sujet du rachat de son nom de domaine. 55. Dès lors, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l'article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. F- Sur le fond 56. L'atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose : - l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d'une marque de l'Union européenne dans l'Union - l'identité ou la similitude des marques en conflit - la démonstration d'une atteinte à la renommée, c'est-à-dire lorsque l'usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à écarter l'atteinte. a. Sur la renommée de la marque antérieure 57. La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. 58. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 8 septembre 2017. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure française L'OCCITANE n° 88/1458078 a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir : Classe 3 : « Produits cosmétiques, parfumerie, shampoings, bains moussants, savons de toilette ». 59. Le demandeur retrace l'historique de la marque antérieure, indiquant qu'elle est née en Provence en 1976 et qu'elle s'est très vite développée avec l'ouverture de plusieurs magasins dès 1979, d'abord en France puis à l'international dès les années 1990 (New-York, Hong-Kong, Tokyo). A ce jour, le groupe L'OCCITANE est présent dans 90 pays au travers de plus de 3200 points de vente et l'emploi de plus de 8500 salariés. Il indique également que la marque L'OCCITANE bénéficie d'une forte présence dans la presse, avec des articles exposant l'histoire et le succès fulgurant de la marque, la présentant comme le précurseur des cosmétiques naturels, exposant ses avancées pour le développement durable ou son implication dans des causes sociales. D'autres nombreux articles mettent en avant les produits commercialisés sous la marque L'OCCITANE. Enfin, la visibilité de la marque est également due à de nombreuses collaborations mises en lumière par la presse. Le demandeur ajoute que la marque L'OCCITANE est présente et très active sur les réseaux sociaux. Il fait part de nombreux prix reçus et de bons positionnements dans des classements notamment d'enseignes préférées des français, démontrant qu'elle est particulièrement appréciée des consommateurs et des professionnels. Il indique qu'en 2017, le chiffre d'affaires de la marque L'OCCITANE s'élevait à plus de 70 millions d'euros en France. Il fait part d'investissements promotionnels notables, ayant investi depuis 2014, chaque année, en France, plus de 8 millions d'euros pour assurer la promotion des produits et services offerts sous la marque L'OCCITANE. Il estime ainsi que la marque contestée bénéficierait d'une renommée planétaire exceptionnelle. A cet égard, afin de démontrer la renommée de la marque antérieure, le demandeur a fourni les pièces suivantes : 4. Extrait du site internet fr.loccitane.com - L'histoire de la marque 5. Page Wikipédia Groupe L'Occitane 6. Articles sur l'histoire et le succès de la marque 7. Article Le Monde du 19 avril 2013 8. Capture d'écran articles sur l'utilisation du plastique durable 9. Revue de presse crème pour les mains L'OCCITANE 10. Articles sur les collaborations L'OCCITANE 11. Extraits des réseaux sociaux L'OCCITANE, YVES ROCHER et LUSH 12. Avis de consommateurs publiés sur Internet 13. Classement OC&C des enseignes 2018 14. Article Capital de Novembre 2016 « Les champions de la beauté) 15. Récapitulatif des prix reçus par L'OCCITANE entre 2012 et 2019 16. Attestation du Directeur Général Délégué de la société LABORATOIRES M&L du 22 novembre 2016 17. Attestations du Directeur Général Délégué de la société LABORATOIRES M&L du 23 mars 2021 18. Extrait du site internet L'OCCITANE « boutiques » 20. Annual report 2018 21. Dossier de presse La Flamme Marie-Claire 22. Sondage Corsearch - octobre 2022 60. Le titulaire de la marque contestée, quant à lui, indique que la « renommée de la marque L'OCCITANE n'est pas contestée, et pourrait difficilement l'être ». Il rappelle néanmoins que la renommée doit être appréciée durant la période qui précède le dépôt de la marque contestée le 8 septembre 2017. A cet égard, il estime que toutes les pièces datées postérieurement produites par le demandeur ne doivent pas être prises en compte. 61. A titre liminaire, il convient de relever que la majorité des pièces fournies par le demandeur sont antérieures à la date de dépôt de la marque contestée. S'il est vrai que certaines pièces sont postérieures, ainsi que le souligne le titulaire de la marque contestée, elles contiennent néanmoins des informations portant sur la période antérieure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les exclure. En revanche, la pièce 22 Sondage Corsearch - octobre 2022 est postérieure à la date de la demande en nullité introduite le 23 septembre 2022, en sorte qu'il convient de l'exclure de la présente procédure. En outre, il convient de rappeler que la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque prévoit en son article 7 que « tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure en nullité ou en déchéance doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ». Or, force est de constater que la pièce 20 Annual report 2018 est rédigée en langue anglaise sans traduction, en sorte qu'elle ne saurait être prise en compte dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, seules les pièces 20 et 22 fournies par le demandeur doivent être exclues de la présente procédure. 62. Il ressort des arguments et documents fournis par le demandeur que la marque L'OCCITANE connait une extension pérenne et croissante depuis des dizaines d'années, depuis sa création en France à la fin des années 1970 jusqu'à son développement à l'international, tel que le relatent notamment les articles de presse suivants (pièce 6) : - Article de Les Carnets du Business du 11 mars 2013 : « marque désormais mondialement connue, l'Occitane en Provence est passée en une trentaine d'années de l'échoppe d'artisan provençal à une multinationale florissante, pensant plus de 4 milliards d'euros en capitalisation boursière » - Article intitulé « L'Occitane exporte la Provence » du 1er mars 2007 : « Créée il y a 30 ans par un étudiant, l'enseigne est devenue une entreprise internationale grâce à des produits naturels qui fleurent bon la garrigue. So French! » - Article de Entreprendre du 5 novembre 2014 intitulé « Comment L'Occitane est devenue un géant planétaire » : « Tout est possible ! En 20 ans, L'Occitane, petite entreprise provençale est devenue un géant planétaire avec 2.375 boutiques dans 90 pays » 63. La marque L'Occitane génère un chiffre d'affaires très important en France. L'attestation du Directeur Général Délégué de la société LABORATOIRES M&L du 22 novembre 2016 (pièce 16) indique que la société en charge de la distribution et fourniture en France des produits et services de la marque L'Occitane a généré un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 millions d'euros en 2014. Elle certifie également que les produits de la marque L'OCCITANE sont commercialisés en France dans plus de 1000 points de vente, dans des boutiques officielles et dans d'autres enseignes indépendantes. Il ressort de la pièce 17 (attestations du Directeur Général Délégué de la société LABORATOIRES M&L du 23 mars 2021) que ce chiffre d'affaires est continu depuis au moins 2015 jusqu'en 2020 en ce qui concerne les cosmétiques et les parfums (entre 65 et 70 millions d'euros). L'article de Paris Match du 7 décembre 2017 intitulé « Comment L'Occitane a conquis le monde » indique que « une crème pour les mains, leur best-seller, se vend toutes les 3 secondes dans le monde ». La pièce 16 fait également état d'investissements importants, soit chaque année plus de 5 millions d'euros pour assurer la promotion des produits commercialisés sous la marque L'Occitane. 64. Le groupe L'OCCITANE est également coté en bourse, notamment grâce au développement de la marque L'OCCITANE, tel qu'en témoignent les articles de presse suivants : - Article de Les Carnets du Business du 11 mars 2013 : « marque désormais mondialement connue… pesant plus de 4 milliards d'euros en capitalisation boursière » - Article de Entreprendre du 5 novembre 2014 intitulé « Comment L'Occitane est devenue un géant planétaire » : « En 2010, le groupe est introduit à la Bourse de Hong Kong, avec 316 millions d'actions à la vente, devenant la première entreprise française cotée sur cette place » - Article de Paris Match du 7 décembre 2017 intitulé « Comment L'Occitane a conquis le monde » : « Sa capitalisation boursière atteint actuellement près de 3 milliards de dollars » 65. La marque L'OCCITANE apparait également investie dans différentes actions et causes sociales, tel que le relatent notamment les articles suivants (pièce 6) : - Article de Paris Match du 7 décembre 2017 intitulé « Comment L'Occitane a conquis le monde » : « En matière de solidarité, comme pour le reste de ses activités, L'Occitane préfère le long terme. Depuis ses débuts, l'entreprise a choisi deux domaines d'intervention : l'action contre la cécité évitable et le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Pour conjuguer les deux, une fondation a été créée en 2006, avec 3 millions d'euros d'investissement en 2016 » - Article intitulé « L'Occitane exporte la Provence » du 1er mars 2007 : « Packagings traduits en braille, partenariat avec l'association Orbis pour lutter contre la cécité dans les pays pauvres, stages « d'expériences olfactives » pour enfants aveugles conduits par l'association de salariés « Provence dans tous les sens », commerce durable du beurre de karité avec les femmes du Burkina Faso... L'Occitane s'est toujours engagée dans des opérations de bénévolat ou de mécénat » - Article Le Monde du 19 avril 2013 : « Le partenariat équitable entre les femmes burkinabés et la marque vient d'ailleurs d'être distingué par l'ONU » L'Occitane s'investit également dans l'éducation des petites filles et des femmes dans le monde (pièce 21 Dossier de presse La Flamme Marie-Claire de 2015). 66. De nombreux partenariats et collaborations ont également été réalisés entre L'OCCITANE et différentes marques, comme P H, Castelbajac Paris ou encore A B. A cet égard, le demandeur a fourni des articles de presse en annexe 10, notamment : - Article de Beyond Beauty Mag de mars 2013 intitulé « L'Occitane en Grasse » qui indique que l'Occitane a confié à une parfumeuse de Grasse sa nouvelle collection de parfums - Article de Public du 15 novembre 2018 intitulé « L'Occitane x Studio Castelbajac : Que se cache dans ce magnifique calendrier de l'Avent ? » - Article de Capital intitulé « 86 Champs (Elysées) : quand l'Occitane rencontre Pierre Hermé » - Article de Avantages Magazine intitulé « L'Occitane et Antik Batik : la collab' dont on parle » en 2016 (« pour cet été 2016… »). 67. Les produits cosmétiques L'OCCITANE sont promus et présentés dans de très nombreux articles de presse de manière régulière et depuis des années (voir notamment la pièce 9 qui démontre la présentation de produits L'OCCITANE dans des journaux comme Elle, Parents, Glamour, La Parisienne, Femme Actuelle, Télé 7 jours, Top Santé, Grazia…). Ils font également l'objet de nombreux commentaires et avis de consommateurs sur internet (pièce 12). 68. Il ressort du classement OC&C des enseignes 2018 (pièce 13) que L'OCCITANE était la 4e enseigne préférée des français en 2012, tous secteurs confondus. Un article de Capital de novembre 2016 intitulé « Les champions de la santé-beauté » (pièce 14) indique que « l'enseigne de cosmétiques L'Occitane obtient la meilleure note de sa catégorie et même de tout le secteur santé et beauté ». La marque l'Occitane a également été récompensée pour ses produits, tel qu'il ressort de la pièce 15. Ce document relate notamment le prix du public FIFI Awards 2015 et 2016 du meilleur parfum masculin sous enseigne propre (vote par plus de 20 000 internautes), organisé par la Fragrance Foundation France. La crème baume de velours est le coup de cœur de la rédaction du magazine Parents en 2015. L'huile de jeunesse divine a reçu le grand prix innovation du meilleur soin du visage 2015 par le magazine Avantages. Le Baume rasage a obtenu le prix de la beauté masculine par le magazine Têtu en 2014. 69. Ainsi, la renommée exceptionnelle de la marque antérieure L'OCCITANE en France au jour du dépôt de la marque contestée a été démontrée pour les « Produits cosmétiques, parfumerie, shampoings, bains moussants, savons de toilette ». b. Sur la comparaison des signes en cause 70. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous, déposé en couleurs : 71. La marque antérieure porte sur le signe verbal L'OCCITANE. - L'impression d'ensemble produite par les signes 72. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d'éléments figuratifs, en couleurs, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. 73. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun les termes L'OCCITANE. 74. Ils se distinguent par la présence du terme IMMOBILIER et d'éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences (infra points 76 à 81). 75. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. - Les éléments distinctifs et dominants des signes 76. Les termes L'OCCITANE apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause, dès lors qu'ils ne présentent pas de lien direct et concret avec eux, ni n'en indiquent ou n'en évoquent une caractéristique précise (voir notamment à cet égard un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 23 septembre 2021, n° 2021/243). 77. En outre, les termes L'OCCITANE apparaissent comme l'élément essentiel de la marque contestée. En effet, ces termes sont mis en exergue par leur position en attaque, sur une ligne supérieure en caractères de grande taille. 78. Le terme IMMOBILIER présenté de manière accessoire, sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des services désignés par la marque contestée, relatifs au secteur immobilier. Par conséquent, le public concerné ne prêtera que très peu d'attention à cet élément. 79. Par ailleurs, si le signe contesté comprend un élément figuratif représentant un arbre, cet élément, bien que de taille importante, n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur qui se porte sur les éléments verbaux par lesquels la marque est lue et prononcée. 80. Enfin, la représentation de la croix occitane au sein du signe contesté ne fait que mettre en exergue les termes L'OCCITANE. 81. Par conséquent, les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes des signes en présence se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Sur le lien entre les marques dans l'esprit du public 82. Il est constant que pour déterminer si l'utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il convient d'analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s'établira dans l'esprit du public concerné. 83. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. 84. En l'espèce, la demande en nullité fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque française L'OCCITANE n° 1458078 porte sur l'ensemble des services visés dans l'enregistrement de la marque contestée à savoir : « Classe 35 : Service de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; Services de promotion publicitaire et de promotion de vente de biens immobiliers, notamment de biens de caractère et de prestige ; Vente au détail de biens de caractère et de prestige ; Classe 36 : Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; Agence de logements immobiliers ; Agences immobilières ; Conseils en matière d'investissements immobiliers ; Courtage de biens immobiliers ; Courtage en biens immobiliers ; Investissements immobiliers ; Placement de fonds dans l'immobilier ; Services de conseils en matière d'achat immobilier ». 85. En outre, il ressort des points 72 à 81 que les signes en présence présentent des ressemblances d'ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 86. Le caractère distinctif de la marque antérieure n'est pas discuté et doit être considéré comme normal. 87. Comme il l'a été précédemment établi aux points 57 à 69, la marque antérieure bénéficie d'une renommée exceptionnelle pour les « Produits cosmétiques, parfumerie, shampoings, bains moussants, savons de toilette ». 88. S'il est vrai, ainsi que le souligne le titulaire de la marque contestée, que le secteur des produits cosmétiques et de parfumerie de la marque antérieure et celui des services immobiliers de la marque contestée sont éloignés, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent à la marge se chevaucher, s'adressant pareillement au grand public. En effet, un consommateur de produits cosmétiques ou de parfumerie peut également avoir recours à des services immobiliers et donc être amené à rencontrer les deux marques en présence. 89. Ainsi, il ne peut être exclu que le consommateur concerné par ces services songe à la marque de renommée L'OCCITANE, compte tenu de l'exceptionnelle renommée de celle-ci auprès de tous types de publics, du caractère distinctif intrinsèque de cette marque, et de la proximité des signes. 90. Et ce d'autant plus, ainsi que le souligne le demandeur, que l'arbre présent dans le signe contesté n'est pas sans faire penser à l'olivier présent dans la communication de la marque antérieure, axée sur la Provence, tel qu'il ressort de certaines pièces fournies par le demandeur. Il en va de même de la calligraphie adoptée. 91. Dès lors, en raison de l'ensemble des éléments précités, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux marques en raison de la renommée exceptionnelle de la marque antérieure L'OCCITANE au regard des « Produits cosmétiques, parfumerie, shampoings, bains moussants, savons de toilette ». d. Sur la démonstration de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure 92. L'existence d'un lien entre les marques, tel que retenu au point 91, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008). 93. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s'appliquer. 94. Le demandeur fait notamment valoir qu' « il n'est pas contestable que le titulaire de la marque contestée a cherché, lorsqu'il a procédé au dépôt de celle-ci, à profiter indument tant de l'exceptionnelle renommée de la marque L'OCCITANE, connue de l'immense majorité du public français, que des qualités et valeurs qu'elle véhicule, notamment l'authenticité et la qualité, et ce afin de favoriser son activité commerciale » et que le titulaire de la marque contestée « cherche à profiter de l'image de marque de L'OCCITANE et des qualités et valeurs qu'elle véhicule, notamment l'authenticité ». 95. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui qu'en raison de l'absence de tout risque d'association, il ne saurait être reconnue d'atteinte à la renommée de la marque antérieure. 96. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 97. En l'espèce, le demandeur a démontré que la marque L'OCCITANE, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée exceptionnelle pour des produits cosmétiques et de parfumerie. 98. Il a également démontré une image de marque positive attachée à la marque antérieure, qui est spécialisée dans les produits cosmétiques naturels, qui est respectueuse de l'environnement et qui est engagée dans diverses causes sociales. 99. Ainsi, le lien démontré entre les signes permettrait à son titulaire de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l'image de la marque antérieure. 100. La marque contestée bénéficierait donc de l'attractivité de la marque antérieure de renommée, dont l'image positive pourrait lui être transférée, de par le lien mental entre les deux marques opéré dans l'esprit du consommateur. 101. Par conséquent, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure. e. Sur l'usage sans juste motif de la marque contestée 102. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif. 103. En l'espèce, le titulaire de la marque contestée n'a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l'absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n'a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée. G- Conclusion 104. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure L'OCCITANE n° 1458078.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0165 est justifiée. Article 2 : La marque n° 17/ 4387054 est déclarée nulle. 20