INPI, 13 janvier 2021, NL 20-0037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Siège15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 NL 20-0037 Le 13 /01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

Vu le

règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-2, L.711-3, L.711-4 et L.714-3 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 8 juin 2020, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE - société anonyme - (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0037 contre la marque n° 18 4 505 426 déposée le 4 décembre 2018, ci-dessous reproduite : . L'enregistrement de cette marque dont X est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-36 du 6 septembre 2019. 2. La demande en nullité est formée à l'encontre de l'ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements». 3. Le demandeur a invoqué deux motifs relatifs de nullité, à savoir : • L'existence d'un risque de confusion avec la marque de l'Union européenne antérieure portant sur le signe complexe ELLE n° 003 566 734 déposée le 30 octobre 2003, enregistrée le 24 août 2007 et régulièrement renouvelée ; • L'atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne antérieure portant sur le signe complexe ELLE n° 003 475 365 déposée le 30 octobre 2003, enregistrée le 11 octobre 2005 et régulièrement renouvelée. 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir que le risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure n° 003 566 734 résulte de l'identité et de la similarité entre les produits en présence, de similitudes entre les signes et du caractère distinctif important de la marque antérieure « du fait de son usage intensif et de longue durée en France et dans l'Union Européenne ». Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 5. Le demandeur soutient également que l'usage de la marque contestée EL permettrait à son titulaire de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure ELLE n° 003 475 365 en ce que cette dernière bénéficie d'une renommée « dans l'Union Européenne pour un périodique dont la mode en est le sujet principal », que les signes en cause sont similaires et qu'ainsi le public pertinent établira un lien entre les marques en cause. 6. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt. 7. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l'article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 17 août 2020, présenté le 20 août 2020 et retourné par la poste à l'Institut avec la mention « non réclamé » . Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 20 octobre 2020.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 9. Le demandeur fonde sa demande sur l'article L.711-3 I du code de la propriété intellectuelle, dans son 2° ainsi que dans son 1° sous b, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 10. Il invoque en effet, l'existence d'un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure n° 003 566 734, ainsi que l'existence d'une atteinte à la renommée de la marque antérieure n°003 475 365. 11. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 4 décembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 12. Ainsi, conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 13. A cet égard, l'article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 14. Enfin, l'article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou servicesidentiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement». 15. Par ailleurs, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com. , 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque portant atteinte à la renommée d'une marque antérieure. 16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond 1. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque ELLE n° 003 475 365 17. En l'espèce, la demande en nullité de la marque complexe française EL n° 18 4 505 426 est notamment fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque de l'Union Européenne antérieure ELLE n°003 475 365. 18. L'atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d'une marque de l'Union européenne dans l'Union, l'identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d'une atteinte à la renommée, c'est-à- dire lorsque l'usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à écarter l'atteinte. a. Sur la renommée de la marque antérieure 19. La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. 20. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 4 décembre 2018. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l'Union Européenne antérieure ELLE n° 003 475 365 a acquis une renommée dans l'Union européenne avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir : Classe 16 : «périodiques». Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 21. Le demandeur fait valoir la durée de l'usage de sa marque antérieure, relevant qu'elle « fait l'objet d'un usage continu depuis le 21 Novembre 1945 en France ». Il précise également que le magazine ELLE «est désormais proposé dans tous les pays membres de l'Union Européenne et [que] la majorité des Etats membres dispose de sa propre édition du magazine» (Royaume-Uni - également distribuée en Irlande - depuis 1985 ; Espagne depuis 1986 ; Italie depuis 1987 ; Portugal, Grèce, Suède et Allemagne depuis 1988 ; Pays Bas depuis 1989 ; Pologne et République Tchèque depuis 1994 ; Roumanie depuis 1997 ; Hongrie depuis 2001 ; Croatie depuis 2002 ; Belgique depuis 2003 ; Slovénie et Bulgarie depuis 2005 ; Danemark et Finlande depuis 2008). 22. Il souligne également l'étendue géographique de l'usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE est importé dans les pays de l'Union Européenne qui ne disposent pas de leur propre édition (à savoir « l'Autriche, Chypre, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et la Slovaquie »). 23. Enfin, Il fait également valoir l'intensité de l'usage de la marque antérieure. Il s'appuie, à cet égard, sur les chiffres de vente, par semaine, du magazine ELLE en France, (de 2015 à 2019), sur la moyenne du nombre de copies vendues, par mois, dans les autres états membres de l'Union Européenne sur la même période, sur le nombre moyen de lecteurs par mois des éditions imprimées (de 2015 à 2019), sur le nombre de visiteurs uniques des éditions digitales (pour l'année 2019) ainsi que sur le nombre de lecteurs au total (versions imprimées et digitales) pour les années 2015 à 2017 et sur le nombre de visiteurs uniques et de vues des pages du site internet www.elle.fr. Il s'appuie, en outre, sur le nombre total d'abonnés sur les réseaux sociaux. 24. Il soutient que « la valeur de la marque ELLE, dans le Monde, a été estimée à 255 millions d'euros ». 25. Enfin, il invoque des décisions des juridictions françaises et de l'EUIPO ayant reconnu la renommée de la marque antérieure. 26. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, le demandeur a fourni 42 annexes, parmi lesquelles : • Annexe 1 : page de couverture du magazine ELLE datée du 21 novembre 1945 ; • Annexe 2 : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça - 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; • Annexe 3 : Extrait du compte Instagram ELLE comportant l'indication suivante « 381 000 abonnés » ; • Annexe 4 : Extrait du compte Twitter ELLE comportant l'indication suivante « 510 000 abonnés » ; • Annexe 5 : Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues - actif depuis le 22 mai 2007 » ; • Annexe 6 : Extrait du compte Pinterest ELLE France indiquant « + de 10 M visiteurs mensuels » ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI • Annexe 7 : capture écran ACPM.fr relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état : - pour 2019, d'un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ; - pour 2018, d'un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ; - pour 2017, d'un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ; - pour 2016, d'un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ; - pour 2015, d'un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ; • Annexe n°8 : Document intitulé « Média Packs 2016 France » du magazine ELLE relatif aux chiffres de l'année 2015- comportant notamment l'indication du nombre de lecteurs de l'édition imprimée du magazine à l'année (1 883 404 - source : « ACPM ONE 2015 »), du nombre de visiteurs de la version digitale (2 907 000 « Source: MEDIAMETRIE//NetRatings December 2015 »), du nombre total de lecteurs en version digitale et imprimée ( plus de 10 millions « Source: ACPM One Global 2016 V1: ONE 2015 // MNR-PIM Médiamétrie January 2016 ») ainsi qu'un tableau comparant le nombre de lecteurs du magazine ELLE avec celui des magazines Mme Figaro, Vogue, Marie Claire, Cosmo, Glamour, BIBA et Grazia et dont il ressort que le magazine ELLE se place en seconde position (assorti de l'indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent - Sources ACPM) ; • Annexe n°9 : Document intitulé « ELLE Média Packs France » relatif aux chiffres de l'année 2016 - comportant notamment l'indication du nombre de lecteurs de l'édition imprimée du magazine à l'année (1 897 327 - « ONE 2015-2016 »), du nombre de visiteurs de la version digitale (2 320 000 « MNR, March 2017), du nombre total de lecteurs en version digitale et imprimée ( plus de 11 millions « Source: ACPM One Global 2016 V2 (connection from all devices ») ainsi qu'un tableau comparant le nombre de lecteurs du magazine ELLE avec celui des magazines Mme Figaro, Vogue, Marie Claire, Cosmo, Glamour, BIBA et Grazia et dont il ressort que le magazine ELLE se place en seconde position (assorti de l'indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent - Sources ACPM) ; • Annexe n°10 : Document intitulé « ELLE Média Packs France » relatif aux chiffres de l'année 2017 - comportant notamment l'indication du nombre de lecteurs de l'édition imprimée du magazine à l'année (2 073 779- « ACPM ONE 2016-2017 »), du nombre de visiteurs de la version digitale (2 277 000 « MNR, June 2017), du nombre total de lecteurs en version digitale et imprimée ( plus de 11 337 000 « Source: ACPM One Global 2017 V3 (connection from all devices)») ainsi qu'un tableau comparant le nombre de lecteurs du magazine ELLE avec celui des magazines Mme Figaro, Vogue, Marie Claire, Cosmo, Glamour, BIBA et Grazia et dont il ressort que le magazine ELLE se place en seconde position (assorti de l'indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent - Sources ACPM) ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI • Annexe n°11 : Document intitulé « ELLE Média Packs France » relatif aux chiffres de l'année 2017 - comportant notamment l'indication du nombre de visiteurs de la version digitale (4 148 000- source : Mediamétrie Netratings, February 2018) et du nombre de « pages vues » (68 715 000 - source : Mediamétrie Netratings, February 2018) ; • Annexes n°12 à 17 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ; • Annexe n°18 - document intitulé « les magazines de l'année 2013 » comportant l'indication « ELLE élue « meilleure marque magazine de l'année » » ; • Annexe n°19 - extrait de l'ouvrage « Droit de la Propriété Industrielle » de Joanna Schmidt-Szalewski citant ELLE comme marque « largement connue du grand public » ; • Annexe n°28 - extrait d'un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l'occasion des 70 ans du magazine ; • Annexe n°29 - extrait d'un site www.ellearoundtheworld.com comportant l'indication de la date de parution de différents magazines notamment dans l'UE ; • Annexe n°30 - Résultats d'exploitation cumulés par pays et DOM de 2015 à 2019 concernant notamment les pays suivants : Allemagne, Autriche, Grèce, Luxembourg, Pays Bas, Pologne, Portugal et Suède et établi par la société Presstalis SAS ; • Annexes n°33 et 34 - documents intitulés « Média Packs 2016 » du magazine ELLE portant sur l'année 2015 et comportant notamment l'indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les pays suivants : Danemark (28 346 copies et 107 000 lecteurs), Pays-Bas (83 220 copies et 199 000 lecteurs), Espagne (125 705 copies et 642 000 lecteurs), République Tchèque (34 915 copies et 156 700 lecteurs) Grèce (36 500 copies et 423 000 lecteurs), Pologne (52 622 copies et 246 332 lecteurs), Royaume-Uni (164 727 copies et 714 000 lecteurs), Croatie (16 000 copies et 11 156 lecteurs), Suède (59 500 copies et 179 000 lecteurs), Allemagne (160 956 copies et 620 000 lecteurs), Belgique (37 558 copies et 359 100 lecteurs), Portugal (23 377 copies et 81 000 lecteurs), Slovénie (3 450 copies et 48 137 lecteurs), Hongrie (19 718 copies et lecteurs), Finlande (25 545 copies et 65 000 lecteurs), Bulgarie (17 440 copies et 30 164 lecteurs), Roumanie (11 886 copies et 62 000 lecteurs), Italie (178 527 copies et 525 000 lecteurs) - (assorti de l'indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ; • Annexe n°35 - documents intitulés « ELLE MédiaPacks» portant sur l'année 2016 comportant notamment l'indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les pays suivants : Allemagne (130 885 copies et 690 000 lecteurs), Belgique (65 673 copies et 332 700 lecteurs), Bulgarie (16 000 copies et 24 043 lecteurs), Croatie (15 000 copies et 11 673 lecteurs), Danemark (30 500 copies et 107 000 lecteurs), Espagne (110 988 copies et 562 000 lecteurs), Finlande (20 779 copies et 423 000 lecteurs), Grèce (36 500 copies et 495 000 lecteurs), Italie (127 478 copies et 312 000 lecteurs), Pays Bas (68 801 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI copies et 207 000 lecteurs), Pologne (52 710 copies et 256 000 lecteurs), Portugal (21 704 copies et 76 000 lecteurs), République Tchèque (37 391 copies et 148 600 lecteurs), Roumanie (10 237 copies et 63 000 lecteurs), Royaume Uni (171 874 copies et 687 000 lecteurs), Slovénie (3 400 copies et 9 203 lecteurs), Suède (50 200 copies et 188 000 lecteurs) - (assorti de l'indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ; • Annexe n°36 - documents intitulés « ELLE MédiaPacks» portant sur l'année 2017 comportant notamment l'indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les pays suivants : Allemagne (119 419 copies et 740 000 lecteurs), Belgique (62 357 copies et 832 000 lecteurs), Bulgarie (10 000 copies et 23 814 lecteurs), Croatie (15 000 copies et 45 000 lecteurs), Danemark (30 500 copies et 103 000 lecteurs), Espagne (105 759 copies et 526 000 lecteurs), Finlande (21 000 copies et 52 000 lecteurs), Grèce (36 500 copies et 423 000 lecteurs), Hongrie (16 263 copies), Italie (162 227 copies et 461 000 lecteurs), Pays Bas (68 801 copies et 207 000 lecteurs), Pologne (47 402 copies et 251 000 lecteurs), Portugal (23 662 copies et 79 000 lecteurs), République Tchèque (31 002 copies et 142 600 lecteurs), Roumanie (17 000 copies et 56 000 lecteurs), Royaume Uni (171 874 copies et 687 000 lecteurs), Slovénie (3 400 copies), Suède (50 200 copies et 186 000 lecteurs) - (assorti de l'indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ; • Annexe n°37 - documents intitulés « ELLE MédiaPacks» portant sur l'année 2018 comportant notamment l'indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les pays suivants : Allemagne (119 419 copies et 740 000 lecteurs), Belgique (80 000 copies et 397 900 lecteurs), Bulgarie (23 657 copies et 23 657 lecteurs), Croatie (15 000 copies et 45 000 lecteurs), Danemark (30 500 copies et 109 000 lecteurs), Finlande (21 000 copies et 52 000 lecteurs), Grèce (36 500 copies et 423 000 lecteurs), Hongrie (16 263 copies), Italie (201 683 copies par semaine et 394 000 lecteurs par semaine), Pays Bas (58 260 copies et 177 000 lecteurs), Pologne (43 421 copies et 488 251 lecteurs), Portugal (22 419 copies et 67 000 lecteurs), République Tchèque (31 002 copies et 142 600 lecteurs), Roumanie (17 000 copies et 56 000 lecteurs), Royaume Uni (162 243 copies et 1 175 000 lecteurs), Slovénie (3 400 copies et 24 986 lecteurs), Suède (50 200 copies et 186 000 lecteurs) - (assorti de l'indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ; • Annexe n°38 - documents intitulés « International MédiaPacks 2020» portant sur l'année 2019 comportant notamment l'indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois, du nombre de lecteurs par mois et du nombre de visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions du magazine dans les pays suivants : Allemagne (112 323 copies, 610 000 lecteurs et 2 190 000 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Belgique (72 377 copies, 843 600 lecteurs et 710 368 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Bulgarie (16 000 copies et 55 795 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Croatie (9 000 copies, 9 832 lecteurs et 92 377 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Danemark (88 000 lecteurs et 58 593 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Espagne (85 625 copies, 527 000 lecteurs et 3 274 813 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Finlande (58 000 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI lecteurs et 152 112 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Grèce (36 500 copies, 227 200 lecteurs et 204 608 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Hongrie (12 214 copies et 58 272 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Italie (208 196 copies par semaine, 285 000 lecteurs par semaine et 3 700 000 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Pays Bas (70 000 copies, 195 000 lecteurs et 807 054 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Pologne (45 887 copies, 256 000 lecteurs et 1 127 109 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Portugal (18 510 copies, 57 000 lecteurs et 138 205 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), République Tchèque (26 211 copies, 132 800 lecteurs et 150 230 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Roumanie (31 049 copies, 51 000 lecteurs et 743 237 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Royaume Uni (152 756 copies, 1 150 000 lecteurs et 3 400 000 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Slovénie (3 400 copies, 13 700 lecteurs et 56 494 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Suède (27 500 copies, 172 000 lecteurs et 1 310 000 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions) - (assorti de l'indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ; • Annexe n°39 - Extrait du magazine L'Expansion de Juillet/Août 2007 - Article intitulé « les 5 secrets des grandes marques » dans lequel il est écrit « […] la voie est aussi suivie par des marques françaises auxquelles on pense moins, comme celle du magazine ELLE (valeur : 255 millions d'euros) » ; 27. Il ressort de l'ensemble des documents produits que la marque de l'Union Européenne antérieure jouit d'une grande renommée, principalement en France mais également dans d'autres pays de l'Union européenne, en relation avec des « périodiques ». 28. En effet, les pièces produites permettent de caractériser la forte renommée de la marque antérieure ELLE n° n°003 475 365, compte tenu des indications qu'elles donnent quant à : - la durée de son usage en raison de sa longévité particulièrement importante, notamment en France où sa première édition est datée du 21 novembre 1945 (Annexes 1 et 28), mais également dans d'autres Etats membres de l'Union Européenne comme le Royaume Uni (1985), l'Espagne (1986) la Suède, l'Allemagne, la Grèce et le Portugal (1988) ou encore les Pays bas (1989) (Annexe n°29) ; - l'étendue géographique de son usage, en raison de la commercialisation d'éditions nationales en France ainsi que dans la plupart des Etats membres de l'Union Européenne, de sa diffusion dans les autres états membres de l'UE (Annexe n°7 à 11 ; 29 et 30 et 33 à 38) mais également de sa présence à travers le monde (Annexe n°38) ; - l'intensité de son usage en raison des volumes de vente, du nombre de lecteurs en France et dans d'autres états de l'Union Européenne et notamment en Allemagne, en Italie, au Royaume Uni - (Annexes n° 7 à 11 et 33 à 38), de son positionnement sur le marché français au regard de magazines ayant le même profil de lecteurs - à savoir Mme Figaro, Vogue, Marie Claire, Cosmo, Glamour, BIBA et Grazia (Annexe n°8 à 11) Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI ou encore du nombre d'abonnés aux pages et aux comptes des principaux réseaux sociaux (Annexes n°2 à 6). Les pièces produites témoignent également : - de sa valorisation à 255 millions d'euros telle qu'elle ressort du mensuel L'Expansion de juillet/août 2007 (Annexe n°39) ; - de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meilleure marque magazine de l'année 2013 » (Annexe n°18) ou encore de l'ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°28) ; - et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l'ouvrage « Droit de la Propriété Industrielle » de Joanna Schmidt-Szalewski (Annexe n°19). 29. Ainsi, la marque de l'Union Européenne antérieure ELLE n°003 475 365, doit être considérée comme ayant acquis une renommée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et particulièrement en France, pour les « périodiques ». b. Sur la comparaison des signes en cause 30. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 31. La marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : 32. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. L'impression d'ensemble produite par les signes 33. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'un terme dans une présentation particulière, d'éléments graphiques ainsi que de couleurs, et que la marque antérieure est composée d'un seul terme, présenté dans une calligraphie particulière. 34. Visuellement, les signes ont en commun un élément verbal proche constitué des lettres EL placées, dans le même ordre, suivant le même rang et formant la séquence d'attaque commune EL, présenté dans une police de caractères des plus proche. La première lettre E du signe contesté est inversée mais demeure néanmoins immédiatement identifiable et parfaitement lisible. 35. Phonétiquement, les signes se prononcent de manière strictement identique (à savoir [elle]). 36. Intellectuellement, pour un consommateur qui prendrait connaissance de la marque contestée seulement phonétiquement, celle-ci est susceptible de présenter la même évocation que la marque antérieure à savoir la désignation du pronom personnel féminin de la 3ème personne du singulier, du fait de son identité phonétique avec celle-ci. 37. Enfin, si les signes diffèrent dans leur ensemble par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (paragraphes 39 à 41). 38. Les signes en cause présentent ainsi une identité phonétique, des similitudes visuelles et, dans une moindre mesure, des similitudes conceptuelles. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Les éléments distinctifs et dominants des signes 39. Au sein de la marque contestée, l'élément verbal « EL», distinctif au regard des produits en cause, présente en outre un caractère dominant, dès lors que la présence d'un cadre gris et d'une bande de couleur rouge horizontale en second plan, n'est pas de nature à en altérer la lisibilité et son caractère immédiatement perceptible, et en ce qu'il constitue le seul élément par lequel la marque contestée marque contestée peut être lue et prononcée. 40. Au sein de la marque antérieure, le terme ELLE constitue également le seul élément par lequel la marque sera lue et prononcée. 41. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d'ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public 42. Il est constant que pour déterminer si l'utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il convient d'analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s'établira dans l'esprit du public concerné. 43. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. 44. En l'espèce, il ressort des paragraphes 30 à 41 que les signes en présence ont des ressemblances d'ensemble, et notamment une stricte identité phonétique et des similitudes visuelles. 45. Par ailleurs, la demande en nullité fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque de l'Union Européenne antérieure ELLE n°003 475 365 porte sur tous les produits visés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements». 46. Comme il l'a été précédemment établi (paragraphes 19 à 29), la marque antérieure bénéficie d'une grande renommée pour les « périodiques ». 47. Le demandeur relève à ce titre que « la marque antérieure dispose […] d'une renommée pour un magazine féminin dédié à la mode et aux accessoires de mode ». 48. Il ressort, en effet, nettement des pièces transmises par le demandeur que le magazine ELLE est essentiellement destiné à un public féminin (annexes 8 à 11- selon lesquelles le public féminin Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI représente 84% des lecteurs ») et aborde des sujets variés parmi lesquels celui de la mode et de l'habillement. Ainsi, les pages du magazine ELLE sur les réseaux sociaux comportent, au premier plan, le hashtag « mode » (Annexes n°3, 4 et 6). En outre, les thèmes qui y sont abordés traitent très régulièrement de la mode en général (notamment à titre d'illustration « mode durable et désirable - notre dressing idéal », « spécial mode - 100 looks pour un style fou » (Annexes 12 respectivement pages 2 et 9) ou des vêtements en particulier ( également à titre d'illustration « spécial jean - relaxe, stylé, sexy - le denim fait le printemps », « Style - maxi, sexy, fleuries - les robes qui feront la saison », « quelle allure, quelles chaussures ? » , « spécial chaussures - rock, chics, sexy, cool, 40 modèles qui réveillent votre style » (annexe 12 respectivement pages 3, 13 et 27 et annexe n°13 page 8). 49. Dès lors, si les « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » de la marque contestée n'appartiennent pas au même secteur de marché que les « périodiques » de la marque antérieure, ils relèvent néanmoins du secteur de la mode et de l'habillement, qui sont des thèmes régulièrement abordés dans le magazine ELLE et dont les articles qui y sont consacrés ont à l'évidence participé à la renommée de cette marque. 50. Par conséquent, compte tenu des similitudes entre les signes, et notamment de leur identité phonétique, de la nature des produits en cause et de la très grande renommée de la marque antérieure pour un périodique ayant pour thème récurrent les produits de la marque contestée, les consommateurs concernés seront susceptibles de faire un lien avec la marque antérieure lorsqu'ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits précités. d. Sur la démonstration de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure 51. L'existence d'un lien entre les marques, tel que retenu au paragraphe 50, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008). 52. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s'appliquer. 53. En l'espèce, le demandeur soutient que l'« usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ». 54. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 55. A cet égard, le demandeur fait valoir que «la marque ELLE est aujourd'hui liée, dans l'esprit des consommateurs, à l'image d'une femme active, moderne, à la page et en adéquation avec son temps, qui porte une attention particulière à son image, et pour laquelle la mode et la beauté sont importants ». Il en déduit que l'usage de la marque contestée pour des vêtements tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. 56. L'image positive de la marque ELLE telle que décrite par le demandeur ressort des pièces produites. Ainsi, les articles et les thèmes abordés dans le magazine reflètent l'image d'un magazine destiné à un public féminin soucieux de son apparence, des tendances du moment, de la mode, de sa santé et des sujets de société. Il ressort, en outre, des pages de couverture, l'image de femmes actives et modernes, symbole de réussite et d'indépendance (Annexes n°12 à 17). Il ressort, en outre, de l'ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » que ces valeurs sont portées par le magazine depuis sa création (« nos icône, mode, beauté, culture, société, monde, vie privée…redécouvrez les pages les plus emblématiques du magazine ELLE de 1945 à nos jours » - Annexe n°28). 57. Ainsi, le magazine ELLE bénéficie d'une image positive, fortement ancrée dans l'esprit du consommateur compte tenu de la durée et de l'intensité de l'usage de cette marque. 58. Par conséquent, en raison de la très forte renommée de la marque antérieure pour des périodiques dans le domaine de la mode et de l'habillement dont relèvent les produits en cause, des similitudes entre les signes, et notamment de leur identité phonétique, et de l'image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s'appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en cause projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée. 59. Dès lors, ce transfert de l'image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d'investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image. 60. Par conséquent, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure. e. Sur l'usage sans juste motif de la marque contestée 61. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif. 62. En l'espèce, en l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée à la présente demande en nullité et en l'absence de toute indication contraire, il convient de considérer que le titulaire n'a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI f. Conclusion 63. En conséquence, sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure n°003 475 365, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour les produits visés à l'enregistrement. 2. Sur le fondement de l'existence d'un risque de confusion entre la marque de l'Union Européenne ELLE n°003 566 734 et la marque contestée 64. En l'espèce, la demande en nullité de la marque complexe française EL n° 18 4 505 426 est également fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque de l'Union Européenne antérieure ELLE n° 003 566 734. 65. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. 66. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 67. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 68. En l'espèce, la demande en nullité fondée sur la marque antérieure n° 003 566 734 est formée à l'encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements». 69. La marque antérieure n° 003 566 734 invoquée par le demandeur a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements en général». 70. Les produits de la marque contestée sont, pour certains identiques et pour d'autres similaires à un degré élevé aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'a pas été contesté par le titulaire de la marque contestée Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI b. Sur les signes 71. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. 72. La marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 73. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 74. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. 75. Le signe invoqué par le demandeur sur le fondement de l'existence d'un risque de confusion étant le même que celui invoqué sur le fondement de l'atteinte à la renommée, il est renvoyé aux paragraphes 30 à 41 pour l'analyse de la comparaison des signes. 76. Il y a donc lieu de relever que les signes en cause présentent une identité phonétique, des similitudes visuelles et, dans une moindre mesure, des similitudes conceptuelles et que leurs ressemblances d'ensemble sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 77. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 78. En l'espèce, il n'est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d'une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits de la classe 25 s'adressant au grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure 79. Par ailleurs, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 80. A cet égard, le demandeur soutient qu'« au regard de la durée de l'usage de la marque ELLE, des ventes de ce magazine, de sa présence sur les réseaux sociaux et de son rang parmi les meilleurs magazines féminin dans le domaine de la mode, la marque ELLE doit être considérée comme disposant d'un caractère distinctif important, renforçant ainsi le risque de confusion ». 81. Le demandeur s'appuie, à ce titre, sur les pièces suivantes (d'ores et déjà analysées aux paragraphes 19 à 29) : • Annexe 1 : page de couverture du magazine ELLE datée du 21 novembre 1945 ; • Annexes 2 à 6 : pages et comptes relatifs au magazine ELLE sur les réseaux sociaux ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI • Annexe 7 : capture écran ACPM.fr relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France entre 2015 et 2019 ; • Annexe n°8 à 11 : Documents Mediapacks 2016, 2017, 2018 et 2019 du magazine ELLE en France, relatifs à la vente et à la diffusion du magazine pour les années 2015- 2018 ; • Annexes n°12 à 17 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ; • Annexe n°18 - document intitulé « les magazines de l'année 2013 » comportant l'indication « ELLE élue « meilleure marque magazine de l'année » ; • Annexe n°19 - extrait de l'ouvrage « Droit de la Propriété Industrielle » de Joanna Schmidt-Szalewski citant ELLE comme marque « largement connue du grand public » ; • Annexe n°20 à 26 : Décisions de la jurisprudence française et de l'Union Européenne. 82. Toutefois, l'ensemble des documents produits témoignent de la renommée de la marque ELLE pour désigner des périodiques. Or, s'il est incontestable que la mode en constitue l'un des thèmes principaux, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la marque antérieure n° 003 566 734 serait connue par une partie significative du public concerné pour désigner les produits pour lesquels elle est invoquée et enregistrée, à savoir les « Vêtements en général ». 83. Ainsi, les documents fournis ne permettant pas de reconnaître une connaissance accrue de la marque antérieure pour les produits invoqués à l'appui de la présente demande en nullité, l'appréciation du risque de confusion sera établi sur son caractère distinctif intrinsèque. 84. Ce caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée du pronom personnel ELLE dans une calligraphie particulière n'est pas discuté et sera considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 85. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 86. En l'espèce, en raison de l'identité et de la forte similarité entre les produits en cause, de la similarité entre les signes et notamment de leur identité phonétique, il existe un risque de confusion entre les marques en présence dans l'esprit du public pertinent. 87. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 003 566 734, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL20-0037 est justifiée. Article 2 : La marque n°18/4505426 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI