INPI, 25 mai 2021, OP 20-4195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E OPP 20-4195 25/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur B Z a déposé le 18 août 2020, la demande d'enregistrement n° 4 675 127 portant sur le signe verbal SIFIT. Le 6 novembre 2020, la société SIFI SPA (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant la France portant sur le signe complexe SIFI, déposée le 12 septembre 2007, enregistrée sous le n° 951183 et régulièrement renouvelée. Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au Registre national des marques. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons ; Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En outre, en n'établissant pas de liens entre les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d'enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à cette dernière pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'une dénomination et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination adoptant une présentation particulière, d'éléments figuratifs ainsi que de couleurs. Visuellement, les dénominations SIFIT du signe contesté et SIFI de la marque antérieure sont de longueur proche (respectivement cinq et quatre lettres) et comprennent quatre lettres en commun (S, I, F et I) placées en attaque, dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations possèdent le même rythme dissyllabique ainsi qu'une sonorité d'attaque identique [si] suivie d'une seconde syllabe aux sonorités proches [fit] / [fi]. Elles diffèrent par la présence de la lettre finale T dans le signe contesté. Toutefois, la seule présence de cette lettre, positionnée en fin de signe et de faible impact phonétique, n'est pas de nature à supplanter les similarités précédement évoquées. En outre, les signes se distinguent par la présence d'une présentation particulière, d'éléments figuratifs ainsi que de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces différences n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme SIFI, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes en cause. En conséquence, le signe contesté SIFIT est similaire à la marque complexe antérieure SIFI. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque la prise en compte de l'interdépendance des facteurs dans l'appréciation du risque de confusion. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SIFIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.