INPI, 14 janvier 2019, 2018-3227

Le 14/01/2019 OPP 18-3227 / CCH DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur GUERIN M a déposé, le 10 mai 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 452 349 portant sur le signe complexe BO BO.BOULES PARIS. Le 31 juillet 2018, la société FDG GROUP (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l'Union européenne BO… PARIS, déposée le 26 mars 2014 et enregistrée sous le numéro 12728036, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre le 27 mai 2016 sous le n° 010980087. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société FDG GROUP fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 4 août 2018, sous le n° 18-3227. Cette notification lui impartissait un délai au 17 octobre 2018 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sellerie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; Sacs d'écoliers; Nécessaires de voyage; Petits porte-monnaie; Petits sacs à dos; Pochettes; Trousses à maquillage; Trousses à maquillage vendues vides; Trousses de toilette; Trousses de toilette vendues vides; Trousses de voyage [maroquinerie] ». CONSIDERANT que les « Cuir ; malles et valises ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « parapluies et parasols ; sellerie » de la demande d'enregistrement contesté qui désignent des objets portatifs destinés à se protéger de la pluie et du soleil ainsi qu'un ensemble de selles et harnais destinés à l'équipement des chevaux ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « cuir et imitations du cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits vanity cases ; petits porte-monnaie » de la marque antérieure invoquée lesquels désignent des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées préparées à partir de la peau d'un animal, destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers, des mallettes de voyage rigides destinées à contenir divers produits et accessoires de toilette et des contenants dont la fonction est de placer, ranger et transporter de l'argent. Qu'ils n'ont donc pas la même nature, fonction et destination ; que répondant à des besoins distincts, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas produits par les mêmes fabricants ; Que la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris citée par la société opposante qui a retenu que « les produits « parapluies, parasols et cannes » sont complémentaires aux vêtements et produits de maroquinerie en ce qu'ils sont susceptibles d'être vendus dans les mêmes enseignes » ne saurait suffire à caractériser un risque de confusion sur l'origine de ces produits dès lors que la réalité de cette pratique n'est pas démontrée en l'espèce par la société opposante ; Que la seule citation d'une décision judiciaire ne saurait apporter la preuve de cette pratique, la société opposante ne pouvant se dispenser d'apporter des éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique et ainsi permettre au déposant d'y répondre utilement ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, en partie, identiques et similaires avec les produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BO… PARIS, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d'éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux et d'éléments figuratifs ; Qu'ils ont en commun la séquence BO dont la lettre O inclinée écrite en lettres blanches, le tout dans une figure géométrique de fond noir ; qu'ils ont également en commun le terme PARIS ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme BOULES au sein du signe contesté, par les inclinaisons de la lettre O (lettre vers la droite pour le signe contesté et vers la gauche pour la marque antérieure), par les figures géométriques (cercle pour le signe contesté, rectangle pour la marque antérieure) ainsi que par la présence d'un point dans le signe contesté et de trois dans la marque antérieure. CONSIDERANT qu'appliqué aux produits suivants de la demande d'enregistrement reconnus identiques et similaires à ceux invoqués par la marque antérieure : « Cuir ; malles et valises ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] » le terme BOULES du signe contesté apparait distinctif ; qu'en effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme BOULES ne saurait indiquer une caractéristique des produits précités, ces produits ne pouvant être destinés à la pratique du jeu de boules ; Que la seule présence d'éléments identiques et proches, à savoir BO avec le O incliné vers la droite pour le signe contesté et BO avec le O incliné vers la gauche pour la marque antérieure ainsi que le terme PARIS ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, les deux signes diffèrent notamment par la présence du terme BOULES au sein du signe contesté dont il résulte des différences prépondérantes de structure et de longueur (quatre éléments verbaux comptabilisant quinze lettres pour le signe contesté, deux éléments verbaux comptabilisant sept lettres pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) ; qu'à cet égard, quand bien même le terme BO, présent deux fois dans le signe contesté, ne serait pas répété, il n'en demeure pas moins que la présence du terme BOULES entraine des différences de rythme et de prononciation nettement perceptibles ; Qu'intellectuellement, le signe contesté est susceptible d'évoquer une sphère pleine, de matière quelconque en raison de la présence du terme BOULES et de la présence d'un cercle entourant le terme BO, évocation absente de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le fait que les ressemblances entre les signes soient situées en attaque et en position finale et que le terme BO figure deux fois dans le signe contesté ne permet pas de contrebalancer les fortes différences d'ensemble telles que précédemment démontrées ; Qu'enfin, la présence commune du terme PARIS ne saurait suffire à créer un risque de confusion, ce terme étant descriptif des produits en cause, produits fabriqués en France ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure au regard des produits suivants : « Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sellerie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ». CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des produits suivants : « sacs » de la demande d'enregistrement, le terme BOULES du signe contesté sera perçu par le consommateur comme indiquant le fait que les sacs en question permettent de ranger des boules ; qu'il présente ainsi un caractère faiblement distinctif au regard des produits visés ; Qu'en conséquence au sein du signe contesté, la séquence BO apparait dominante et retiendra davantage l'attention du consommateur ; Que les éléments graphiques/figuratifs présents dans le signe contesté et la marque antérieure sont sans incidence sur le caractère immédiatement perceptible de la séquence BO au regard des produits précités ; qu'ils ne sauraient dès lors écarter le risque de confusion des deux signes dans l'esprit du public ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes en présence pour les produits précités de la demande d'enregistrement ; CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe BO BO.BOULES PARIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée BO… PARIS au regard des « sacs » de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT en conséquence, le signe complexe BO BO.BOULES PARIS ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits suivants « sacs » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure BO… PARIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « sacs ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Cécile C, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle