INPI, 30 avril 2010, 09-4080

09-4080/PAB Projet de décision devenu définitif le 30 avril 2010. PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LES MACARONS DE CAROLINE (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), a déposé, le 28 août 2009, la demande d'enregistrement n° 093672822, portant sur le signe complexe MACARONS MMMMMM… . Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». Le 1er décembre 2009, la société GROUPE AUCHAN (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe MMM !, déposée le 20 avril 2005 et enregistrée sous le numéro 053354408. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; légumes conservés, séchés et cuits ; conserves de viande, de poisson, de légumes ; oeufs, beurre, fromages ; pommes chips. Café, thé, cacao, chocolat ; succédanés du café ; boissons à base de café, thé, cacao, chocolat ; sucre ; riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries ; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; ketchup ; mayonnaises ; assaisonnements ; épices ; glace à rafraîchir ; plats cuisinés à base des produits précités ». Le 7 décembre 2009, l'opposition a été notifiée à la société déposante et celle-ci a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi qu'à celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; légumes conservés, séchés et cuits ; conserves de viande, de poisson, de légumes ; oeufs, beurre, fromages ; pommes chips. Café, thé, cacao, chocolat ; succédanés du café ; boissons à base de café, thé, cacao, chocolat ; sucre ; riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries ; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; ketchup ; mayonnaises ; assaisonnements ; épices ; glace à rafraîchir ; plats cuisinés à base des produits précités ». CONSIDERANT que les « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de la société déposante relative aux caractéristiques différentes des produits tels que commercialisés et à leurs clientèles respectives ; qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MACARONS MMMMMM… , reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MMM !, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux présentés selon deux typographies distinctes et comporte des couleurs, alors que la marque antérieure comporte un élément verbal suivi d'un point d'exclamation, le tout présenté en blanc sur fond noir. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun une onomatopée composée de la succession de lettres M, distinctive au regard des produits concernés ; Que la différence tenant au nombre des lettres M qui composent ces onomatopées (six dans le signe contesté, trois dans la marque antérieure) n'est pas de nature à éviter un risque de confusion entre les deux signes en présence ; Qu'intellectuellement, ces éléments verbaux évoquent le contentement, la satisfaction ; Qu'à cet égard, il n'est pas établi que cette onomatopée soit si fréquemment utilisée qu'elle ait perdu son caractère distinctif au regard des produits en cause, la simple mention par la société déposante de l'existence de 57 marques comportant cet élément n'étant pas de nature à en démontrer la banalité dès lors qu'aucune indication n'est donnée quant à leur titulaire, date de dépôt et produits revendiqués ; Qu'en outre, les marques diffèrent par la typographie, les signes de ponctuation et les couleurs utilisées ainsi que par la présence des éléments verbaux MACARONS et FABRICATION ARTISANALE au sein du signe contesté ; Que toutefois, ces éléments revêtent un caractère accessoire au sein des signes, les dénominations MMMMMM et MMM présentant un caractère dominant ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, la séquence MMM apparaît dominante en ce qu'elle en constitue le seul élément verbal par lequel elle sera lue et communiquée oralement ; Qu'au sein du signe contesté, la dénomination MMMMMM apparaît essentielle en ce que la dénomination MACARONS est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits concernés, dès lors qu'elle constitue la désignation nécessaire de produits de pâtisserie ; qu'à cet égard, la présentation en lettres de grande taille de la séquence CARO au sein du terme MACARONS ne fait pas obstacle à la lecture immédiate de ce dernier ; Que l'ensemble verbal FABRICATION ARTISANALE, qui constitue une mention d'étiquetage, n'altère pas le caractère dominant de la dénomination MMMMMM ; Qu'il en va de même des éléments figuratifs, qui n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de cette dénomination. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant aux motivations ayant conduit au dépôt du signe contesté, ainsi que les considérations relatives aux contexte concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises du secteur considéré ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen s'effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d'utilisation. CONSIDERANT ainsi que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont il peut apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté MACARONS MMMMMM… ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MMM !.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 09-4080 est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement n° 093672822 est reje tée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe