INPI, 30 mai 2017, 2016-5071

OPP 16-5071 / CEF Le 30/05/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NINGBO JUNQIAOHANG AUTO PARTS CO., LTD. est titulaire de l'enregistrement international n° 1 312 287 du 1er juin 2016 portant sur le signe complexe MS-MARSHAL et désignant la France. Le 6 décembre 2016, la société VALEO SERVICE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale MARCHAL déposée le 17 novembre 2014 et enregistrée sous le n° 4 134 326. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 20 décembre 2016 sous le n° 16-5071 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et, le cas échéant, se faire représenter, dans le même délai, par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; bougies d'allumage pour groupes moteurs à combustion interne; carburateurs; paliers [parties de machines]; arbres à cames pour moteurs d'automobiles; filtres à huile; vilebrequins pour moteurs d'automobiles; démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; dynamos; segments de pistons" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : Machines-outils ; moteurs ; accouplements et courroies de transmission ; transmissions ; coupleurs ; convertisseurs de couples ; embrayages ; volants d'inertie ; volants amortisseurs ; ralentisseurs et freins de toutes natures, leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle, notamment mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, électrostatiques, électromagnétiques ; alternateurs ; démarreurs ; dynamos ; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ; bougies d'allumage ; bougies de chauffage pour moteur diesel ; garnitures de friction et garnitures antifriction ; garnitures de frein ; mâchoires de freins, plaquettes et segments de freins, disques de freins ; filtres (partie de moteur) ; électro-aimants, notamment de portage ; balais de charbon, notamment pour alternateurs, moteurs électriques ou dynamos pour machines ; ventilateurs pour moteurs ; actionneurs hydrauliques de commandes d'embrayages ; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres ; dispositifs de commandes hydrauliques ou pneumatiques pour appareils de chauffage, de réfrigération, d'aération, de ventilation, de conditionnement, de climatisation, de désembuage pour véhicules ; turbines autres que pour véhicules terrestres ; commandes hydrauliques ou pneumatiques d'embrayages hydrauliques ; dispositifs de commande hydrauliques ou pneumatiques pour moteurs ; transmissions ; embrayages ; mécanismes d'embrayages ; disques de friction ; butées de débrayage ; commandes d'embrayages hydrauliques ; commandes électriques d'embrayages ; actionneurs électroniques ; hydrauliques de commandes d'embrayages ; coupleurs ; convertisseurs de couple pour véhicules ; générateurs électriques ; alternateurs ; moteurs pour l'aéronautique ; moteurs à air comprimé ; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs ; filtres à huile, à essence ; pistons d'amortisseurs (parties de machines) ; dispositifs antipollution pour moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; clapets de machines ; câbles de commande de machines ou de moteurs ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs ; commandes hydrauliques pour machines et moteurs ; commandes pneumatiques pour machines et moteurs ; convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne ; courroies de ventilateurs pour moteurs ; courroies pour moteurs ; crics ; culasses de moteurs ; cylindres de moteurs ; pistons de cylindres ; démarreurs pour moteurs ; pots d'échappement pour moteurs ; injecteurs pour moteurs ; joints (parties de moteurs) ; appareils de lavage ; installations de lavage pour véhicules ; pistons (parties de machines ou de moteurs) ; pompes à air (installations de garage) ; soupapes de pression (parties de machines) ; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ; soupapes (parties de machines) ; échangeurs thermiques (parties de machines) ; turbocompresseurs ; ventilateurs pour moteurs". CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MARCHAL. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux- ci ont en commun un terme visuellement très proche et phonétiquement identique (MARSHAL / MARCHAL) ; Qu'ils diffèrent par la présence dans le signe contesté, des lettres MS et d'une présentation particulière ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les termes MARSHAL du signe contesté et MARCHAL, constitutif de la marque antérieure, présentent un caractère distinctif à l'égard des produits en cause, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'au sein du signe contesté, le terme MARSHAL apparaît comme l'élément dominant du signe ; qu'en effet, les éléments qui le précèdent, consistant seulement en deux lettres, ne sont pas de nature à altérer son individualité ni à modifier sa perception ; que ces lettres MS stylisées sont sans signification et apparaissent peu aptes à retenir l'attention du consommateur dans la mesure où elles peuvent être perçues comme venant rappeler la première lettre M et la quatrième lettre S de la dénomination MARSHAL et ainsi l'introduire et la mettre en exergue ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté MS-MARSHAL ne peut pas bénéficier d'une protection en France comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française verbale MARCHAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international est refusée. Cécile FONTAINE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C Responsable de pôle