INPI, 20 juillet 2006, 06-0550

OPP 06-0550 / DVE Devenu définitif le 20 juillet 2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LA TRIBUNE SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 novembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 392 122 portant sur le signe complexe CAFE LE FIGARO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : "Télécommunications" (classe 38). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/51 NL du 23 décembre 2005. Le 23 février 2006, la SOCIETE DU FIGARO (société anonyme), représentée par Madame Claire WEYL, avocat du cabinet BAKER & McKENZIE justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FIGARO déposée le 28 février 1997 et enregistrée sous le n°97 666 372 . Cet enregistrement porte sur les services suivants : "Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépêches, messagerie électronique, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur" (classe 38). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les services précités, a été notifiée le 13 mars 2006 à la société déposante, sous le numéro 06-550. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 11 mai 2006, la société LA TRIBUNE SARL, représentée par Monsieur Jean-Marc BOCCARA, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante par l'Institut, le 23 mai 2006. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La SOCIETE DU FIGARO fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou à tout le moins, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les services de "Télécommunications", qui se retrouvent à l'identiques dans le libellé des deux marques en cause. Sont identiques, où à tout le moins, similaires, les services de "Télécommunications" de la demande d'enregistrement contestée et les services de "Communications par terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépêches, messagerie électronique, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur" de la marque antérieure, par leur nature, fonction et destination identiques. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes en cause, résultant de la présence commune du terme distinctif et dominant FIGARO. La société opposante relève que la similitude des signes est renforcée par l'identité et la grande similarité des services en cause ainsi que par la grande notoriété dont jouit la marque antérieure en France. Elle ajoute également que le dépôt contesté s'inscrit dans une série de dépôts récents portant atteinte aux marques de certaines sociétés de presse, effectués par le même déposant. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LA TRIBUNE SARL conteste la comparaison des signes en ce que notamment : - il existe de grandes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause ; le signe contesté constitue un tout indivisible ayant une signification propre ; - le terme FIGARO est générique et usuel en ce qu'il fait référence au personnage célèbre de Beaumarchais, se retrouve dans le dictionnaire et en ce qu'il apparaît très largement utilisé dans le domaine des cafés-restaurants. A l'appui de son argumentation, la société déposant fournit copie d'une recherche Internet. - la marque antérieure est une marque faible.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Télécommunications" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : "Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépêches, messagerie électronique, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ". CONSIDERANT que les services de "Télécommunications" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CAFE LE FIGARO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FIGARO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun la dénomination FIGARO parfaitement distinctive au regard des services en cause ; Qu'en effet, il importe peu, contrairement aux allégations de la société déposante, que la dénomination FIGARO appartienne au domaine public en ce qu'elle fait référence au personnage célèbre de Beaumarchais ou qu'elle figure dans le dictionnaire en tant que nom commun, dès lors qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, puisqu'elle n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni ne peut servir à désigner une caractéristique de ces derniers ; Qu'en outre, la fourniture par la société déposante d'un listing de quatre vingt cinq marques reprenant la dénomination FIGARO sans autre indication quant à leur portée et date de dépôt, dont trente six appartiennent à la société opposante, n'est pas suffisante pour démontrer que cette dénomination est usuelle dans le domaine des produits et services en présence ; Que de même, l'existence de quelques restaurants utilisant la dénomination FIGARO et dont la plupart ne sont pas situés en France ne saurait suffire à démontrer le caractère usuel de cette dénomination sur le territoire français ; Que cette dénomination FIGARO, constitutive de la marque antérieure, apparaît également dominante au sein du signe contesté, en ce qu'elle est précédée du terme CAFE et de l'article défini LE avec lesquels elle ne forme pas, contrairement aux allégations de la société déposante, un ensemble ayant une signification propre ou dans lequel elle ne serait plus perceptible ; Qu'en effet, le terme CAFE apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu'il apparaît d'usage courant dans les pratiques commerciales pour désigner un établissement et met, au contraire, en évidence les éléments verbaux LE FIGARO et par là même la dénomination FIGARO qui constitue la désignation de cet établissement ; Qu'en outre, la présence dans le signe contesté d'éléments figuratifs n'altère pas davantage le caractère immédiatement perceptible de la dénomination FIGARO ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble voisine, les signes en cause étant dominés par le même élément FIGARO, et le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une affiliation entre les deux marques en cause ; Qu'enfin, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées par la société déposante et tenant à la présence du terme CAFE LE et d'éléments figuratifs dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, celui-ci résultant en l'espèce de la présence commune de la dénomination distinctive et essentielle FIGARO ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société déposante concernant les différences de calligraphies entre les signes exploités, la marque antérieure étant exploitée sous une nouvelle formule avec un nouveau logo depuis le 3 octobre 2005 ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Qu'enfin, sont sans incidence les décisions judiciaires relevées par la sociétés déposante rendues dans des cas d'espèce différents. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe complexe contesté CAFE LE FIGARO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal FIGARO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-0550 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Télécommunications". Article 2 : La demande d'enregistrement n°05 3 392 122 est partiellement rejetée, pour lesservices précités. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe