Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013, 2012/16014

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 23 MAI 2013 Pôle 1 - Chambre 2 (n° 348 , 8 pages) Numéro d'inscription au réperto ire général : 12/16014 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/55804 APPELANTES SA SANOFI agissant poursuites et diligences de son représentant légal inscrite au RCS PARIS 395.O3O.844 [...] 75008 PARIS SNC SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB agissant poursuites et diligences de son représentant légal inscrite au RCS PARIS 408.017.929 [...] 75014 PARIS SA SANOFI AVENTIS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal inscrite au RCS PARIS 4O3.335.9O4 1/13 Bld Romain Rolland 75014 PARIS Représentées par la SCP FISSELIER (Me Alain F avocat au barreau de PARIS, toque : L0044) Assistée de Me Pierre VERONet de Me Isabelle R de la SCP SCP D'AVOCATS VERON & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0024) INTIMEE SAS MYLAN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] 69800 SAINT PRIEST Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne G avocat au barreau de PARIS, toque : K0111) Assistée de Me Denis S de la SELARL HIRSCH et Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : W03) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère Mme Maryse LESAULT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET

: - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier. La société Sanofi SA est titulaire du certificat complémentaire de protection n° 99 C 0001 qui protège un médicament c ontre l'hypertension artérielle associant les principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide commercialisé en France sous la dénomination CoAprovel. La société Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC est licenciée exclusive du dit CCP et titulaire des AMM pour la spécialité CoAprovel. La société Sanofi Aventis France SA, filiale de la société Sanofi, commercialise en France la spécialité CoAprovel. Le 20 mars 1991, la société Sanofi (première du nom) a déposé, sous priorités françaises des 20 mars et 8 août 1990, une demande de brevet européen n° 91400745 qui a été délivré so us le n° 0 454 511 le 17 juin 1998. Ce brevet intitulé «'Dérivés hétérocycliques N-substitués, leur préparation, les compositions pharmaceutiques en contenant'» porte sur les composés qui antagonisent l'action de l'hormone angiotensine II, puissant vasoconstricteur, sur les récepteurs. Ces dérivés, appartenant à la famille des sartans, empêchent notamment l'augmentation de la pression sanguine produite par l'interaction hormone-récepteur. La description mentionne que ces procédés sont utiles dans le traitement d'affections cardio-vasculaires comme l'hypertension. La revendication n°1 de ce brevet enseigne la formu le générale d'un composé et de ses sels. La revendication n° 7 porte sur un «'composé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est le n-butyl-2 spirocyclopentane-4 ((tétrazolyl-5)-2' biphényl-4-yl) méthyl)-1imidazoline-2 one-5 ou l'un de ses sels avec des acides ou des bases'» et divulgue la dénomination chimique de l'irbésartan. La revendication n° 20 de la partie française du br evet est rédigée comme suit': «' Composition pharmaceutique contenant un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 en association avec un diurétique'». Le brevet européen n° 0 454 511 a expiré en mars 20 11. Il a servi de base à deux certificats complémentaires de protection (ci-après désigné CPP) visant à prolonger la durée de protection de la société Sanofi à savoir': -le CCP n° 98 C 0024 La société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC a obtenu en août 1997 l'autorisation de mettre sur le marché l'irbésartan à titre de médicament pour le traitement de l'hypertension artérielle essentielle commercialisé en France sous la dénomination Aprovel. Ce produit est protégé notamment par la revendication 7 du brevet. Le 4 mai 2000, a été délivré à la société Sanofi un CPP qui a expiré le 15 août 2012. -le CCP n° 99 C0001 Le 15 octobre 1998, la société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC a obtenu l'autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98/086/001 portant la fabrication et la com mercialisation de la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide (HCTZ) (150mg/12,5mg'; comprimés, plaquettes thermoformées de 28 comprimés) sous la dénomination CoAprovel pour le traitement de l'hypertension essentielle insuffisamment contrôlée par un des principes actifs seul. Elle a également obtenu à la même date d'autres autorisations pour les mêmes spécialités combinées dans un dosage et avec un nombre de comprimés différents. Ce CCP maintenu en vigueur par le paiement des annuités expirera le 15 octobre 2013. Le contexte judiciaire national A l'expiration du CCP n° 98 C 0024 portant sur l'Ap rovel, des sociétés pharmaceutiques ont décidé non seulement de commercialiser son générique mais aussi celui protégé par le CCP n° 99 C 0001 visant le CoAprovel. Les 25 et 26 juillet 2012, les sociétés Sanofi ont assigné en interdiction provisoire les sociétés Sandoz, Mylan et Arrow Génériques au vu de l'atteinte imminente caractérisée par la proche commercialisation d'un générique de la spécialité CoAprovel. Par ordonnances du 10 août 2012, le juge des référés a rejeté les demandes d'interdiction provisoire formée à l'encontre des sociétés Sandoz, Mylan et Arrow Génériques. Les sociétés Sanofi ont relevé appel le 29 août 2012 de ces décisions. La société Teva Santé ayant obtenu le 2 août 2012 la fixation d'un prix pour des génériques de la spécialité CoAprovel dans leurs différents dosages, les sociétés Sanofi l'ont assignée le 8 août 2012 en interdiction provisoire. Par ordonnance du 3 octobre 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d'interdiction provisoire ainsi qu'aux autres mesures provisoires sollicitées. La société Teva Santé a relevé appel de cette décision. Parallèlement, sur la procédure à jour fixe introduite au fond à la requête des sociétés Sanofi contre la société Mylan SAS, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 28 février 2013, notamment déclaré nul le CCP n° 99 C 0001 et les a déclarées irrecevables en l'ensemble de leurs demandes. Les sociétés Sanofi ont interjeté appel de cette décision le 5 mars 2013. Le contexte judiciaire européen La société Sanofi a obtenu dans le cadre européen des mesures d'interdiction provisoire contre les sociétés Sandoz, Actavis, Hexal, Mylan et Teva. En Belgique, une ordonnance sur requête a été rendue le 26 juillet 2012 contre la société Sandoz N.V. autorisant la saisie réelle et le placement sous scellés des stocks de génériques de la spécialité CoAprovel, un recours a été exercé le 24 septembre 2012. Sur l'action engagée au fond, il a été décidé le 19 décembre 2012 un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de justice de l'Union européenne saisie des questions préjudicielles anglaises. En Allemagne, une mesure d'interdiction provisoire a été prononcée à l'encontre de la société Actavis le 15 août 2012, qui n'a pas relevé appel de cette décision. Sur l'action en nullité du CCP néerlandais correspondant au CCP 99 C 0001 en vigueur en France introduite par la société Teva Pharma B.V., le tribunal de la Haye a fait interdiction à ladite société de commercialiser les génériques, appel a été relevé du jugement en date du 14 septembre 2012. En Italie, la société Sanofi a obtenu le 22 décembre 2012 du tribunal de Milan des mesures d'interdiction provisoire contre la société Mylan Spa et contre les sociétés Teva, qui ont été confirmées le 6 mars 2013 alors qu'une décision au fond du 29 décembre 2012 a jugé le CCP italien valable. Enfin, dans le cadre d'une action en nullité intentée par la société Actavis l'encontre du CCP anglais, la juridiction anglaise, a par décision du 20 septembre 2012, posé deux questions préjudicielles à la cour de Justice de l'Union européenne concernant l'interprétation des articles 3 a) et 3 c) du règlement n° 469/2009. Le présent litige La cour est saisie de l'appel relevé par les sociétés Sanofi à l'encontre de l'ordonnance du 10 août 2012, dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Mylan aux termes de laquelle le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, les conditions de l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle n'étant pas valablement réunies, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des demanderesses. Le premier juge a considéré, au visa de l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que la validité du CCP litigieux est susceptible d'être sérieusement contestable au fond dans la mesure où l'un de ses deux principes actifs ne figure dans les revendications du brevet de base que sous le terme imprécis de «'diurétique'», la partie descriptive du brevet ne donnant aucune précision sur la nature de ce diurétique Par conclusions récapitulatives signifiées par e-barreau le 29 mars 2013, la SA Sanofi, la SNC Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et la SA Sanofi Aventis France, auxquelles il convient de se reporter, demandent à la cour de': - infirmer l'ordonnance du 10 août 2012, - faire défense à titre provisoire, à la société Mylan sur le fondement de l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle, d'importer, de détenir, d'offrir en vente et de vendre les spécialités génériques Irbésartan/Hydrochlorothiazide Mylan Pharma, comprimés pelliculés, quel que soit leur dosage ou toute autre spécialité pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001, sous astreinte non comm inatoire de 1 000 euros par infraction constatée, dès la signification de l'arrêt intervenir étant précisé que l'importation, la détention, l'offre et la vente d'une seule boîte (conditionnement délivré au patient) de ces spécialités génériques constituerait une infraction distincte'; - ordonner que les comprimés des spécialités génériques Irbésartan / Hydrochlorothiazide Mylan Pharma, comprimés pelliculés quel que soit leur dosage ou toute autre spécialité pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001, se trouvant en possessi on de la société Mylan soient placés sous scellés et retenus dans leur lieu de stockage ou tout autre lieu sous son contrôle jusqu'au 15 octobre 2013 à minuit, et que ceux qui ne se trouvent pas en sa possession soient rappelés des circuits commerciaux pour être écartés de ces circuits pendant la procédure au fond, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard dès la signification de l'arrêt à intervenir le tout sous le contrôle de tous huissiers au choix de la société Sanofi et aux frais de la société Mylan, -ordonner à la société Mylan, en tant que de besoin d'adresser à chacun des clients auxquels elle a offert à la vente, vendu ou livré des génériques contrefaisants la lettre circulaire suivante par voie recommandée avec accusé de réception sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard par client dès la signification de la décision à intervenir': «'IMPORTANT'! Cher (') Nous sommes dans l'obligation de vous informer que la cour d'appel de Paris, par décision du 2013, a décidé, à titre provisoire, que les actes relatifs à la combinaison Irbésartan/HCTZ Mylan Pharma, que nous vous avons offerte, constituent la contrefaçon du certificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001 et que ce produit ne peut donc être vendu, livré ou utilisé en France, ou proposé à la vente ou détenu en stock. Par la présente, nous vous demandons de retourner tous les produits mentionnés ci-dessus qui sont en votre possession ce dans les meilleurs délais. Nous vous rembourserons immédiatement le prix d'achat ainsi que tous les frais liés au retour de ces produits. Mylan'»'; - ordonner à la société Mylan d'envoyer aux avocats de la société Sanofi copie des lettres adressées à ses clients ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - se réserver de liquider l'astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution'; - déclarer les sociétés Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi Aventis France recevables à intervenir volontairement à la procédure et se joindre à la procédure au soutien de la demande d'interdiction de la société Sanofi'; - condamner la société Mylan à payer à la société Sanofi la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire, - condamner la société Mylan aux entiers dépens. Par conclusions d'appel n° 3 signifiées le 2 avril 2013 auxquelles il convient de se reporter, la société Mylan SAS demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance entreprise, -débouter les sociétés Sanofi de toutes leurs demandes, - condamner in solidum les sociétés Sanofi, Sanofi Pharma Bristol- Myers Squibb et Sanofi Aventis France à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 250 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013.

SUR CE,

LA COUR, Considérant que la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi Aventis France n'est pas discutée' en cause d'appel'; Considérant que les sociétés Sanofi soutiennent que la société Mylan ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 février 2013'; qu'il ne peut leur être fait grief de l'insuffisance de description de la revendication 20 du brevet au regard de l'article 138-1-b) de la Convention du brevet européen'; que ni la loi ni la jurisprudence ne demandent, pour satisfaire l'exigence de suffisance de description, la présence dans la description du brevet d'exemples, d'essais ou d'autres données expérimentales' et que la suffisance est appréciée en prenant en compte les connaissances de l'homme du métier pour qui le terme «'diurétique'» de la revendication identifie notamment l'hydrochlorothiazide'; qu'une revendication dépendante ne peut pas être considérée évidente si la revendication dont elle dépend est inventive' ce qui est le cas de la revendication 7'; Qu'elles font encore valoir que, le CCP n° 99 C 000 1 est parfaitement valide au regard de l'article 3 a) du règlement (CE) n° 469/2009 selon lequel le produit doit être «'protégé par le brevet de base'»'; que les décisions de la cour de justice de l'Union européenne dans les affaires Medeva, Daiichi, Queensland et Yeda adoptent le critère de la revendication sans cependant exiger une désignation nominative et individuelle des principes actifs protégés ; que l'exigence de l'article 3 c) du règlement (CE) n° 469/2009 prévoyant que le produit ne doit pas déjà faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection'est satisfaite'; que la lettre de cet article n'interdit nullement la délivrance de plusieurs certificats du même brevet de base, s'ils portent sur des produits différents'; Considérant que la société Mylan réplique que l'existence du jugement du 28 février 2013 rend sans objet l'appel de l'ordonnance de référé du 10 août 2012'; que les règles édictées par les juridictions françaises et par la Cour de justice de l'Union européenne requièrent que la combinaison spécifique, objet du CCP soit spécifiquement divulguée ou identifiée dans le brevet et être expressément revendiquée mot pour mot en tant que telle'; que le certificat complémentaire de protection n° 99 C 000 1 est nul au motif que le brevet de base ne protège pas la combinaison d'Irbésartan et d'HCTZ' et que rien ne permettait de sélectionner spécifiquement l'HCTZ à la date de priorité du brevet de base'; que le certificat complémentaire de protection est également nul parce que le brevet de base souffre d'insuffisance de description et d'absence d'activité inventive''; que le brevet qui revendique une classe extensive de composés ne fournit aucune information réelle sur leurs effets thérapeutiques' et que les utilisations listées sont purement spéculatives'; Sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 février 2013' Considérant que par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a 'déclaré nul le certificat complémentaire de protection n° 99 C 0001 dont la société Sanofi e st titulaire, en conséquence, déclaré la société Sanofi et les sociétés Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi Aventis France irrecevables en l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Mylan, dit que le présent jugement sera transmis à l'INPI par la partie la plus diligente, une fois celui-ci devenu définitif, déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formée par la société Mylan, condamné in solidum la société Sanofi et les sociétés Sanofi Pharma Bristol- Myers Squibb et Sanofi Aventis France à payer à la société Mylan la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, condamné in solidum les sociétés Sanofi aux dépens'; Considérant que la société Mylan fait valoir que l'existence du jugement du 28 février 2013 rend sans objet l'appel de l'ordonnance de référé du 10 août 2012'; que le juge des référés ne peut méconnaître une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui s'impose'à lui ; qu'il ne peut être valablement allégué que l'objet et la cause seraient différents en référé et au fond alors que dans le cadre de l'instance au fond, les sociétés Sanofi ont formé des demandes en contrefaçon et des mesures d'interdiction'; Considérant que les sociétés Sanofi répliquent que la société Mylan n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 28 février 2013 au motif que l'objet est différent'; que la présente procédure a pour objet une demande d'interdiction provisoire'; que la cour n'a pas à statuer sur la validité du certificat complémentaire de protection n° 99 C 0001'; que led it jugement fait l'objet d'un appel et qu'il n'est pas assorti de l'exécution provisoire de sorte qu'il n'a pas acquis force de chose jugée'; qu'il existe au moins deux exemples, en Allemagne et en Belgique, dans lesquelles une mesure d'interdiction provisoire a été prononcée alors que le brevet de base avait été préalablement déclaré nul'; Considérant que selon l'article 480 du code de procédure civile, «'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'»'; Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil': «'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité'»'; Considérant que l'identité d'objet s'entend de l'identité matérielle de la chose demandée et des droits réclamés sur la chose'; que l'autorité de la chose jugée peut être étendue lorsqu'il y a identité des questions à résoudre à la condition cependant que l'objet finalement réclamé soit identique' ce qui est le cas en l'espèce'; Considérant que saisi par les sociétés Sanofi de demandes en contrefaçon du certificat complémentaire de protection et d'interdiction, le juge du fond a annulé le CCP et déclaré irrecevables les demandes d'interdiction et autres mesures provisoires sollicitées par les sociétés Sanofi'; Considérant que les demandes d'interdiction ainsi que les autres mesures provisoires formées par les sociétés Sanofi devant le juge des référés au visa de l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle sont les mêmes que celles soumises au juge du fond' même si au vu des pouvoirs du juge des référés, il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer sur la validité du titre mais seulement sur la vraisemblance de la contrefaçon'; Considérant que le fait que le jugement du 28 février 2013 soit frappé d'appel et qu'il ne soit pas assorti de l'exécution provisoire est indifférent, la décision sur le fond étant revêtue de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé'; Considérant que la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci'; Considérant que, dès lors, que le juge du fond a annulé le CCP aucune mesure d'interdiction ne peut plus être ordonnée par le juge du provisoire sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 février 2013': Considérant qu'il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la fin de non recevoir opposée par la société Mylan'; Considérant que l'exercice d'un droit de recours ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s'il dégénère en abus'; qu'une telle preuve n'est manifestement pas rapportée en l'espèce'; que la demande de dommages et intérêts formée par la société Mylan sera donc rejetée';

PAR CES MOTIFS

DIT que le jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris est revêtu de l'autorité de la chose jugée. DÉCLARE irrecevables les demandes formées par les sociétés Sanofi, Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi Aventis France. DÉBOUTE la société Mylan de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE IN SOLIDUM les sociétés Sanofi, Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi Aventis France à payer à la société Mylan la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE IN SOLIDUM les sociétés Sanofi, Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi Aventis France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.