INPI, 20 avril 2009, 08-3767

OPP 08-3767 / EB 20/04/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société S.A.S. VERQUIN CONFISEUR (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 juillet 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 588 144 po rtant sur le signe verbal CH'TI CARAMEL. Ce signe est destiné à distinguer le produit suivant : « confiserie ». Le 22 octobre 2008, la société CASTELAIN EXPANSION (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CH'TI, déposée le 11 juin 1999 et enregistrée sous le 99 797 609. Cet enregistrement porte notamment sur le produit suivant : « confiserie ». L'opposition a été notifiée le 29 octobre 2008 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 15 décembre 2008, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti. Le 23 février 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement ont contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CASTELAIN EXPANSION fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société CASTELAIN EXPANSION fait valoir que le produit de la demande d'enregistrement contestée est identique à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que le terme CH'TI est une expression très largement répandue sur le territoire français qui établit un lien avec la région Nord/Pas-de-Calais : en classe 30, il existe près de 50 marques composées de ce terme. Doit être pris en compte l'impression d'ensemble produite par les signes en présence. En l'espèce, le signe contesté ne peut être divisé entre le terme CH'TI et le terme CARAMEL. Par ailleurs, le consommateur ne peut être trompé dès lors que la marque antérieure n'est pas commercialisée pour les produits en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur le produit suivant : « confiserie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour le produit suivant : « confiserie ». CONSIDERANT que force est de constater que la « confiserie » de la demande d'enregistrement est identique à la « confiserie » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le fait que le produit de la marque antérieure ne serait pas commercialisé est inopérant dès lors que dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue en fonction des libellés en présence, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne un produit identique à celui invoqué de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CH'TI CARAMEL, présenté en lettres d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CH'TI, présenté en lettres d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes ont en commun le terme CH'TI ; Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Que si le terme CH'TI fait effectivement référence aux gens et au parler du Nord de la France, il n'est nullement démontré que le terme CH'TI constitue la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en présence, ni qu'il serve à en désigner une caractéristique, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'en effet, il ne renvoie pas directement au lieu de production des produits ; Qu'en outre, la simple indication de l'existence de près de 50 marques comportant le terme CH'TI dans les classe 30, sans indications supplémentaires quant à leur date, leur portée ou leur titulaire, n'est pas suffisante pour démontrer que cet élément soit usuel dans le domaine des produits en cause et présente ainsi un caractère faiblement distinctif ; Qu'au sein du signe contesté, le terme CH'TI apparaît dominant, le terme CARAMEL qui lui est juxtaposé désignant une confiserie ; qu'ainsi, ces deux termes ne forment pas, contrairement à ce que soutient la société déposante, un ensemble qui ne pourrait pas être divisé ; Que les différences visuelles et phonétiques relevées par la société déposante tenant à la présence du terme CARAMEL dans le signe contesté sont sans incidence, dès lors qu'elles portent sur les éléments accessoires de ce signe et laissent subsister le caractère dominant du terme CH'TI tel que précédemment démontré ; Qu'il résulte de la présence commune et dominante du terme CH'TI, un risque de confusion sur l'origine des marques en cause, le consommateur étant fondé à percevoir le signe contesté comme une simple déclinaison de la marque antérieure ; Que le fait de reconnaître l'existence d'un risque de confusion entre les deux signes en cause n'a pas pour effet d'empêcher toute utilisation du terme CH'TI, cette reconnaissance se limitant à en interdire l'utilisation au vu uniquement des produits visés par l'opposition ; Qu'enfin, suite à la demande de la société déposante, la société opposante a démontré l'usage de sa marque pour les produits en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté CH'TI CARAMEL ne peut être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CH'TI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 08-3767 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 588 144 est rej etée. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe