INPI, 11 août 2023, OP 23-0284

OPP 23-0284 11/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société UPTOSALE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 novembre 2022, la demande d'enregistrement n° 4 916 152 portant sur le signe verbal S-WAN. Le 23 janvier 2023, la société SEWAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la 1Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI base de la marque de l'Union européenne portant sur le signe figuratif SEWAN, déposée le 12 avril 2018 et enregistrée sous le n° 17886995. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. 2Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Télécommunications ; location d'appareils de télécommunication ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données ; services devisioconférence ; communications radiophoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services de messagerie électronique ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; services de téléconférences ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; télédiffusion ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; logiciels en tant que service (SaaS) ; stockage électronique de données ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; conseils en technologie de l'information ; conception de systèmes informatiques ; location de logiciels ; mise à jour de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour l'informatique cognitive; équipement informatique pour la gestion de l'information et pour la gestion des données; supports de données électroniques exploitables par une machine; accessoires informatiques à savoir, serveurs informatiques de communications; Logiciels pour la gestion de bases de données; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels 3Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI d'ordinateurs personnels pour la gestion des systèmes de vérification de documents; logiciels de localisation, récupération et réception de texte, documents électroniques, illustrations graphiques et informations audiovisuelles sur des réseaux informatiques internes à l'échelle de l'entreprise et sur des réseaux informatiques mondiaux locaux et étendus; bases de données et logiciels informatiques permettant la saisie, le stockage, le traitement et l'extraction d'informations relatives au fonctionnement d'une société de services de personnel, la documentation utilisateur et les fichiers d'aide correspondants; casques de réalité virtuelle. Documentation imprimée et manuels d'instructions; prospectus; brochures. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Services d'abonnement à des journaux pour des tiers; Services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); recueil de données dans un fichier central. Télécommunications; informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d'ordinateurs; Communications par réseaux de fibres optiques; Services de télécommunications fournis via des réseaux en fibres optiques; Communications radiophoniques; Communications téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ou à des bases de données; Agences de presse ou d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; Diffusion et transmission d'émissions radiophoniques et télévisées; Diffusion d'émissions télévisées et radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil; Services de téléconférences; Visioconférences; Services de visioconférence; Services de visioconférence par satellite; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; transmission de messages; Transmission de courriels; Transmission de courriers électroniques; Transmission de messages et de courriers électroniques; Transmission de fichiers numériques. Services d'instruction relatifs à l'entreprise et au traitement des données; services de formation du personnel; Services d'éducation et de formation; Services de cours d'évaluation de compétences; Organisation et conduite de colloques; formation pratique; Services d'informations en matière de formation; Publication de textes autres que publicitaires; recyclage professionnel; organisation et conduite de séminaires. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; Recherches scientifiques; Recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; architecture; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; Consultation en matière d'ordinateurs; Consultation en matière de sécurité informatique; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception 4Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d'énergie; Services de chiffrement de données; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Services de conseillers en matière de sécurité sur internet; Services de conseillers en matière de sécurité des données; Services de conseils technologiques; Services de conseils en technologies informatiques; Services des technologies de l'information; Recherche technologique liée à l'informatique; Services de conseils en technologies des télécommunications; Recherche dans le domaine de la technologie des communications; Services d'ingénierie dans le domaine de la technologie des communications; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information]; services externalisés en matière de technologies de l'information; informatique en nuage; Récupération de données informatiques; Services de sauvegarde de données; Sauvegarde électronique de données; location de serveurs web; stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes (supervision applicative et hardware); Conception et développement de logiciels; Conception et développement de matériel informatique ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal S-WAN, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SEWAN, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 5Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d'une lettre, d'un tiret et d'un élément verbal et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, d'un élément figuratif et de couleurs. Il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments S-WAN du signe contesté et SEWAN de la marque antérieure (longueur très semblable, respectivement quatre et cinq lettres dont quatre identiques, formant la séquence de lettres et sonorités commune S/WAN, rythme identique). En outre, les éléments figuratifs et couleurs figurant au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l'élément verbal SEWAN, seul élément par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté S-WAN est donc similaire à la marque figurative antérieure SEWAN. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal S-WAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative SEWAN. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 7 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI