Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 juin 2018, 16-25.921

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° F 16-25.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Univers poche, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Univers poche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... ayant déposé une demande d'enregistrement de la marque verbale « Pocket Champions », la société Univers poche a formé opposition sur le fondement de la marque verbale « Pocket » ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a partiellement accueilli cette opposition, pour les services de publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; que la société Univers poche a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision, en ce qu'elle rejetait le surplus de son opposition ;

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter ce recours, en tant que portant sur le rejet de l'opposition pour les « dessins animés, images de synthèse (dessin animé), et application (logiciel) mobile », l'arrêt retient

que les produits de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec « les publications électroniques » de la marque antérieure, ayant des caractéristiques spécifiques propres permettant de les distinguer nettement ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que des produits sont similaires dans la mesure où, au vu des facteurs pertinents caractérisant leurs rapports, de leur nature, de leur destination, de leur utilisation ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire, le public peut, tout en les distinguant, leur attribuer une origine commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Univers Poche, l'arrêt retient

, en ce qui concerne les produits dont elle admet la similitude, que celle-ci n'établit pas la notoriété de sa marque, de sorte que la seule reprise du terme « pocket » au sein du signe contesté n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les signes Pocket et Pocket Champions, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ;

Qu'en se déterminant ainsi

, alors que la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l'appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l'existence d'un lien entre ceux-ci dans l'esprit du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Univers poche PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Univers Poche à l'encontre de la décision rendue le 4 décembre 2015 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; AUX MOTIFS QUE « la décision de l'INPI a, d'une part, exclu la similarité entre les "dessins animés, images de synthèse, application mobile, objets connectés" de la demande d'enregistrement et les "publications électroniques" et "les services de loisir" de la marque antérieure, d'autre part, le risque de confusion entre les marques Pocket et Pocket Champions pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais pour lesquels cette dernière n'était pas notoire à savoir les services "d'éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, mise à disposition d'installations de loisirs, services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique" ; ( ) que sur la comparaison des produits et services, au soutien de son recours, la société Univers Poche expose que les "dessin animé, image de synthèse, application mobile, objets connectés" sont similaires aux "publications électroniques" et "services de loisirs" protégés par la marque antérieure ; que la société Univers Poche fait observer que le libellé du signe contesté vise des "dessin animé, images de synthèse, application mobile, objets connectés" de sorte que c'est à tort que le directeur de l'INPI a interprété ces termes comme s'entendant de services et techniques de réalisation de films d'animation, de réalisation d'images assistées par ordinateur, de réalisation de logiciels applicatifs destinés aux appareils mobiles et de création d'équipements reliés à un appareil mobile dont il utilise les capacités pour fonctionner ; que la société Univers Poche (sic) ne conteste pas que le libellé adopté lors du dépôt de son signe ne correspond pas à la classe 41 qui a pour objet des services mais relève de la classe 9 ; que d'ailleurs une notification d'irrégularités pointant, d'une part, cette incohérence, d'autre part, le caractère trop vague de certains termes qui ne permettaient pas d'en déterminer le contenu et formulant des propositions lui avait été faite au terme desquelles le libellé, images de synthèse était précisé par l'ajout "dessin animé" et application mobile par "application (logiciel) mobile", la suppression termes "objets connectés" et le visa de la classe 9 ; que la société Univers Poche n'a fait aucune observation de sorte que ces propositions sont réputées avoir été acceptées ; qu'il s'ensuit que le recours est sans objet concernant les objets connectés ; que les "dessins animés, images de synthèse (dessin animé), application (logiciel) mobile" s'entendent de films d'animation consistant à donner l'impression d'un mouvement par projections successives de dessins et d'images de synthèse assistés par ordinateur ainsi que de logiciels applicatifs destinés aux appareils mobiles ; qu'ils ne présentent pas la même nature que les "services de loisirs" de la marque antérieure, le seul fait qu'ils aient pour finalité de distraire ne saurait faire croire au public qu'ils ont une origine commerciale commune, les produits de la demande d'enregistrement étant proposés par des entreprises spécifiques ; que ces produits ne sont pas de même nature que des publications électroniques quand bien même il s'agit de produits électroniques ; qu'un dessin animé se caractérise par une succession d'images liées les unes aux autres et poursuit généralement un but récréatif alors qu'une publication électronique désigne un texte éventuellement en relation avec des images, publié sur un réseau informatique par des sociétés d'édition et à vocation à informer, le cas échéant à divertir ; que dès lors les produits de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec "les publications électroniques" de la marque antérieure, ayant des caractéristiques spécifiques propres permettant de les distinguer nettement » (cf. arrêt, p. 3, § 5 à p. 4, § 4) ; ALORS QUE pour apprécier la similitude entre des produits ou services, conditionnant l'existence d'un risque de confusion, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services et, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; que sont similaires les produits et services que le consommateur moyen est susceptible d'attribuer à la même origine commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les produits « dessins animés, images de synthèse, application mobile » visés par la demande d'enregistrement ne sont pas similaires aux « publications électroniques » désignées par la marque antérieure aux motifs qu'ils ne sont « pas de même nature ( ) quand bien même il s'agit de produits électroniques », qu' « un dessin animé se caractérise par une succession d'images liées les unes aux autres et poursuit généralement un but récréatif alors qu'une publication électronique désigne un texte éventuellement en relation avec des images, publié sur un réseau informatique par des sociétés d'édition et à vocation à informer, le cas échéant à divertir » et que « dès lors les produits de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec "les publications électroniques" de la marque antérieure, ayant des caractéristiques spécifiques propres permettant de les distinguer nettement » ; qu'en subordonnant ainsi à tort la similitude des produits en cause à l'existence d'un « lien étroit et obligatoire » et en leur déniant toute similitude à raison de l'absence d'un tel lien entre eux et de la possibilité de les distinguer nettement compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques propres, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé que le consommateur ne serait pas susceptible de leur attribuer une origine commune, a violé ensemble les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Univers Poche à l'encontre de la décision rendue le 4 décembre 2015 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; AUX MOTIFS QUE « la décision de l'INPI a, d'une part, exclu la similarité entre les "dessins animés, images de synthèse, application mobile, objets connectés" de la demande d'enregistrement et les "publications électroniques" et "les services de loisir" de la marque antérieure, d'autre part, le risque de confusion entre les marques Pocket et Pocket Champions pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais pour lesquels cette dernière n'était pas notoire à savoir les services "d'éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, mise à disposition d'installations de loisirs, services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique" ; ( ) que sur la comparaison des signes, la société Univers Poche soutient que l'élément distinctif "Pocket" revêt au sein du signe contesté "Pocket Champions" un caractère essentiel et dominant et y conserve une position distinctive autonome pour l'ensemble des produits et services et que la comparaison globale des signes génère un risque de confusion sur l'origine des produits et services visés par la demande de marque à l'exception des services de "production et location de films cinématographiques, montage de bandes vidéo" non visés par le recours ; que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants tels que figurant aux dépôts à l'exclusion des circonstances réelles ou supposées de leur exploitation ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; qu'au regard des services "d'éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, mise à disposition d'installations de loisirs, services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique"de la demande d'enregistrement reconnus identiques et similaires de la marque antérieure, la société Univers Poche ne fait pas la démonstration de sa notoriété de sorte que la seule reprise du terme "Pocket" au sein du signe contesté n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les signes Pocket et Pocket Champions qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; que la marque antérieure est composée d'un cartouche noir dans lequel figure la dénomination unique "Pocket" en lettres majuscules blanches, le "O" se distinguant des autres lettres par sa position inclinée vers la droite alors que le signe contesté est uniquement verbal et se compose de deux termes, pocket et Champions totalisant 15 lettres contre 6 pour la marque antérieure ; que phonétiquement, si les signes ont en commun la séquence initiale "Pocket", ils se distinguent par leur rythme et leur sonorité finale ; que sur le plan intellectuel, le signe contesté comporte le terme "champions" qui a une résonnance intellectuelle forte ; que, si le terme "pocket" le précède, cette circonstance n'en fait pas un élément dominant d'autant que le terme pocket tout comme le terme "champions" sont parfaitement arbitraires par rapport aux services en cause ; que la juxtaposition des deux mots, qui sont tous deux des noms n'a pas pour conséquence d'accentuer le sens du premier, leur signification étant manifestement indépendante l'une de l'autre ; que c'est dès lors à juste titre que l'INPI a rejeté l'opposition pour certains des produits et services en cause » (cf. arrêt, p. 3, § 5, p. 4, § 5 à p. 6, § 4) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « comme le démontre la société opposante, la marque antérieure jouit d'une large connaissance auprès du public dans le domaine de l'édition et de la publication de livre, de sorte qu'elle présente un fort pouvoir distinctif au regard des services relevant de ce domaine ; qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique représentée au sein d'un cartouche noir dans une calligraphie particulière ; que les signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme POCKET, seul élément verbal de la marque antérieure ; qu'ils diffèrent par la présence du terme CHAMPIONS dans le signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure ; que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à retenir l'existence d'un risque de confusion entre les signes seulement pour certains services ; qu'en effet, la connaissance de la marque antérieure pour les services d'édition confère à l'élément POCKET un fort caractère distinctif à l'égard des services de "publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement, reconnus similaires à ceux de la marque antérieure ; qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché au regard des services précités pour apprécier plus largement le risque de confusion ; que l'élément verbal POCKET, unique élément verbal au sein de la marque antérieure, apparaît dès lors essentiel au sein du signe contesté au regard des services de "publication électronique de livres et de périodiques en ligne" ; qu'il en résulte que le public concerné qui connait bien la marque antérieure pour les services précités, est susceptible de la percevoir distinctement et de la reconnaître dans le signe contesté, malgré la présence du terme CHAMPIONS, et d'être ainsi amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée ; qu'ainsi, le signe verbal POCKET CHAMPIONS ne peut être adopté comme marque pour désigner des services de "publication électronique de livres et de périodiques en ligne" sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque antérieure POCKET ; qu'en revanche, au regard des services d' "éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installation de loisirs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique" de la demande d'enregistrement reconnus identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n'est établie, la seule reprise du terme POCKET au sein du signe contesté ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; qu'en effet, visuellement, les signes en présence POCKET CHAMPIONS et POCKET se distinguent nettement par leur structure et leur présentation (ensemble composé de deux termes pour le signe contesté / une dénomination unique transcrite en lettres blanches sur un fond noir pour la marque antérieure, dans une calligraphie stylisée pour la lettre O), ainsi que par leur longueur (quinze lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; que phonétiquement, les signes POCKET CHAMPIONS et POCKET se distinguent également par leur rythme (prononciation respectivement en quatre et deux temps) et leurs sonorités finales ([cham][pion] pour le signe contesté / [po][quette] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des différences phonétiques ; que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte ; que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; qu'en effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme CHAMPIONS du signe contesté, apparaît distinctif au regard des services précités de la demande d'enregistrement, dès lors qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique précise ; qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante qui indique, sans le démontrer, que le terme CHAMPIONS serait "peu distinctif pour les produits et services désignés par la demande de marque contestée, compte tenu de son caractère laudatif", dès lors que rien ne permet d'affirmer que le consommateur des services en cause percevra le terme CHAMPIONS comme en désignant une caractéristique précise ou une indication sur leur qualité ; qu'ainsi, rien ne permet d'affirmer que le consommateur français percevra le signe contesté "comme faisant référence à une gamme spécifique pour les produits et services phares de la marque POCKET", dès lors qu'au regard des services d' "éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique" de la demande d'enregistrement, les termes POCKET et CHAMPIONS apparaissent tout aussi perceptibles et essentiels ; que la dénomination POCKET n'est donc pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur au sein du signe contesté pour les services précités et ne sera donc pas perçue comme une référence à la marque antérieure ; qu'ainsi au regard des services précités pour lesquels aucune connaissance de la marque antérieure n'a été établie, la seule présence commune dans les deux signes du terme POCKET ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui présentent les différences visuelles et phonétiques précédemment décrites ; qu'en conséquence, malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur à l'égard des services d'"éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique" de la demande d'enregistrement ; qu'ainsi le signe verbal POCKET CHAMPIONS peut être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure POCKET » (cf. décision du directeur général de l'INPI, p. 4, § 6 à p. 6, § 4) ; 1°/ ALORS QUE le risque de confusion, qui doit être apprécié globalement, dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés ; que si l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre ces facteurs, ceux-ci ne peuvent être confondus ; que la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'elle ne dépend pas de la connaissance de la marque antérieure sur le marché qui constitue un facteur à prendre en compte dans l'appréciation du risque de confusion mais non de la similitude des signes en présence ; qu'en l'espèce, la société Univers Poche dénonçait dans son recours le caractère contradictoire et infondé de la décision de l'INPI qui avait admis l'existence d'une similitude entre les signes et partant l'existence d'un risque de confusion entre les marques en ce qu'elles portent sur les produits et services pour lesquels la marque antérieure Pocket de la société Univers Poche jouit d'une large connaissance auprès du public mais avait considéré que les signes produisent une impression d'ensemble distincte et écarté toute similitude entre eux et partant tout risque de confusion pour les autres produits et services identiques ou similaires à certains de ceux visés par la marque antérieure mais pour lesquels celle-ci ne serait pas particulièrement connue : qu'en retenant, comme avant elle le directeur général de l'INPI, qu'au regard des produits ou services pour lesquels la société Univers Poche n'établirait pas la notoriété de sa marque, les signes en présence présentent « des différences visuelles ou phonétiques propres à les distinguer nettement et à écarter tout risque de confusion », la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte dans son appréciation de la similitude des signes en cause la connaissance de la marque antérieure, a violé les articles les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ ALORS QU' un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité ou de similitude des produits et services, lorsque la marque seconde reprend l'élément distinctif et dominant de la marque première et que celui-ci conserve au sein de cette marque seconde une position distinctive autonome ; qu'en retenant en l'espèce que la reprise au sein de la marque seconde du terme POCKET n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les signes POCKET et POCKET CHAMPIONS aux motifs que ces signes présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement et que, sur le plan intellectuel, le terme POCKET n'est pas un élément dominant dans la marque seconde POCKET CHAMPIONS, sans rechercher si, dans la marque première, le terme POCKET, dont elle constate qu'il est au sein de celle-ci l'unique élément verbal, n'est pas l'élément distinctif et dominant et si, dans la marque seconde, le terme POCKET, dont elle constate pourtant qu'il est parfaitement arbitraire par rapport aux services en cause et conserve dans la marque seconde une signification indépendante du terme CHAMPIONS auquel il est juxtaposé, ne conserve pas en conséquence une position distinctive autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci auprès d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que dans la recherche de cette impression d'ensemble, doivent donc être prises en compte les ressemblances existant entre les marque et non leurs seules différences ; qu'en écartant en l'espèce toute similitude entre les signes en présence aux motifs qu'au regard des produits et services de la demande d'enregistrement reconnus identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure mais pour lesquels la notoriété de celle-ci ne serait pas démontrée, la seule reprise, au sein du signe contesté, du terme POCKET constituant la dénomination unique de la marque antérieure, « n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les signes, Pocket et Pocket Champions qui pris, dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement » et en ne s'attachant ensuite qu'aux seules différences pouvant exister entre les signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel sans prendre en compte leurs ressemblances tenant à la présence dans chacune des marques du terme POCKET dont elle constate, sur le plan intellectuel, le caractère arbitraire et donc distinctif dans chacune des marques et sa signification indépendante du terme CHAMPIONS dans la marque seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.