INPI, 24 janvier 2011, 11-3815

OPP 11-3815 / VL 19/12/2011 PROJET VALANT DECISION LE 24/01/2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HORUS PHARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 836 238 portant su r la dénomination DERMALAST. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire». Le 23 août 2011, la société IVF HARTMANN AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale DERMAPLAST, enregistrée le 21 août 2002 sous le numéro 786 941 et désignant la France. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Emplâtres et matériel pour pansements, y compris ouate de pansement et ouate à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; désinfectants; pharmacies de voyage » ; L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 5 septembre 2011, sous le n° 11-3815. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 7 novembre 2011, la société HORUS PHARMA a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société IVF HARTMANN AG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accru par la notoriété de la marque antérieure et verse différentes pièces au soutien de son argumentation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste tout lien de similarité entre les : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire» de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure. Elle conteste également tout risque de confusion entre les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Emplâtres et matériel pour pansements, y compris ouate de pansement et ouate à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; désinfectants; pharmacies de voyage » ; CONSIDERANT que les «emplâtres, matériel pour pansements désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical » de la demande d'enregistrement, tout comme la « Pharmacie de voyage » de la marque antérieure, s'entendent notamment de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes maladies ; Qu'en effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, la « Pharmacie de voyage » de la marque antérieure ne s'entend pas seulement des pansements, désinfectants et autre produits de soins à vocation externe, mais comprend également des préparations médicamenteuses employées dans le traitement d'affections bénignes du corps humain ; Que ces produits s'adressent à une même clientèle de personnes souffrantes et sont pareillement distribués dans des officines de pharmacie ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche que les « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d'enregistrement désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que la « Pharmacie de voyage » de la marque antérieure, telle que précédemment définie et que les « Onguent à usage pharmaceutique » de la marque antérieure, qui s'entendent de pommades renfermant des substances résineuses et ayant des propriétés thérapeutiques ; Que si comme le prétend la société opposante, les produits cosmétiques peuvent relever de la recherche scientifique, il n'en demeure pas moins que ces produits ne sont pas issus des mêmes industries (industrie de la cosmétologie pour les premiers / industrie pharmaceutique pour les seconds) ; Qu'en outre, il n'est pas démontré par la société opposante que les fabricants de produits pharmaceutiques diversifient leur activité dans le domaine de la cosmétique ; Que ces produits ne visent pas la même clientèle, les seconds étant destinés à des personnes souffrantes, désirant soigner une affection déterminée, les premiers au public le plus large, soucieux de son hygiène corporelle ; Que si comme le fait valoir la société opposante tous ces produits peuvent être pareillement commercialisés dans des pharmacies ou parapharmacies, les seconds ne peuvent être commercialisés que dans ce type d'officines, sur prescription médicale, alors que les premiers peuvent être librement distribués dans des rayons cosmétiques des grandes surfaces ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les « savons » auraient des propriétés antiseptiques dès lors que ces produits ont seulement pour vocation de laver ; Que de même, si les « huiles essentielles » peuvent être utilisées en phytothérapie, cette circonstance ne saurait pour autant leur conférer un lien de similarité avec les produits invoqués de la marque antérieure, en ce que les huiles essentielles qui s'entendent de substances grasses aromatiques obtenues dans diverses plantes, sont utilisées à des fins diverses (massage, alimentation, désodorisant) ; Qu'enfin, comme le fait valoir la société opposante, si les « parfums, cosmétiques, Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement soignent la peau en l'hydratant, ces produits ne possèdent aucune propriété thérapeutique, contrairement aux produits invoqués de la marque antérieure ; qu'il en va de même du « dentifrice » ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement s'entendent de denrées alimentaires destinées à nourrir les bébés ; que, ces produits, dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d'alimentation propres aux enfants en bas âge, sont issus de l'industrie agroalimentaire ; Que ces produits, qui ne répondent à aucune finalité sanitaire ou thérapeutique, n'ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination que la « Pharmacie de voyage ; onguent à usage pharmaceutiques» de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; qu'en outre, ils ne s'adressent pas à la même clientèle ; Que ces produits ne relèvent pas nécessairement des mêmes circuits de distribution, en ce que les premiers peuvent être distribués dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux nourrissons, ce qui n'est pas le cas des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement s'entendent comme suit : • Les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » de produits d'entretien ménager ou industriel, destinés aux ménagères et aux professionnels du nettoyage et distribués dans les drogueries ou les rayons de grande surface consacrés aux produits d'entretien ; • Les « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » de préparations pour rendre propre, lisse, uni et luisant par frottements, distribués dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d'entretien ; • Les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de préparations destinées à l'entretien du cuir ; • Les « Herbicides » de substances visant à détruire, par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, distribuées soit dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage et concernant une clientèle d'agriculteurs et de jardiniers ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Désinfectants » de la marque antérieure qui désignent des substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l'organisme ; Qu'il ne saurait suffire pour reconnaître ces produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que certaines substances telles que le bicarbonate de soude puissent être utilisées tant dans le cadre de soins corporels que dans le cadre ménager ; qu'en effet, les produits précités de la marque antérieure sont des produits antiseptiques à usage externe, tandis que les produits précités de la demande d'enregistrement s'entendent de produits d'entretien ménager ou agricole ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire» de la demande d'enregistrement, qui s'entendent des substances utilisées par des dentistes dans le cadre du traitement très localisé des affections dentaires, ne présentent pas la même nature que les « Pharmacie de voyage ; onguent à usage pharmaceutique » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes besoins et ne présentent pas les mêmes destinations (soins des dents dans le cadre d'un cabinet dentaire pour les uns, traitement de l'organisme pour les autres), ne sont pas destinés à la même clientèle (praticiens pour les premiers, patients pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits précités relèvent de la santé ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits, alors qu'ils possèdent comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer grandement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne des produits, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DERMALAST, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DERMAPLAST, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils sont constitués d'une dénomination de longueur proche (neuf lettres / dix lettres) comportant neuf lettres communes placées dans le même ordre ; Que visuellement, ces dénominations ont en commun la séquence d'attaque DERMA et la séquence finale LAST ; Que phonétiquement, ces dénominations se prononcent en trois temps et comportent les mêmes sonorités d'attaque [der-ma] et une sonorité finale proche (respectivement [last] et [plast]) ; Que la seule différence entre ces dénominations réside dans la présence de la consonne centrale P de la marque antérieure ; Que toutefois cette différence d'une lettre, située en position centrale, n'apparaît pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent fortement marqués par leur séquence commune DERMA-LAST; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, un risque de confusion pour le consommateur ; Que si comme le fait valoir la société déposante, la séquence DERMA commune aux deux signes fait référence à la peau, de sorte qu'elle est faiblement distinctive au regard des produits en cause, il n'en demeure pas moins que le risque de confusion ne provient pas en l'espèce de la seule reprise de ce radical mais de son association avec une séquence verbale visuellement et phonétiquement proche (LAST pour le signe contesté / PLAST pour la marque antérieure) dont il résulte les ressemblances d'ensemble précitées ; Qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer, contrairement à ce que soutient la société déposante, qu'appliquée aux produits en cause, la séquence LAST du signe contesté soit traduite de la langue anglaise par le consommateur par le terme « dernier » tandis que la séquence PLAST de la marque antérieure évoque la matière plastique, ces références n'ayant pas de rapport direct avec les produits en cause ; Qu'en tout état de cause, cette éventuelle différence d'évocation ne saurait supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment décrites. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause ; Qu'ainsi, la dénomination contestée DERMALAST ne peut pas être partiellement adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DERMAPLAST.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-3815 est reconnue partie llement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 836 238 e st partiellement rejetée pour les produits précités. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe