INPI, 25 février 2015, 2014-3691

Le 18/12/2014 OPP 14-3691 / AVP PROJET DE DECISION Définitif le 22/01/2015 STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur CHAFIK H a déposé le 22 mai 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 092 824, portant sur le signe complexe PIWIBI. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites Web. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Audits d'entreprises (analyses commerciales). Services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » . Le 13 aout 2014, la société GROUPE CANAL + (Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe PIWI +, déposée le 3 mars 2011, et enregistrée sous le n°9781766, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre communautaire des marques le 7 février 2014 sous le n°008197090 Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils électroniques pour le traitement de l'information ; appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, du son ou des images; téléphones, téléphones mobiles; organisateur personnel (PDA); agendas électroniques ; ordinateurs, écrans d'ordinateur claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques ; logiciels de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et appareils pour le traitement de l'information ; lunettes (optique) ; étuis à lunettes, articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; logiciels (programmes enregistrés) ; batteries électriques. Montres de plongée. Sacs de voyages, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, cartables, valises. Vêtements ; Vêtements en cuir ou en imitation du cuir. Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux ; services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; bureau de placement; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication). Services de télécommunications; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données. Education; formation; divertissement ; services de loisirs; activités sportives et culturelles ; location d'enregistrements phonographiques ; Location de films cinématographiques ; location de postes de télévision, de décors de théâtre ; production de films ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres (autres que textes publicitaires) ; micro-édition. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; expertises (travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles en matière d'ordinateurs ; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; consultations en matière d'ordinateurs ; conception (élaboration) de systèmes informatiques ». L'opposition a été notifiée au déposant 10 septembre 2014 sous le n°14-3691 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion ainsi que la notoriété de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Il propose de procéder au retrait de certains produits et services.

III.- DECISION

A.- SUR LA PROPOSITION DE RETRAIT PARTIEL DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans ses observations en réponse, le déposant a indiqué qu'il était disposé à procéder au retrait partiel de la demande d'enregistrement ; Que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, ce retrait ne saurait être pris en considération. B.- AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites Web. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Audits d'entreprises (analyses commerciales). Services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». Que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante invoque notamment comme produits servant de base à l'opposition, le libellé suivant « dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs » qui ne figure pas dans le libellé des produits et services de la marque antérieure Qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils électroniques pour le traitement de l'information ; appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage du son ou des images; téléphones, téléphones mobiles; organisateur personnel (PDA); agendas électroniques ; ordinateurs, écrans d'ordinateur claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques ; logiciels de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et appareils pour le traitement de l'information ; lunettes (optique) ; étuis à lunettes, articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; logiciels (programmes enregistrés) ; batteries électriques. Montres de plongée. Sacs de voyages, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, cartables, valises. Vêtements ; Vêtements en cuir ou en imitation du cuir. Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux ; services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; bureau de placement; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication). Services de télécommunications; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données. Education; formation; divertissement ; services de loisirs; activités sportives et culturelles ; location d'enregistrements phonographiques ; Location de films cinématographiques ; location de postes de télévision, de décors de théâtre ; production de films ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres (autres que des textes publicitaires) ; micro-édition. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; expertises (travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles en matière d'ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs ; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; conception (élaboration) de systèmes informatiques ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Audits d'entreprises (analyses commerciales). Services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ;logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires à certains produits et services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « caisses enregistreuses » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de dispositifs mécaniques permettant l'acquittement d'une certaine somme d'argent avant la délivrance d'un produit ou d'une prestation de services, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « machines à calculer et appareils pour le traitement de l'information » de la marque antérieure qui désignent des appareils utilisés pour effectuer des opérations sans que l'opérateur ait à procéder à un comptage et des dispositifs principalement informatiques destinés à stocker, manipuler, afficher et diffuser des données afin d'en extraire des résultats quantitatifs ou qualitatifs ; Que compte tenu de ces différences, il n'apparaît pas que les premiers appartiennent à la catégorie générale des seconds, contrairement à ce qu'invoque la société opposante ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'équipements particuliers spécifiquement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes (accidents, irradiations, feu), n'appartiennent pas à la catégorie générale des « vêtements ; vêtements en cuir ou en imitation cuir » de la marque antérieure qui désignent des articles d'habillement destinés à recouvrir le corps humain ; Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas issus des mêmes industries ; Qu'en outre, et contrairement à ce qu'invoque la société opposante, les premiers, compte tenu de leur spécificité, ne sauraient être réalisés dans les mêmes matériaux que les seconds ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations visant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié et d'un ensemble de prestations de communication destinées à accroitre la visibilité d'un site internet pour en maximiser la fréquentation, n'appartiennent pas à la catégorie générale des « Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale » qui désignent un ensemble de services visant à mettre à disposition une assistance et des connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ; Qu'ainsi, à défaut d'argumentation relative à la similarité des services précités, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion quant à leur origine n'est pas établi. CONSIDERANT que les services d'« architecture ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industrielle » de la demande d'enregistrement s'entendent respectivement de l'art de concevoir et de réaliser des structures bâties, de décorer des intérieurs et de prestations rendues par un designer chargé de créer de nouveaux modèles et d'élaborer une collection dans les métiers du textile et de la mode ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches techniques, expertises (travaux d'ingénieurs) » de marque antérieure, qui désignent des services rendus par des ingénieurs dans le cadre d'études de projets industriels sous tous ses aspects (techniques, économiques, financiers, monétaires et sociaux) en vue de créer notamment de nouveaux produits ; Qu'ils n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « numérisation de documents » de la demande d'enregistrement s'entendent de prestations consistant à convertir un document d'un type de support vers un autre ne présentent pas les mêmes natures, fonction et destination que les services de « conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques » qui ont pour objet la création, le développement et la location de logiciels de toute sortes ; Qu'en outre, compte tenu des différences de nature, de fonction et de destination entre les services en cause, il n'apparaît pas que ces derniers puissent être proposés par les mêmes entreprises, contrairement à ce qu'invoque la société opposante ; Qu'ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n'étant pas destinés spécifiquement et exclusivement à la prestation des premiers, mais sont susceptibles de plusieurs autres destinations ; Que ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de conception d'art graphique » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations consistant à concevoir pour le compte de tiers des créations artistiques utilisant différentes techniques et pouvant être utilisées à des fins artistiques, commerciales ou industrielles, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «logiciels (programmes enregistrés) ; services de conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels ; consultations professionnelles en matière d'ordinateur » de la marque antérieure qui s'entendent d'une part, d'un ensemble d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière, et, d'autre part, de prestations informatiques ; Qu'ils ne sont pas d'avantage rendus par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante (graphistes pour les premiers / analystes programmeurs et informaticiens pour les seconds) ; Que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante que « …l'élaboration et la conception de logiciels et de différents produits informatiques… » permet «…par exemple la conception d'art graphique», cela ne saurait suffire à supplanter les différences précédemment relevées ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous services susceptibles d'avoir recours à des produits ou services informatiques, alors qu'il présenteraient, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT que les services de « contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d'œuvres d'art » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules, liés à l'environnement et la sécurité et assurés dans des centres de contrôle technique automobile et d'expertises d'œuvres d'arts, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « recherches techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) » de la marque antérieure, qui, tels que précédemment définis, sont réalisés par des ingénieurs aux fins de conception de nouveaux produits à l'échelle industrielle ; Que contrairement aux allégations de la de la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services en cause relèvent d'une catégorie très générale d'expertise technique, cette dernière catégorie regroupant, de par sa généralité, des services qui, comme en l'espèce, présentent des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « appareils de contrôle (inspection) » de la marque antérieure ; qu'en effet, les seconds ne sont pas exclusivement destinés à la prestation des premiers mais sont susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'activités très diverses ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, qu'en ce qui concerne les « extincteurs » de la demande d'enregistrement, la société opposante a établi une comparaison avec les «dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs», lesquels ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée ; Qu'en conséquence, à défaut de pouvoir comparer les libellés en présence et en l'absence d'argumentation de la société opposante établissant des liens entre les produits précités de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, en partie, des produits et services identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Qu'est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant selon lequel il ressortirait des pièces communiquées par la société opposante que la marque antérieure « …n'est exploitée que dans certains produits et services et non dans leur totalité et plus précisément dans les domaines liés à l'audiovisuel et le spectacle » ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle des parties. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe PIWIBI, reproduit ci- dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque communautaire antérieure porte sur le signe complexe PIWI +, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a fourni des documents établissant la réputation de la marque antérieure pour des services de divertissement pour enfants et des programmes audiovisuels : Qu'il convient de prendre en considération cette grande connaissance de la marque antérieure sur le marché dans l'appréciation du risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure, est constitué d'un élément verbal, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause présentent de grandes ressemblances liées à la présence d'un terme comportant quatre lettre communes (P, I, W, I) placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence d'attaque PIWI associé à un élément figuratif de forme arrondie et bombée (un cercle pour la demande d'enregistrement / deux cercles stylisés collés l'un à l'autre pour la marque antérieure) et de taille équivalente ; Que l'ensemble ainsi formé présente une physionomie dès plus comparable, caractérisée par un élément verbal commençant par la séquence identique PIWI, inscrit en caractère de grande taille en lettres blanches sur fond de couleurs et superposé à un élément figuratif de forme arrondie et bombée apparaissant en arrière plan ; Que ces ressemblances sont d'autant plus accentuées par le caractère fortement arbitraire de la séquence commune PIWI au regard des produits et services en cause en position d'attaque, ainsi que par la présence de la lettre W commune aux deux signes, peu usuelle en français ; Que les différences entre les éléments verbaux tenant à la présence en finale des signes en cause des lettres BI dans le signe contesté et du signe + dans la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion ; qu'en effet, la séquence BI du signe contesté se termine par la même voyelle I que l'élément très caractéristique PIWI en sorte que cette modification n'écarte pas la perception très proche de ces éléments verbaux ; qu'en outre, au sein la marque antérieure, l'élément + est inscrit en position finale et se rapporte au terme PIWI ; Que les différences entre les éléments figuratifs des signes en cause tenant à la présence «… de pièces de monnaie incrustées en fond …» du signe contesté, « …d'un rectangle portant la mention PIWI + » dans la marque antérieure et au fait que les signes ne présentent pas les mêmes couleurs ne sont pas de nature à écarter l'impression d'ensemble commune entre les signes dominés par un élément verbal proche associé à un élément figuratif de forme arrondie et bombée ; Qu'il résulte de cette structure commune un risque d'association des deux marques dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire qu'elles appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services ; Qu'enfin intellectuellement, ne saurait être retenu l'argument du déposant consistant à dire que le signe contesté évoquerait une signification particulière en ce « …qu'il est la contraction de Play, Win et Buy…», dès lors que rien ne permet d'affirmer que ces évocations soient perçues par le consommateur des produits et services en cause, ces abréviations étant nullement courantes en langue française ; CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Que ce risque de confusion est accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché du divertissement pour enfants et de l'audiovisuel. Qu'à cet égard, il n'apparait pas, contrairement à ce que soutient le déposant, que les pièces fournies par la société opposante « …prouvant la notoriété de PIWI + sont (…) à relativiser car elles sont confondues avec la notoriété de l'entité mère Canal Sat » dès lors qu'elles mentionnent expressément la marque antérieure PIWI + et se réfèrent directement à l'exploitation de cette dernière. CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions de l'Institut invoquées par le déposant, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce ; Que de même, ne saurait être retenu l'argument du déposant consistant à invoquer le retrait d'oppositions antérieures fondées sur la base de la marque antérieure PIWI + et d'une autre marque « PIWI », résultant d'un éventuel accord entre les parties ; qu'en effet, ces procédures d'oppositions ne sauraient être prise en compte en ce qu'elles intéressent des faits et circonstances extérieures à la présente procédure ; Qu'enfin, est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant tiré de la comparaison « …des sites internet de PIWI + et piwibi… » selon lequel il relève que, contrairement à la marque antérieure, le signe contesté « …n'a aucune activité dans les domaines du divertissement, de l'audiovisuel, de la télévision, de la distribution de programmes audiovisuels… » compte tenu du fait qu'il « ...exerce une activité dans le développement d'un portail e-commerce ainsi que dans des prestations de consulting auprès d'autres entreprises » ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté PIWIBI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PIWI +.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits est services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ;dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Audits d'entreprises (analyses commerciales). Services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ;logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe