INPI, 3 novembre 2011, 10-4691

03/11/2011 OPP 10-4691 / DDL DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PPW (société à responsabilité limitée) a déposé, le 27 juillet 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 756 784 portant sur le sig ne verbal PR&. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ».Le 8 novembre 2010, la société PACO RABANNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PR, renouvelée par déclaration en date du 9 janvier 2007 sous le n°1 3 99 271 et dont la société opposante indique être titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 15 novembre 2010 sous le n°10-4691. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et cette demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 21 janvier 2011. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 18 février 2011, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 8 mars 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision le 8 avril 2011. Les 13 avril 2011 puis le 29 juin suivant, les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, deux demandes de suspension de la procédure d'opposition pour des périodes de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 14 octobre 2011, au stade où elle se trouvait le 13 avril 2011, date de la suspension initiale. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PACO RABANNE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque une décision du Directeur général de l'Institut statuant sur une opposition. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits, en ce qui concerne les « Joaillerie ; bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contesté. Elle conteste également la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes en insistant sur le fait que la présentation de la marque antérieure ne permet pas de distinguer les deux lettres P et R. Pour ce faire, elle fait valoir que des marques proches de la marque antérieure et détenues par l'opposante, sont présentées dans la description administrative des dépôts comme étant composées de la lettre « r ».

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques ». CONSIDERANT que les « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « Joaillerie ; horlogerie et instruments chronométriques » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent en termes identiques dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ; Qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les « Joaillerie ; horlogerie et instruments chronométriques » de la demande d'enregistrement contestée et les autres produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que la « bijouterie » de la demande d'enregistrement contestée s'entend tout comme la « joaillerie » de la marque antérieure, de petits objets précieux destinés à la parure et à l'ornement de la personne ; Que ces produits présentent ainsi les mêmes nature, objet et destination ; Que répondant aux mêmes besoins, ils s'adressent à la même clientèle et suivent les mêmes circuits de distribution, à savoir les bijouteries-joailleries ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre la « bijouterie » de la demande d'enregistrement contestée et les autres produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie » de la demande d'enregistrement contesté sont à l'évidence unis par un lien étroit et obligatoire aux « horlogerie et autres instruments chronométriques » de la marque antérieure, les premiers étant nécessairement destinés à être apposés ou utilisés en association avec les seconds ; Que ces produits complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les « boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie » de la demande d'enregistrement contestée et les autres produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les « Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas inclus dans la catégorie générale des « Métaux précieux et leurs alliages » de la marque antérieure qui s'entendent de matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que les « Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles » de demande d'enregistrement contestée, qui désignent des produits finis directement utilisables par les consommateurs, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « Métaux précieux et leurs alliages » de la marque antérieure, qui constituent des matières de base destinées à être transformées ou plaquées sur une multitude de produits extrêmement différent ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin, que les « Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés, contrairement à ce que soutient la société opposante, aux « objets en ces matières ou en plaqué [Métaux précieux et leurs alliages] (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) » de la marque antérieure, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément ; Qu'ainsi, il n'est pas possible d'apprécier l'identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les « objets en ces matières ou en plaqué [Métaux précieux et leurs alliages] (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) » de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée, s'entendent de façon générale de matières premières faites à partir de peaux d'animaux, d'articles de maroquinerie, de contenants spécifiques, d'objets portatifs et pliants servant d'abri contre la pluie et le soleil, d'objets sur lesquels on s'appuie pour marcher, d'instruments faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et exciter certains animaux, de l'ensemble des selles et harnais destinés à l'équipement des chevaux, des colliers et vêtements spécialement conçus pour les animaux, des articles d'habillement destinés à couvrir le corps humain pour le protéger ou le parer, de matériel technique pour la pratique du ski, de linges absorbant placés entre les jambes des bébés ou des personnes incontinentes dans un but d'hygiène ; Qu'ainsi définis, ces produits ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques » de la marque antérieure, qui s'entendent respectivement de petits objets précieux destinés à la parure et à l'ornement de la personne, de minéraux auxquels leur rareté, leur éclat et leur dureté confèrent une grande valeur et de l'ensemble des instruments comportant un mécanisme servant à mesurer le temps ; Que ces produits répondant à des besoins différents, ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ; Qu'à cet égard, il n'est pas démontré par la société opposante, que ces produits soient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités ; Que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques » de la marque antérieure, ces produits n'étant pas nécessairement ni exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ;Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties suite au projet de décision. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PR&, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PR, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun l'association des lettres P et R ; Qu'ils diffèrent par la présence du signe typographique & dans le signe contesté, ainsi que par leur présentation (calligraphie respective, superposition des lettres P et R dans la marque antérieure, représentées dans des tailles distinctes, la lettre R contrastant par sa couleur blanche sur le fond noir de la lettre P) ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le sigle PR revêt un caractère distinctif au regard des produits désignés, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est sans incidence l'argument de la société déposante selon lequel la société opposante « …ne saurait revendiquer un monopole sur l'association des deux lettres P et R… » ; qu'en effet, une marque peut être valablement formée de deux lettres faisant partie de l'alphabet, dotée ou non d'une signification dans le langage courant, dès lors que celle-ci présente un caractère arbitraire et s'avère apte à distinguer les produits qu'elle désigne, ce qui est le cas en l'espèce ; Que le sigle PR présente un caractère dominant dans la marque antérieure, dont il constitue le seul élément permettant de désigner ce signe ; Qu'au sein du signe contesté, le sigle PR revêt également un caractère essentiel et parfaitement individualisable, dès lors qu'il s'y trouve suivi d'une esperluette, avec laquelle il ne forme pas un ensemble dans lequel il serait fondu et ne serait plus immédiatement perceptible ; Qu'au contraire, l'esperluette &, en tant que signe typographique représentant la conjonction de coordination ET, renvoie immédiatement au sigle PR, seul apte à retenir l'attention du consommateur ; Que les différences entre les signes, relevées par la déposante, et tenant à la calligraphie très stylisée des lettres P et R dans la marque antérieure, où les deux lettres sont enchevêtrées l'une dans l'autre, la lettre blanche R venant s'inscrire dans la lettre plus grande et noire P, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que celles-ci n'altèrent nullement la lisibilité de ces deux lettres ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait soutenir que la présentation de la marque antérieure ne permet pas de distinguer les deux lettres P et R, dès lors que la différence de taille de ces lettres et le contraste crée entre le noir et le blanc, permet parfaitement au consommateur de les identifier ; Que ne peut être retenu l'argument de la société déposante, présenté suite au projet de décision, tiré de la description administrative de dépôts de marques proches de la marque antérieure, détenues par l'opposante, présentant le signe comme constitué de la lettre R ; Qu'en effet, outre que cet argument concerne des marques extérieures à la présente procédure, la description de la marque dans les dépôts n'a qu'une valeur administrative, sans portée juridique et ne doit pas être prise en compte pour la comparaison des signes ; Qu'enfin les différences phonétiques et intellectuelles liées à la présence dans le signe contesté de l'esperluette, dont au demeurant, rien ne permet d'affirmer comme le fait la société déposante, qu'elle sera « …prononcée en langue anglaise « and »… » par le consommateur français, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que celui-ci résulte de la présence commune du signe PR, distinctif et prépondérant, comme précédemment démontré ; Qu'il en résulte ainsi un risque de confusion entre les signes, dominés par l'élément verbal PR. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté PR& constitue l'imitation de la marque antérieure PR. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des produits concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté PR& ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-4691 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°10 3 756 784 est p artiellement rejetée, pour les produits précités. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe