INPI, 16 janvier 2017, 2016-3080

OPP 16-3080 / PVA Le 18/11/2016 Devenu définitif le 22/12/2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame F BOUDAT a déposé, le 22 avril 2016, la demande d'enregistrement n°4 266 881 portant sur le signe verbal CHATEAU LAFITTE MARCELIN. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « vins d'appellation d'origine protégée ». Le 13 juillet 2016, la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD (société civile) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD déposée le 7 juin 1993, enregistrée sous le n°93 471 086 et régulièrement renouvelée. Cette marque a été enregistrée pour les produits suivants : « vins d'appellation d'origine contrôlée ». L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 28 juillet 2016 sous le n°16-3080. Cette notification l'invitait à présenter des observations dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque par ailleurs, la notoriété de la marque antérieure et fournit de la documentation à l'appui de son argumentation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Elle conteste par ailleurs la recevabilité de l'opposition.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que la déposante conteste la recevabilité de l'opposition aux motifs que « Le délai de l'art L 712-4 du CPI n' a pas été respecté » et que « l'opposition n'est pas signée ». CONSIDERANT en premier lieu, que l'article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle » ; Que l'article L. 712-4 du code précité dispose que « pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée (…) » ; Qu'en l'espèce, la demande d'enregistrement contestée ayant été publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle n° 16/19 du 13 mai 2016, une procédure d'opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu'au 13 juillet 2016 inclus (peu important l'heure dans la journée) ; Que la date générée électroniquement par l'opposition ainsi effectuée est celle du 13 juillet 2016 ; Qu'ainsi, la société opposante a respecté la condition de délai imposée par les textes susvisés. CONSIDERANT en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues [à l'article]… R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R.712-26 », soit la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque ; Que la déposante fait valoir que le récapitulatif ne porte pas la signature du mandataire ; Que toutefois, il est à considérer que l'acte d'opposition comporte effectivement la signature du mandataire de l'opposition dès lors que lors de l'accomplissement des formalités pour former opposition il a approuvé le contenu de celle-ci ; Qu'en outre, cette signature est indispensable à l'accomplissement du traitement informatique de l'opposition. CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition a été formée dans les formes et conditions prescrites ; qu'elle est donc recevable. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « vins d'appellation d'origine protégée » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins d'appellation d'origine contrôlée ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure le fait, invoqué par la déposante, que les produits en présence ne sont pas soumis à la même Appellation d'Origine Contrôlée et sont commercialisés avec une nette différence de prix ; Qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU LAFITTE MARCELIN, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils ont en commun les termes CHATEAU et LAFIT(T)E en même position d'attaque ; qu'ils diffèrent par la présence du terme MARCELIN dans le signe contesté et ROTHSCHILD dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la société opposante fournit, à l'appui de son opposition, des documents établissant que la marque antérieure CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD possède un caractère distinctif élevé du fait de sa connaissance par une large fraction du public ; Qu'elle fait valoir que la marque antérieure, notamment sous la forme abrégée LAFITE, bénéficie d'une notoriété pour des vins et fournit des pièces à l'appui de son argumentation ; Qu'au vu de tous ces éléments et contrairement aux assertions de la déposante, il convient de prendre en considération cette notoriété de la marque antérieure sur le marché concerné pour apprécier plus largement le risque de confusion ; Que ces documents prouvent la connaissance de la marque antérieure CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, et en particulier, qu'elle est également très connue sous la forme abrégée CHATEAU LAFITE, les documents fournis citant la marque antérieure dans un même article indifféremment sous le nom CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD ou LAFITE seul ; Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposante relatif à une décision de justice ayant prononcé la déchéance de la marque LAFITE pour défaut d'exploitation, dès lors qu'en l'espèce, il s'agit d'apprécier la notoriété de la marque antérieure CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, la société opposante ayant démontré que la marque antérieure est désignée usuellement et notoirement connue sous la forme LAFITE ; Que l'existence de 60 marques composées du terme LAFITE ou LAFITTE ne saurait faire obstacle à la notoriété attachée au terme LAFITE de la marque antérieure, ni au caractère distinctif accru que lui confère sa notoriété ; Qu'il en résulte que le terme LAFITE bénéficie à lui seul d'un pouvoir distinctif élevé par la connaissance qu'en a le public français dans le domaine du vin ; Qu'ainsi, malgré la présence du terme MARCELIN dans le signe contesté, il s'ensuit que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure dans le domaine considéré, portera son attention sur l'élément du signe contesté qui est susceptible de lui rappeler cette marque, à savoir le terme L, et établira ainsi une association entre les deux signes ; Qu'en particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure invoquée pour une nouvelle gamme de produits, la création d'un « second vin » étant une pratique très répandue ; Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques invoquées par la société déposante et résultant de la présence dans les deux signes des éléments verbaux MARCELIN et ROTHSCHILD, restent insuffisantes pour exclure la possibilité qu'ils puissent être rattachés par le consommateur à la même origine ; Qu'en conséquence, il existe entre les deux marques un risque d'association, le public pouvant croire qu'elles proviennent de la même entreprise ou tout au moins d'entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT que ne saurait être retenu le fait que les termes L MARCELIN correspondent aux noms de parcelles de l'exploitation de la déposante, dès lors que la déposante ne le démontre pas ; qu'en tout état de cause, cela ne confère pas un droit permettant d'échapper dans le cadre de la présente procédure à la recherche d'un risque de confusion et d'une éventuelle contrefaçon avec une marque déposée antérieurement. CONSIDERANT en outre, qu'est extérieur à la procédure l'argument de la déposante selon lequel il y a « un usage répété et ininterrompu de la marque CHATEAU LAFITTE MARCELIN depuis 1941 », dès lors que seule la demande d'enregistrement contre laquelle la présente procédure d'opposition est dirigée doit être prise en compte, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition portant uniquement sur les signes tels que déposés. CONSIDERANT enfin, que la déposante se prévaut d'un droit au toponyme ; que toutefois, il est constant que le droit au toponyme ne peut faire échec à l'application de la loi et notamment à l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, et qu'aucune disposition légale ne crée une exception, ni, a fortiori, une prévalence du toponyme sur la marque. CONSIDERANT que le signe contesté CHATEAU LAFITTE MARCELIN constitue donc l'imitation de la marque antérieure CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en cause, de la connaissance de la marque antérieure dans le secteur des vins et de l'imitation entre les deux signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés, qui peut être amené à associer les marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté CHATEAU LAFITE MARCELIN ne peut être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle