INPI, 15 février 2006, 04-3194

OPP 04-3194 / VL PROJET VALANT DECISION LE 15/02/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ALLIBERT EQUIPEMENT (Société anonyme) a déposé, le 19 juillet 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 303 903 portant su r la dénomination KOBALT. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants : « Bacs, casiers, conteneurs, bacs-pliants, couvertures de bacs» (classe 20). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/35 NL du 27 août 2004. Le 27 octobre 2004, la société LF, LLC (société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware), représentée par Madame Nathalie ROUSSET, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet ORES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque communautaire verbale KOBALT, déposée le 12 novembre 2003 sous le numéro 3 536 232. L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précité, a été notifiée à la société déposante le 8 novembre 2004, sous le numéro 04-3194. Cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure d'opposition a été suspendue, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été tenues informées. Le 1er septembre 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a informé l'Institut que l'enregistrement de la marque communautaire antérieure a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 34/05 du 22 août 2005. La procédure a donc repris le 2 septembre 2005, ce dont les parties ont été informées. Il était précisé à la société déposante qu'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 7 octobre 2004, aux termes de deux actes inscrits au Registre National des Marques, sous les numéros 419 781 et 419 782, la société ALLIBERT BUCKHORN FRANCE est devenue titulaire de la demande d'enregistrement KOBALT précitée. Le 17 octobre 2004, la société ALLIBERT BUCKHORN FRANCE, représentée par Madame Marion TERTRAIS, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet LERNER ET ASSOCIES a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement selon déclaration inscrite au Registre national des marques le 2 novembre 2005 sous le numéro 421 329, et dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut le 7 novembre 2005, en application du principe du contradictoire. Le 20 octobre 2005, la société titulaire du signe contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 24 octobre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LF, LLC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : • Les « Bacs, casiers, conteneurs, bacs pliants» et les « boîtes et coffres à outils (métalliques) », par leurs nature, destination, circuits de fabrication et de distribution. • Les « Couvercles de bacs » et les « boîtes », par leurs objet et complémentarité. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de la demande d'enregistrement ne conteste pas l'identité des signes en présence. Elle conteste, en revanche, tout lien de similarité entre les produits en faisant valoir qu'ils présentent des différences de destination, de composition et de nature.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination KOBALT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination KOBALT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. CONSIDERANT en l'espèce, que force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Bacs, casiers, conteneurs, bacs-pliants, couvercles de bacs, tous en matière plastique, à l'exclusion des boîtes à outils et coffres à outils» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Boîtes et coffres à outils (métalliques)». CONSIDERANT que les « Bacs, casiers, conteneurs, bacs-pliants, couvercles de bacs, tous en matière plastique, à l'exclusion des boîtes à outils et coffres à outils» de la demande d'enregistrement s'entendent de caisses pour le stockage, la manutention, le transport de marchandises et leurs couvercles ; que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits présentent les même nature et fonction que les « boîtes et coffres à outils (métalliques) » de la marque antérieure, lesquels s'entendent de contenants en métal destinés à recevoir les outils pour leur stockage et leur transport ; Qu'à cet égard, contrairement aux prétentions de la société titulaire de la demande d'enregistrement, le fait que les boites et coffres à outils soient expressément exclus du libellé de la demande d'enregistrement ne saurait suffire à conférer à ces derniers une nature distincte des produits de la marque antérieure, dès lors que ces produits s'analysent pareillement en des caisses destinées à entreposer et transporter des marchandises ; Qu'en outre, il importe peu, contrairement aux prétentions de la société titulaire de la demande d'enregistrement, que ces produits soient de matière différente (plastique pour les premiers / métal pour les seconds), dès lors que cette précision de matière ne leur permet pas d'échapper à la même catégorie générale précitée de produits ; Que ces produits s'adressent à la même clientèle de particuliers et de professionnels désireux de ranger et de déplacer des marchandises ; Que notamment, ne saurait être retenu l'argument de la société titulaire de la demande d'enregistrement selon lequel les produits de la demande d'enregistrement seraient exclusivement destinés à des professionnels, ainsi qu'en attesteraient les documents qu'elle verse aux débats, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre d'une procédure d'opposition s'effectue uniquement entre les libellés des produits tels que déposés, indépendamment des conditions d'exploitation, réelles ou supposées, des marques en cause ; Qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits sont susceptibles de relever des mêmes circuits de distribution (magasins de bricolage / drogueries) ; Que dès lors, c'est à tort que la société titulaire de la demande d'enregistrement fait valoir que le fait que les produits précités soit des contenants serait insuffisant pour leur reconnaître la même origine ; qu'en effet, leur similarité résulte, en l'espèce, de leur nature, fonction, clientèle et circuits de distribution communs ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que le risque de confusion existant entre les produits en présence est encore aggravé par le fait que le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de le reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté et de la similarité des produits en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. Que la dénomination contestée KOBALT ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination KOBALT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 04-3194 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Bacs, casiers, conteneurs, bacs-pliants, couvercles de bacs, tous en matière plastique, à l'exclusion des boîtes à outils et coffres à outils» ; Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 303 903 est rejetée pour les produits précités. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B, Chef de Groupe