INPI, 3 novembre 2011, 11-2302

OPP 11- 2302/ JMLe 28/09/2011 Définitif le 3/11/2011 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société XL CONCEPT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 3 mars 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 811 423 portant su r le signe verbal SO WATCH.Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; coffrets à bijoux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ».Le 25 mai 2011, la société SWATCH AG (SWATCH SA), (SWATCH Ltd) (Société par actions de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale SWATCH, enregistrée le 31 janvier 1994 sous le n° 614 932 et désignant la France. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ». L'opposition a été notifiée le 7 juin 2011 à la société déposante sous le numéro 11-2302, et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. A l'appui de son argumentation, elle invoque le caractère hautement distinctif de la marque antérieure du fait de sa renommée et fournit de nombreux documents. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; coffrets à bijoux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SO WATCH, présenté en lettres d'imprimerie droites et noires Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SWATCH, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique présentée dans une calligraphie particulière ; Qu'ils diffèrent par la présence de la lettre O au sein du signe contesté, ainsi que par la présentation de la marque antérieure ; Que toutefois, visuellement, les signes en cause comportent la même lettre d'attaque S et cinq lettres identiques formant la séquence WATCH, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs à la présence d'autres éléments graphiques ou verbaux dans les signes en cause (présentation particulière du signe contesté / présence d'une croix helvétique et de la mention d'origine SWISS dans la marque antérieure), la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d'opposition, ne pouvant porter que sur les seuls modèles des marques tels qu'ils ont été déposés ; Que phonétiquement, ils ont en commun les sonorités d'attaque [s] et finales [ouatch] ; Qu'il résulte donc des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le déposant soutient que l'élément commun aux deux marques [watch] est un terme générique et très utilisé dans le domaine des montres ; Que toutefois, outre qu'il n'est pas certain que la signification du mot anglais WATCH soit comprise du consommateur français de culture moyenne, il convient de prendre en considération la grande connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion au regard des produits suivants : «horlogerie et instruments chronométriques ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie » ; Qu'en effet, l'opposante a démontré par différents documents (articles et annonces publiés dans des magazines à large diffusion) versés au dossier d'opposition que la marque antérieure SWATCH bénéficie d'une connaissance certaine auprès du public sur ce marché ; Qu'en tout état de cause, cette signification est arbitraire au regard des produits suivants : « Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; coffrets à bijoux ; porte-clefs de fantaisie ; médailles ». CONSIDERANT, en conséquence, que les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, conjuguées à la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de l'horlogerie, ne peuvent que créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté SO WATCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale SWATCH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-2302 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n°11 3 811 423 est rej etée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe