INPI, 25 avril 2018, 2017-3689

Le 11/01/2018 OPP 17-3689 / BAC DEVENU DEFINITIF LE 14/02/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GROUPE SOS JEUNESSE (association loi 1901) a déposé le 16 juin 2017, la demande d'enregistrement n°4369095 portant sur le signe verbal LES BONS PROFILS. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; formulaires ; manuels ; prospectus ; blocs ; livres ; publications imprimées ;Consultations pour les questions de personnel ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestions de fichiers informatiques ; études de marché ; établissements de statistiques ; consultation en organisation et direction des affaires ; organisation et conduite de salons de recrutements ; services de conseils en gestion de personnel ; services de gestion des ressources humaines et de recrutement de personnel ; services de mise en relation via une plateforme Web, un site Internet et une application mobile entre les structures d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, associations intermédiaires, groupements d'employeurs) et les entreprises qui recrutent ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; Télécommunications ; services de communication à savoir communications par ordinateurs, par téléphone, par réseau de type Internet ; transmission de messages ; transmission d'informations par réseau de type Internet ou par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages ; transmission de courriels/transmission de courriers électroniques ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; transmission de fichiers numériques ; transmissions électronique de données par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou de systèmes de transmission tel que le réseau Internet ; services. Education ; formation ; organisations et conduite de colloques ; conférences ; séminaires ; épreuves pédagogiques ; formation pratique (démonstration) ; publications de livres ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; publications de textes ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;Conception et développement de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; Services de réseautage social en ligne ; services de mise en relation des particuliers et des entreprises pour les offres et demande d'emploi via une plateforme Web, un site Internet et une application mobile.». Le 6 septembre 2017, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le numéro 15 4 190 324. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « logiciels ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communications ; Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ; livres ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; magazines ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier et articles de papeterie, à savoir : cartes de souhaits, tableaux aide-mémoire, blocs-notes, cartes postales en papier, stylos à bille et crayons ; autocollants pour voitures ; calendriers ; autocollants décoratifs et décalcomanies. gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; informations ou renseignements d'affaires ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relation publiques ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; services de gestion d'affaires ; information statistique ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; fourniture d'accès d'utilisateur à Internet ; services de télécommunications, à savoir ; transmission électronique de données et d'informations ; fourniture d'accès à d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d'accès d'une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; fourniture (transmission) d'analyses et distribution (transmission) en ligne d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial ; services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances ; Formation ; divertissement ; éducation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; édition et publication de textes (autres que publicitaires), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; divertissement audiovisuel, cinématographique, radiophonique et multimédia.; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; logiciels et systèmes informatiques création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites Web ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de contenus pour le compte d'utilisateurs sur l'Internet ; conception de systèmes informatiques ;; conception et développement de logiciels, d'applications logicielles, et d'interfaces de programmation. services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services d'introduction, de relations personnelles fournis sur l'Internet ou un autre réseau informatique ou de communications, à savoir : service de résautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entres individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires». L'Institut a également notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 22 septembre 2017 à la déposante, et cette dernière a présenté des observations en réponse transmises à la société opposante par l'Institut. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit de la documentation à l'appui de son argumentation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste uniquement la comparaison des signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : : « Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; formulaires ; manuels ; prospectus ; blocs ; livres ; publications imprimées ;Consultations pour les questions de personnel ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestions de fichiers informatiques ; études de marché ; établissements de statistiques ; consultation en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; Télécommunications ; services de communication à savoir communications par ordinateurs, par téléphone, par réseau de type Internet ; transmission de messages ; transmission d'informations par réseau de type Internet ou par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages ; transmission de courriels/transmission de courriers électroniques ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; transmission de fichiers numériques ; transmissions électronique de données par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou de systèmes de transmission tel que le réseau Internet ; services. Education ; formation ; organisations et conduite de colloques ; conférences ; séminaires ; épreuves pédagogiques ; formation pratique (démonstration) ; publications de livres ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; publications de textes ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;Conception et développement de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; Services de réseautage social en ligne ; services de mise en relation des particuliers et des entreprises pour les offres et demande d'emploi via une plateforme Web, un site Internet et une application mobile» ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits et services suivants : « logiciels ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communications ; Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ; livres ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; magazines ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier et articles de papeterie, à savoir : cartes de souhaits, tableaux aide-mémoire, blocs-notes, cartes postales en papier, stylos à bille et crayons ; autocollants pour voitures ; calendriers ; autocollants décoratifs et décalcomanies. gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; informations ou renseignements d'affaires ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relation publiques ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; services de gestion d'affaires ; information statistique ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; fourniture d'accès d'utilisateur à Internet ; services de télécommunications, à savoir ; transmission électronique de données et d'informations ; fourniture d'accès à d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d'accès d'une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; fourniture (transmission) d'analyses et distribution (transmission) en ligne d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial ; services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances ; Formation ; divertissement ; éducation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; édition et publication de textes (autres que publicitaires), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; divertissement audiovisuel, cinématographique, radiophonique et multimédia.; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; logiciels et systèmes informatiques création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites Web ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de contenus pour le compte d'utilisateurs sur l'Internet ; conception de systèmes informatiques ;; conception et développement de logiciels, d'applications logicielles, et d'interfaces de programmation. services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services d'introduction, de relations personnelles fournis sur l'Internet ou un autre réseau informatique ou de communications, à savoir : service de résautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires». CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; formulaires ; manuels ; prospectus ; blocs ; livres ; publications imprimées ;Consultations pour les questions de personnel ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestions de fichiers informatiques ; études de marché ; établissements de statistiques ; consultation en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; Télécommunications ; services de communication à savoir communications par ordinateurs, par téléphone, par réseau de type Internet ; transmission de messages ; transmission d'informations par réseau de type Internet ou par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages ; transmission de courriels/transmission de courriers électroniques ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; transmission de fichiers numériques ; transmissions électronique de données par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou de systèmes de transmission tel que le réseau Internet ; services. Education ; formation ; organisations et conduite de colloques ; conférences ; séminaires ; épreuves pédagogiques ; formation pratique (démonstration) ; publications de livres ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; publications de textes ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;Conception et développement de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; Services de réseautage social en ligne ; services de mise en relation des particuliers et des entreprises pour les offres et demande d'emploi via une plateforme Web, un site Internet et une application mobile» apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée , ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES BONS PROFILS, ci-dessous représenté : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LEBONCOIN reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la société opposante invoque la connaissance dont bénéficie la marque antérieure ; qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou les services en cause ; Que la société opposante fournit dans l'acte d'opposition des pièces établissant la connaissance particulière de la marque LEBONCOIN en ce qui concerne un site Internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services notamment pour leur vente, sur tout moyen de communication ; Que la marque complexe LEBONCOIN présente donc un fort caractère distinctif au regard des services qui sont directement liés à ces activités ; Qu'il convient donc de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux accolés et de couleurs ; Que les signes en présence ont en commun des séquences des plus proches à savoir LES BONS / LEBON présentées en attaque dans chacun des signes ; Qu'ils diffèrent par la présence de l'élément verbal PROFILS dans le signe contesté et COIN dans la marque antérieure, ainsi que par les couleurs et la présentation particulière de cette dernière ; Que toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site Internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services notamment dans le domaine de l'offre d'emplois, ainsi que les services qui lui sont directement liés confère à la marque antérieure, construite à partir des termes LEBON, un fort caractère distinctif à l'égard des services relevant de ce domaine, à savoir les services d' « organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestions de fichiers informatiques ; études de marché ; établissements de statistiques ; consultation en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; Télécommunications ; services de communication à savoir communications par ordinateurs, par téléphone, par réseau de type Internet ; transmission de messages ; transmission d'informations par réseau de type Internet ou par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages ; transmission de courriels/transmission de courriers électroniques ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; transmission de fichiers numériques ; transmissions électronique de données par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou de systèmes de transmission tel que le réseau Internet ; services.; Conception et développement de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; Services de réseautage social en ligne ; services de mise en relation des particuliers et des entreprises pour les offres et demande d'emploi via une plateforme Web, un site Internet et une application mobile» ; Que dès lors, malgré certaines différences entre les signes, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à l'associer au signe contesté et à penser que ce dernier constitue une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public au regard des services précités de la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée reconnus comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure : «Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; formulaires ; manuels ; prospectus ; blocs ; livres ; publications imprimées ;Consultations pour les questions de personnel ; Education ; formation ; organisations et conduite de colloques ; conférences ; séminaires ; épreuves pédagogiques ; formation pratique (démonstration) ; publications de livres ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; publications de textes ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] », les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur ; Qu'ainsi, la seule présence des termes LE(S) BON(S) dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences entre les éléments PROFILS et COIN ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur et leur physionomie, différences induites par la substitution des éléments verbaux PROFILS au terme COIN au sein du signe contesté, ces deux éléments ne présentant aucune similitude visuelle ; Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales ; Qu'intellectuellement, comme l'indique la société opposante, le signe contesté LES BONS PROFILS, évoquent l'idée d'une candidature adaptée pour un poste, évocation absente de la marque antérieure ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que, par conséquent, au regard des produits et services précités, la seule présence des éléments LE(S) BON(S) dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d'association entre les deux signes ; Que dès lors, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; formulaires ; manuels ; prospectus ; blocs ; livres ; publications imprimées ;Consultations pour les questions de personnel ; Education ; formation ; organisations et conduite de colloques ; conférences ; séminaires ; épreuves pédagogiques ; formation pratique (démonstration) ; publications de livres ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; publications de textes ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]» ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité et la grande similarité des produits et services en cause peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions d'opposition et de justice invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT enfin que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs au préjudice qu'elle subirait en raison de la banalisation de sa marque et au bénéfice indu dont profiterait la déposante en se plaçant dans son sillage ; Qu'en effet, de tels actes ne peuvent être sanctionnés qu'au titre de la responsabilité civile par les tribunaux judiciaires statuant sur le fondement de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal LES BONS PROFILS peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestions de fichiers informatiques ; études de marché ; établissements de statistiques ; consultation en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; Télécommunications ; services de communication à savoir communications par ordinateurs, par téléphone, par réseau de type Internet ; transmission de messages ; transmission d'informations par réseau de type Internet ou par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages ; transmission de courriels/transmission de courriers électroniques ; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet ; transmission de fichiers numériques ; transmissions électronique de données par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou de systèmes de transmission tel que le réseau Internet ; services.; Conception et développement de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; Services de réseautage social en ligne ; services de mise en relation des particuliers et des entreprises pour les offres et demande d'emploi via une plateforme Web, un site Internet et une application mobile». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle