INPI, 18 octobre 2004, 04-1242

18/10/2004 OPP 04-1242 / LAM DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié par l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Marcel B a déposé, le 14 janvier 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 267 403 portant sur la dénomination LACTIWE LL. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : « Lait et produits laitiers boissons lactées où le lait prédomine. Bières, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres. Préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques digestifs (alcool et liqueurs) vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » (classes 29, 32 et 33). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/08 NL du 20 février 2004. Le 26 février 2004, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 20 avril 2004, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme), représentée par Madame Valérie MONCADE, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du Cabinet SANTARELLI, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ACTIMEL, déposée le 9 décembre 1998 et enregistrée sous le n° 98 763 476. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus ; produits laitiers, à savoir desserts lactés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes, limonades, sodas, bières de gingembre, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons » (classes 29 et 32). L'opposition, formée à l'encontre de tous les produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée, le 6 mai 2004, au déposant, sous le numéro 04-1242. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 6 juillet 2004, Monsieur Marcel B a présenté des observations en réponse à l'opposition, notifiées à la société opposante par l'Institut le 9 juillet suivant. L'Institut a notifié aux parties, le 30 août 2004, un projet de décision établi au vue de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 4 octobre 2004, fin de la procédure écrite. Le 4 octobre 2004, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises au déposant le 5 octobre suivant, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 11 octobre 2004, ce dont le déposant a également été informé. Le 5 octobre 2004, la société opposante a présenté des observations complémentaires, transmises le jour même par courrier au déposant. Le 7 octobre 2004, le déposant a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à celle-ci le jour même, par télécopie confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques pour certains et similaires pour d'autres à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : - le « lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine ; sodas, apéritifs sans alcools, bières, boissons alcooliques, eaux gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sodas ; nectars de fruits ; sirops et autres » et le « lait ; laits gélifiés aromatisés et laits battus ; produits laitiers à savoir : desserts lactés, boissons non alcoolisées composées majoritairement de produits laitiers ; sodas ; bières de gingembre ; eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de légumes, boissons non alcoolisées composées majoritairement de produits laitiers, boissons aux fruits et aux légumes ; sirops pour boissons », Sont identiques, à tout le moins similaires, les « boissons alcooliques, digestifs (alcools et liqueurs) essences alcooliques, vins et spiritueux » de la demande d'enregistrement et les « bières de gingembre » de la marque antérieure, en ce qu'ils présentent la même nature. Sont également identiques, à tout le moins similaires, les « boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d'enregistrement et les « boissons non alcoolisées composées majoritairement de produits laitiers » de la marque antérieure. Sont similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure, en ce qu'ils sont fabriqués par les mêmes entreprises ayant la même activité, ou à tout le moins par des entreprises en étroite dépendance économique, sont commercialisés dans les mêmes magasins alimentaires offrant à une même clientèle des produits alimentaires et des boissons, les boissons étant rassemblées dans les mêmes rayons des magasins : - les « eaux gazeuses, sodas apéritifs sans alcools» et les « eaux plates (minérales ou non) ; limonades » ; - les « boissons de fruits, nectars de fruits ; bières ; boissons alcooliques, digestifs (alcools et liqueurs) essences alcooliques ; nectars de fruits ; boissons alcooliques ; extraits et essences alcooliques ; sirops et autres » et les « jus de fruits ou de légumes ; préparations pour faire des boissons, boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers ; boissons aux fruits et aux légumes ; préparations pour faire des boissons » ; - les « sodas » et les « eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), limonades », les premiers étant des boissons gazeuses aromatisées, que le dictionnaire Le Robert renvoi à « limonade ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. En outre, la marque antérieure est notoire dans le domaine des produits alimentaires. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes en ce qu'ils présentent des similitudes visuelles et phonétiques prépondérantes. Les marques sont dénominatives et composées de trois syllabes. Les lettres L et W qui diffèrent entre les signes ne modifient pas de façon significative la perception des signes : la lettre L est une consonne « sourde » qui lorsqu'elle est combinée à une voyelle ou doublée en position finale, ne modifie pas la perception auditive des signes et la lettre W qui représente la lettre M à l'envers, se trouve située à la même position. Le consommateur percevra la marque dans son ensemble sans en faire une analyse sémantique nécessitant une connaissance des langues latine et anglaise. A cet égard, le radical LACTI n'a pas de signification ni en français ni en latin, le mot « lait » ayant pour origine le mot latin « lac » dont le pluriel est « lactis ». Il n'est pas non plus certain que le consommateur isole la séquence finale WELL et en connaisse la traduction. La société opposante invoque une décision d'opposition opposant la marque ACTIMEL à la demande d'enregistrement LACTIMEL dans laquelle le risque de confusion a été admis. Enfin, elle apporte de la documentation visant à démontrer la notoriété de la marque antérieure pour des produits laitiers. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Marcel B conteste l'identité des produits en décrivant d'une part celui destiné à être commercialisé sous le signe contesté, sa composition et son emballage et d'autre part, celui commercialisé sous la marque antérieure. De même, il conteste la comparaison des signes en ce qu'ils présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. Il cite des marques antérieures n'appartenant pas à la société opposante et pour lesquelles celle-ci n'a pas considéré qu'il existait un risque de confusion. La séquence commune au deux signes, ACTI, apparaît dans 452 marques et se retrouve au centre des dénominations en cause. Enfin, une recherche d'antériorités par similitude sur la dénomination contestée et dans les classes concernées fait ressortir la marque antérieure au delà de la centième position. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, le déposant réitère ses arguments quant aux différences de signification entre les signes : le radical LACTI évoquant clairement le lait. La société opposante ne peut en outre se prévaloir d'un droit exclusif sur le radical ACTI.

III.- DECISION

CONSIDERANT quant à la comparaison des produits que le projet de décision a retenu l'identité et la similarité des produits suivants : « Lait et produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine. Bières, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres. Préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool » de la demande d'enregistrement avec certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les parties ; Que le projet de décision a également rejeté l'identité et la similarité entre les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; digestifs (alcool et liqueurs) vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, ce qui n'est pas davantage contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination LACTIWELL, présentée en caractères d'imprimerie droits, gras et noirs Que la marque antérieure porte sur la dénomination ACTIMEL, présentée en caractères d'imprimerie droits, gras et noirs. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure se composent d'une seule dénomination à l'exclusion de tout autre élément ; Qu'ils comportent six lettres communes formant les séquences ACTI et EL ; Que suite au projet de décision, la société opposante a fourni des pièces faisant état d'une large connaissance par le public de la marque ACTIMEL pour désigner des produits laitiers ; qu'il peut dès lors être considéré que cette marque possède un caractère distinctif élevé pour de tels produits ; Qu'il en résulte qu'au sein du signe contesté, au regard des produits suivants : « Lait et produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine », la dénomination LACTIWELL est susceptible d'engendrer avec la marque antérieure ACTIMEL un risque de confusion dans l'esprit du public en raison de la présence commune des séquences ACTI et EL ; Que dès lors, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné par les produits précités. CONSIDERANT ainsi, qu'appliqué aux « Lait et produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine », le signe contesté LACTIWELL constitue l'imitation de la marque antérieure ACTIMEL. CONSIDERANT en revanche, qu'à l'égard des autres produits de la demande d'enregistrement pour lesquels la société opposante n'a justifié d'aucune connaissance sur le marché de la marque ACTIMEL, à savoir les « Bières, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres. Préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool . Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; digestifs (alcool et liqueurs) vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » qui ne relèvent pas du domaine des produits laitiers, la seule présence commune des séquences ACTI et EL n'est donc pas suffisante pour caractériser le risque de confusion ; Qu'en effet, les signes en présence pris dans leur ensemble présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; Que visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent par la présence dans le signe contesté de la lettre L en attaque et en position finale et la substitution de la lettre W à la lettre M ; Qu'à cet égard, et contrairement aux assertions de la société opposante, ces différences sont notables visuellement de par l'impression de longueur qu'elles engendrent dans le signe contesté, caractérisé par le doublement de la lettre L ; Qu'en outre, le signe contesté se caractérise par la présence de la lettre W, particulièrement remarquable en langue française car peu usitée, cette lettre étant tout à fait identifiable par le consommateur n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel la lettre W serait un M inversé, le consommateur n'étant pas censé renverser les lettres composant une dénomination ; Que phonétiquement, si le doublement de la lettre L finale n'engendre pas de différence, tel n'est pas le cas de sa présence en attaque du signe contesté, en produisant un son plus long ; Qu'enfin intellectuellement, même pour un consommateur français de culture moyenne, le signe contesté évoque par son préfixe LACT, ce qui contient du lait ou est en relation avec le lait (lactation, lacté, lactique, lactose) et par sa terminaison WELL, ce qui est bien, notions totalement absentes de la marque antérieure qui évoque principalement ce qui est actif ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait valablement invoquer une précédente décision statuant sur une opposition, celle-ci ayant été rendue dans un cas d'espèce différent. CONSIDERANT en conséquence, qu'appliqué aux « Bières, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres. Préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool . Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; digestifs (alcool et liqueurs) vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques», le signe contesté LACTIWELL ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ACTIMEL, le consommateur ne pouvant confondre ces signes ; Qu'enfin, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, tel n'est pas le cas en l'espèce du fait des grandes différences précédemment relevées. CONSIDERANT en conséquence, que pour le « Lait et produits laitiers boissons lactées où le lait prédomine », le signe contesté LACTIWELL ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACTIMEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 04-1242 est reconnue partie llement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « lait et produits laitiers boissons lactées où le lait prédomine ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 267 403 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Laëtitia M,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie Aude BLANQUARTChef de Groupe