INPI, 13 mars 2012, 2011-4233

13/03/2012 OPP 11-4233 / DDL DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DIS ELEC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 juin 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 840 635 portant sur le sign e complexe DSL LIGHTING. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ». Le 15 septembre 2011, la société DIESEL S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale DIESEL déposée le 9 février 1998 et enregistrée sous le n° 000743401. Cette marque communautaire porte notamment sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 30 septembre 2011 sous le n° 11-4233, en l'invitant à présenter des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti. Le 23 novembre 2011, la société déposante a présenté des observations et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 28 novembre 2011. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 27 décembre 2011, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut. Le 20 janvier 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société déposante ont contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations. Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société DIESEL S.P.A. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits La demande d'enregistrement désigne des produits identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir notamment qu'il ressort des pièces fournies dans le cadre de la procédure que la marque antérieure est notoire et possède dès lors un fort pouvoir distinctif. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes, mais ne conteste pas celle des produits. Suite au projet de décision, la société déposante sollicite la confirmation du projet de décIsion en raison des différences entre les signes et conteste les arguments présentés par la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ». CONSIDERANT que les « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires » de la demande d'enregistrement contesté sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe DSL LIGHTING ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination DIESEL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux de taille différentes, présentés en clair, sur deux lignes dans un cartouche sombre, alors que la marque antérieure comporte une dénomination unique ; Que si l'élément DSL apparait essentiel au sein du signe contesté en raison de la présentation adoptée et du caractère accessoire du terme LIGHTING inscrit en plus petit sur une ligne inférieure, et faiblement distinctif au regard de certains des produits en cause, il n'en demeure pas moins que les signes produisent une impression distincte excluant tout risque de confusion ; Qu'à cet égard, si les éléments DSL du signe contesté et DIESEL constitutif de la marque antérieure ont en commun les lettres DSL placées dans le même ordre, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ; Qu'en effet, d'une part, au sein de la marque antérieure, les lettres D,S et L sont fondues dans la dénomination DIESEL, dont on ne peut les isoler ; Que d'autre part, phonétiquement, les éléments DSL et DIESEL différent par leur rythme (prononciation saccadée en trois temps pour DSL, dissyllabique et fluide pour DIESEL) et leurs sonorités ((dé-esse-elle) pour le premier et (dié-zelle) pour le second) ; Qu'enfin, aucune ressemblance intellectuelle entre DSL et DIESEL n'est susceptible de les rapprocher ; Qu'à cet égard, ne peut être retenu l'argument de la société opposante relatif à la pratique qui consiste à contracter une marque en la réduisant à ses seules consonnes pour l'apposer sur des produits dérivés, dès lors que cette pratique étayée par seulement deux exemples, relevant davantage du domaine du prêt-à-porter qui n'est pas le domaine concerné en l'espèce, ne présente pas un caractère de généralité tel que le consommateur sera amené à percevoir nécessairement la marque DIESEL derrière le sigle DSL du signe contesté. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du consommateur doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services ; Que toutefois, en l'espèce, l'identité des produits en présence n'est pas de nature à créer un risque de confusion sur leur origine, les marques en cause se distinguant nettement. CONSIDERANT que la société opposante fait valoir que la notoriété dont bénéficie la marque antérieure, laquelle doit être prise en compte pour apprécier l'existence d'un risque de confusion entre les signes ; Que toutefois, les pièces versées aux débats établissent une exploitation de la marque antérieure mais pas une connaissance de nature à accroitre son pouvoir distinctif. CONSIDERANT enfin qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société opposante selon lequel elle utilise « …le sigle DSL dans la vie des affaires comme déclinaison de sa marque institutionnelle DIESEL » ; Qu'en effet, outre le fait que les documents fournis par l'opposante montrent un usage de la marque 55 DSL et non du sigle DSL seul, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence, pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; Que par conséquent, en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné, et ce nonobstant l'identité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté DSL LIGHTING peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale DIESEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 11-4233 est rejetée. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R Chef du Service des Oppositions