INPI, 18 mars 2005, 04-2989

OPP 04-2989 / CBO 18/03/05 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712- 26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DIRECT ENERGIE (société anonyme) a déposé, le 18 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 299 905 portant sur le sig ne complexe DIRECT ENERGIE VOUS PAYEZ L'ÉLECTRICITÉ PAS LA PUBLICITÉ. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « Appareils et instruments pour la distribution d'électricité. Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération et de ventilation. Distribution d'électricité, de gaz ou d'eau. conception et administration de programmes d'échanges de données. Conseil technique aux entreprises et aux administrations pour leur choix en approvisionnement en eau, gaz, électricité et télécommunications. Conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture d'électricité, de gaz, d'eau, de chauffage, et de télécommunications . Gestion de bases de données (programmation) » (classes 9, 11, 39 et 42). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/32 NL du 6 août 2004. Le 6 octobre 2004, la société ANTARGAZ (société anonyme), représentée par Monsieur Manuel DEGRET, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet DEGRET, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DIRECTGAZ, déposée le 25 octobre 2000 et enregistrée sous le n°00 3 060 4 38. La société opposante fait valoir qu'elle est titulaire de cette marque dès l'origine. Cet enregistrement porte, notamment, sur les produits et services suivants : « appareils de chauffage, de cuisson et d'éclairage. Télécommunications ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; services de fourniture d'accès à des banques de données ; livraison de marchandises ; distribution d'énergie ; distribution (livraison) de gaz ; études, analyses et diagnostics pour l'installation d'appareils de chauffage » (classes 9, 38, 39 et 42 ). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 11 octobre 2004, sous le numéro 04-2989. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 29 novembre 2004, la société DIRECT ENERGIE, représentée par Monsieur Gilles RINGEISEN, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet PLASSERAUD a présenté ses observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut le 1er décembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ANTARGAZ fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. En effet, sont identiques les « appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson. Distribution de gaz » qui figurent en termes identiques ou proches dans les libellés des deux marques en présence. En outre, sont identiques les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, les premiers entrant dans la catégorie générale des seconds : - le service de « distribution d'électricité » et le service de « distribution d'énergie » ; - le service de « distribution d'eau » et le service de « distribution d'énergie » ; Sont similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les « appareils de réfrigération et de ventilation » et les « appareils de chauffage, de cuisson », ces produits relevant de la catégorie générale des appareils ménagers à usage individuel ou collectif et par leurs nature, destination, clientèle et circuits de distribution ; - le service de « distribution d'eau » et le service de « livraison de marchandises », par leur nature ; - les services de « conception et administration de programmes d'échanges de données » et les services de « transmission d'informations contenues dans des banques de données ; services de fourniture d'accès à des banques de données », par leurs fonction, destination et prestataires ; - le service de « gestion de bases de données (programmation) » et les services de « transmission d'informations contenues dans des banques de données ; services de fourniture d'accès à des banques de données », par leurs fonction et destination. Sont similaires, par complémentarité, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les « appareils et instruments pour la distribution d'électricité » et le service de « distribution d'énergie » ; - le services de « conseil technique aux entreprises et aux administrations pour leur choix en approvisionnement en eau, gaz, électricité. Conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture d'électricité, de gaz, d'eau » et les services de « distribution d'énergie ; distribution (livraison) de gaz » ; - le service de « conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture de chauffage » et les services d'« études, analyses et diagnostics pour l'installation d'appareils de chauffage » ; - les services de « conseil technique aux entreprises et aux administrations pour leur choix en approvisionnement en télécommunications. Conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture de télécommunications » et les services de « télécommunications ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, du fait des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence susceptibles d'entraîner un risque de confusion. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque et fournit deu

x décision

s du directeur de l'Institut statuant sur des oppositions. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société DIRECT ENERGIE conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne les « Appareils de réfrigération et de ventilation. Distribution d'eau. conception et administration de programmes d'échanges de données. Conseil technique aux entreprises et aux administrations pour leur choix en approvisionnement en eau, gaz, électricité. Conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture d'électricité, de gaz, d'eau. Gestion de bases de données (programmation) ». La société déposante conteste également la comparaison des signes aux motifs que, pris dans leur ensemble, les deux signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. La société déposante fait valoir en outre que la séquence DIRECT, commune aux deux signes, est usuelle voire descriptive et qu'il existe un très grand nombre de marque comportant cet élément et déposées dans les classes 9, 11, 39 ou 42. A l'appui de son argumentation, elle fournit le résultat d'une recherche d'antériorités effectuée à partir de l'élément DIRECT.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour la distribution d'électricité. Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération et de ventilation. Distribution d'électricité, de gaz ou d'eau. conception et administration de programmes d'échanges de données. Conseil technique aux entreprises et aux administrations pour leur choix en approvisionnement en eau, gaz, électricité et télécommunications. Conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture d'électricité, de gaz, d'eau, de chauffage, et de télécommunications. Gestion de bases de données (programmation) » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué, notamment, pour les produits et services suivants : « appareils de chauffage, de cuisson et d'éclairage. Télécommunications ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; services de fourniture d'accès à des banques de données ; livraison de marchandises ; distribution d'énergie ; distribution (livraison) de gaz ; études, analyses et diagnostics pour l'installation d'appareils de chauffage ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments pour la distribution d'électricité. Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson. Distribution d'électricité, de gaz. Conseil technique aux entreprises et aux administrations pour leur choix en approvisionnement en télécommunications. Conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture de chauffage et de télécommunications » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « appareils de réfrigération et de ventilation » de la demande d'enregistrement et les « appareils de chauffage, de cuisson » de la marque antérieure relèvent de la même catégorie générale des appareils ménagers à usage individuel ou collectif produisant des effets thermiques (chaleur/froid) ; Que les produits précités sont donc susceptibles de présenter les mêmes nature, destination et clientèle ; Qu'en outre, il importe peu, contrairement aux assertions de la société déposante, que ces produits ne soient pas commercialisés dans les mêmes rayons des grandes surfaces, ce qui au demeurant n'est nullement établi, dès lors que ces produits, relevant de la même catégorie générale, présentent des caractéristiques communes ; Que ne saurait enfin être retenu l'argument de la société déposante selon lequel reconnaître un lien de similarité entre les produits précités reviendrait à méconnaître le principe de spécialité, dés lors que les produits en cause présentent des nature, destination et clientèles communes, tel que précédemment relevé ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Conseil technique aux entreprises et aux administrations pour leur choix en approvisionnement en gaz. Conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture de gaz » de la demande d'enregistrement sont en étroite relation avec les services de « distribution (livraison) de gaz » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds, lesquels nécessitent le recours aux premiers ; Que les services de « Conseil technique aux entreprises et aux administrations pour leur choix en approvisionnement en électricité. Conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture d'électricité » de la demande d'enregistrement sont en étroite relation avec les services de « distribution d'énergie » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds, lesquels nécessitent le recours aux premiers ; Que ces services complémentaires sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement aux assertions de la société déposante, que les services précités ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, dès lors que, conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, la complémentarité qui résulte des relations étroites et obligatoires entre des produits et/ou des services est un cas de similarité de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion sur l'origine de ces produits et/ou services dans l'esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu'ils peuvent présenter par ailleurs. CONSIDERANT en revanche, que le service de « distribution d'eau » de la demande d'enregistrement qui s'entend de l'approvisionnement en eau potable ne relève pas de la catégorie générale du service de « distribution d'énergie » de la marque antérieure, qui s'entend de l'action de transporter en divers lieux de l'énergie ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de services identiques ; Que le service de « distribution d'eau » de la demande d'enregistrement précédemment défini ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que le service de « livraison de marchandises » de la marque antérieure qui s'entend de la remise matérielle d'objets mobiliers destinés à la vente à son destinataire ; Que ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « conception et administration de programmes d'échanges de données » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent, respectivement, de la prestation consistant à réaliser pour le compte d'un tiers, des programmes informatiques d'échanges de données exécutables par un ordinateur et de la gestion de ces derniers ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « transmission d'informations contenues dans des banques de données ; services de fourniture d'accès à des banques de données » de la marque antérieure, qui s'entendent, pour les premiers, d'un service permettant de communiquer à distance des informations contenues dans des banques de données et, pour les seconds, des prestations consistant à permettre la connexion à des banques de données ; Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes désirant déléguer la gestion et l'administration de banques de données pour les premiers, personnes désireuses de consulter des bases de données pour les seconds) ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (programmeurs, concepteurs de programmes informatiques pour les premiers ; sociétés spécialisées dans les télécommunications et fournisseurs d'accès pour les seconds ), ainsi que le souligne la société déposante ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « gestion de bases de données (programmation) » de la demande d'enregistrement contestée qui consiste à réaliser des programmes informatiques spécifiques permettant la gestion de bases de données ne présentent pas les mêmes nature ; fonction et destination que les services de « transmission d'informations contenues dans des banques de données ; services de fourniture d'accès à des banques de données » de la marque antérieure, précédemment définis ; Que répondant à des besoins différents ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (programmeurs, concepteurs de programmes informatiques pour les premiers ; sociétés spécialisées dans les télécommunications et fournisseurs d'accès pour les seconds ) ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel il convient d'écarter du libellé du service précité de la demande d'enregistrement la mention « (programmation) », dès lors qu'il s'agit là d'une mention visant à préciser la nature exacte du service de « gestion de bases de données » ; Que ne saurait par conséquent être retenu l'argument de la société opposante tiré d'une précédente décision du directeur de l'Institut, celle-ci ayant été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe DIRECT ENERGIE VOUS PAYEZ L'ÉLECTRICITÉ PAS LA PUBLICITÉ, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination DIRECTGAZ, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de plusieurs termes de taille inégale, accompagnés d'un élément figuratif et présentés en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination, à l'exclusion de tout autre élément ; que ces signes ont toutefois en commun la séquence DIRECT suivie d'un terme se rapportant au domaine de l'énergie ; Qu'au sein du signe contesté, les termes DIRECT ENERGIE, mis en exergue par leur présentation en caractères de très grande taille et de couleur distincte et disposés sur deux lignes supérieures, revêtent un caractère dominant, l'expression VOUS PAYEZ L'ÉLECTRICITÉ PAS LA PUBLICITÉ, présentée juste en dessous, sur une ligne horizontale, en très petit caractère, s'apparentant davantage à un simple slogan et revêtant par la même un caractère secondaire ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments DIRECT ENERGIE du signe contesté et DIRECTGAZ, constitutif de la marque antérieure, ont en commun la même association du terme DIRECT et d'un terme se rapportant au domaine de l'énergie (respectivement ENERGIE dans le signe contesté, GAZ dans la marque antérieure) ; Que toutefois, cette substitution de termes et les différences visuelles et phonétiques qui en découlent ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, celui-ci résultant en l'espèce de l'association particulière du terme DIRECT à un terme porteur de la même évocation ; Qu'à cet égard, si l'élément verbal DIRECT peut apparaître faiblement distinctif du fait du grand nombre de marques déposées en classes 9, 11, 39 et 42 comportant ce même terme, il n'en demeure pas moins que le risque de confusion résulte de la construction commune précédemment relevée ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté et de l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Que le signe complexe DIRECT ENERGIE VOUS PAYEZ L'ÉLECTRICITÉ PAS LA PUBLICITÉ ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DIRECTGAZ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 04-2989 est reconnue partiellement justifiée, pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour la distribution d'électricité. Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération et de ventilation. Distribution d'électricité, de gaz. Conseil technique aux entreprises et aux administrations pour leur choix en approvisionnement en eau, gaz, électricité et télécommunications. Conseil technique aux particuliers pour leur choix en fourniture d'électricité, de gaz, d'eau, de chauffage, et de télécommunications ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 299 905 est pa rtiellement rejetée pour les produits et services précités. Céline BOISSEAU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe