INPI, 20 juin 2006, 06-0259

OPP 06-0259 / MAS 20/06/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PERNOD RICARD (société anonyme) a déposé, le 5 octobre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 385 061 portant sur le sig ne verbal GLOBE CLUBBERS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : " Papier, carton et produits en ces matières à savoir enseignes ou écriteaux, affiches, cartes postales, calendriers, papiers à lettre, agendas, banderoles ; produits de l'imprimerie, tels magazines, journaux, brochures, catalogues ; autocollants ; photographie ; papeterie ; stylos. Etudes de marché, organisation d'expositions, foires, jeux à but commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; sondages d'opinion. Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet et communication par terminaux d'ordinateurs. Transmission de données, informations, images et sons par réseaux Internet" (classes 16, 35 et 38). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/46 NL du 18 novembre 2005. Par courrier émis le 17 janvier 2006, la société L'IRREDUCTIBLE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CLUBBERS, déposée le 16 février 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 273 928. Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie, articles pour reliures photographies, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, articles de bureau (à l'exception des meubles), caractères d'imprimerie, clichés. Papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, chéquiers de réductions, calendriers, instruments d'écriture, objets d'art gravés ou lithographiés, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques). Publicités, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (chéquiers de réductions, tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité. Publicité par correspondance, publicité par Internet. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques. Communications par terminaux d'ordinateur. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services d'affichage électronique (télécommunications)" (classes 16, 35 et 38). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 8 février 2006, sous le n° 06-0259. Cette notifi cation l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 4 avril 2006, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, selon déclaration inscrite au Registre national des marques le 9 mai 2006 sous le n° 433 321. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 6 avril 2006, la société déposante, a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations transmises à la société opposante par l'Institut, le 10 avril 2006. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société L'IRREDUCTIBLE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "Papier, carton ; produits de l'imprimerie", les services d'"organisation d'expositions ; gestion de fichiers informatiques" et les "Services de messageries électroniques ; communication par terminaux d'ordinateurs. Transmission par réseaux Internet" des signes en présence. Les autres produits et services des classes 16, 35 et 38 sont similaires. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme distinctif CLUBBERS. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante soulève l'irrecevabilité de la procédure, l'opposition ayant été formée hors délai. Elle conteste la comparaison des signes qui présentent une impression d'ensemble différente. En outre, le terme CLUBBERS commun aux deux signes n'apparaît pas suffisamment distinctif pour désigner des "Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet et communication par terminaux d'ordinateurs". Concernant la comparaison des services, la société déposante précise qu'elle procède à un retrait partiel portant sur certains produits et services objets de l'opposition, et que les "Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet et communication par terminaux d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

III.- DECISION

A.SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que l'article R 712-15 dispose qu'"Est déclarée irrecevable toute opposition … formée hors délai". CONSIDERANT qu'aux termes des article L.712-3 et L.712.4 du Code de la propriété intellectuelle, " Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement (…) opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement". CONSIDERANT en l'espèce, que la demande d'enregistrement a été publiée au BOPI n°05/46 du 18 novembre 2005 ; que le délai pour former opposition à cette demande expirait donc le 18 janvier 2006 ; Que s'il est vrai que l'opposition a été reçue à l'Institut le 19 janvier 2006, force est de constater que celle-ci a été formée le 17 janvier 2006, le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe faisant foi de la date de cet envoi ; qu'au demeurant, la société déposante a été informée par l'Institut de cette date, la notification de l'opposition comportant copie de l'enveloppe précitée ; Qu'ainsi, l'opposition, même si elle a été reçue à l'Institut le 19 janvier 2006, a été formée dans le délai prescrit, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT, en conséquence, que l'opposition est recevable B. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet et communication par terminaux d'ordinateurs. Transmission de données, informations, images et sons par réseaux Internet" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie, articles pour reliures photographies, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, articles de bureau (à l'exception des meubles), caractères d'imprimerie, clichés. Papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, chéquiers de réductions, calendriers, instruments d'écriture, objets d'art gravés ou lithographiés, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques). Publicités, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (chéquiers de réductions, tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité. Publicité par correspondance, publicité par Internet. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques. Communications par terminaux d'ordinateur. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services d'affichage électronique (télécommunications)". CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à l'évidence, à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GLOBE CLUBBERS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CLUBBERS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes ; que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ; qu'ils ont en commun le terme CLUBBERS ; Que ce terme présente un caractère distinctif au regard des services en cause ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel ce terme "…emprunté à la langue anglaise et qui signifie "personne qui sort en boîte de nuit"…", est employé dans de nombreuses dénominations de sites Internet et ne serait donc pas "…suffisamment distinctif…" pour désigner des "Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet et communication par terminaux d'ordinateurs" ; Qu'en effet, il n'est pas établi que ce terme soit si fréquemment utilisé, qu'il ait perdu son caractère distinctif pour désigner des services de télécommunications, la seule existence de sites Internet consacrés à des activités festives n'étant pas en soi de nature à en démontrer le caractère usuel ; Qu'en outre, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur le caractère distinctif d'une marque déjà enregistrée, cette question relevant de la compétence exclusive des tribunaux ; Que le terme CLUBBERS, constitutif de la marque antérieure, présente, au sein du signe contesté, un caractère dominant, le terme GLOBE qui le précède ne formant pas avec lui un ensemble dans lequel il serait fondu et n'en altérant pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible ; Qu'au contraire, le signe contesté GLOBE CLUBBERS est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure CLUBBERS pour une nouvelle gamme de services rendus à travers le monde ; Qu'ainsi, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre le signe contesté et la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques pour le public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté GLOBE CLUBBERS ne peut pas être adopté comme marque pour des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CLUBBERS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-0259 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet et communication par terminaux d'ordinateurs. Transmission de données, informations, images et sons par réseaux Internet". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 385 061 est par tiellement rejetée, pour les services précité. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe