INPI, 29 août 2012, 12-0881

OPP 12-881 Le 29/08/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Philippe G a déposé, le 7 décembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 879 697 portant sur le signe verbal VIRTUAL PASSPORT - WEB PASS. Le 28 février 2012, la société HACHETTE LIVRE S.A. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale PASSEPORT, déposée le 15 septembre 2005 et enregistrée sous le n° 4635447. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et joint à ce titre des documents. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 16 mars 2012, sous le n° 12-881. Cette notification l'invitait à prése nter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services de messagerie électronique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « supports électroniques, optiques, magnétiques, d'informations et/ou de données (textes, son, images fixes ou animées) quelque soit le mode d'enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou de transmission incluant exclusivement des informations et données relatives au domaine éducatif ; logiciels et progiciels quel qu'en soit le support, logiciels interactifs. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quel qu'en soit le medium connu ou non ; communications par réseaux de fibres optiques ; services de messagerie électronique ; communication par câble ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet. Edition et publication de textes, y compris publications électroniques et numériques ; production, montage, location de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, cédéroms et cédéi ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal VIRTUAL PASSPORT - WEB PASS ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PASSEPORT. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, PASSPORT pour le signe contesté, PASSEPORT pour la marque antérieure ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes VIRTUAL et WEB PASS ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme PASSPORT/PASSEPORT est distinctif au regard des produits et des services en cause ; Qu'au sein du signe contesté, ce terme PASSPORT présente un caractère essentiel, dès lors que le terme anglais VIRTUAL, très proche de son équivalent français, ne vient que le qualifier (« PASSEPORT VIRTUEL ») ; Que de même, les éléments verbaux WEB PASS apparaissent secondaires en raison de leur caractère fortement évocateur au regard des produits et des services visés dont ils évoquent le mode d'accès. CONSIDERANT que le signe verbal VIRTUAL PASSPORT - WEB PASS constitue donc l'imitation de la marque verbale PASSEPORT, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. Qu'ainsi, le signe verbal contesté VIRTUAL PASSPORT - WEB PASS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale PASSEPORT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-881 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services de messagerie électronique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 879 697 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste