INPI, 26 avril 2022, NL 21-0204

NL 21-0204 Le 26/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 4 octobre 2021, la société ECOSYSTEM_PROD, SAS, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0204 contre la marque n°21/4759419 déposée le 25 avril 2021, ci-dessous reproduite : L'enregistrement de cette marque, dont Monsieur M K est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2021-39 du 1er octobre 2021. $22. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l'intégralité des produits et services visés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier pour l'emballage ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; blocs à dessins ; blocs (papeterie) ; carnets ; crayons ; stylos ; instruments de dessins ; fournitures pour dessins ; dossiers (papeterie) ; fournitures pour l'écriture ; magazines, brochures, catalogues, livres, livrets, manuels, prospectus, calendriers, affiches, cartes postales, billets (tickets) ; Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; publicité ; diffusion et publication d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; distribution de prospectus, d'échantillons ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; relations publiques ; Classe 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; publication de livres et de revues ; production de films sur bandes vidéos ; représentations théâtrales ; production de spectacles ; production de spectacles de cirques et de théâtres ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences, colloques et congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; dressage d'animaux ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». 3. Le demandeur a invoqué le motif absolu de nullité suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité aux termes duquel le demandeur : - soutient que « Monsieur A J B a arrêté le cirque avec animaux en 2016 pour créer un nouveau concept de cirque sans animaux : un cirque 100% humain animé par des musiciens en live et de la technologie 3D » et rappelle les éléments suivants : • Monsieur A J B a fait un dépôt de marque ECO-CIRQUE JOSEPH BOUGLIONE 100% HUMAIN le 20/08/2017 qui a été rejeté à la suite d'une opposition formée par son cousin Monsieur J B . • « Le 11/10/2017, Mme S B enregistre le nom de domaine « bouglione100%humain.fr » qui redirige vers le nom de domaine ecocirque.fr » • « Création le 29/04/2019 de la société ECOSYSTEM-PROD par M. A J B qui exercesous l'enseigne « Ecocirque 100% humain » pour une activité de cirque traditionnelsans animaux, les animaux étant présents sous forme holographique. • Création le 20/01/2021 par le titulaire de la marque contestée « de la société ARTAGENCY, société qui exploite un cirque à l'enseigne « cirque mondial » • Dépôt le 04/04/2021 de la marque contestée $2• Dépôt le 11/06/2021 à l'EUIPO par le demandeur de la marque « Ecocirque 100% Human /100% humain ». - affirme que « Monsieur A J B puis la société Ecosystem-prod ont l'antériorité dans l'utilisation de l'expression devenu marque : "Ecocirque 100% humain" » et que le titulaire de la marque contestée « en reprenant les mêmes codes verbaux utilisés par l'ECOCIRQUE et par son créateur Monsieur A J B, en ayant déposé frauduleusement la marque : " Le cirque 100 %humain", tente volontairement de s'approprier indûment la notoriété de Monsieur B et de l'ECOCIRQUE 100% HUMAIN et de capter le public en créant auprès des spectateurs une confusion manifeste entre les deux cirques. » - rappelle que les activités des entités en cause sont identiques et que leurs cirques se produisent souvent dans les mêmes villes. - affirme que le titulaire de la marque contestée a déjà « pu déposer la marque « cirque mondial » alors même que la marque « le grand cirque de Budapest présente les artistes de Moscou, le cirque mondial » est enregistrée et exploitée sous la dénomination « cirque mondial » par la famille C ». - sollicite en conséquence l'annulation de la marque contestée dans toutes les classes « conformément à l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et à la Jurisprudence de l'INPI relatifs aux dépôts de marques frauduleux et ou de mauvaise foi ». 5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 26 novembre 2021, reçu le 11 décembre 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 11 février 2022.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 8. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l'article L.711-2 du même code dispose notamment que « s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. $2B- Sur le fond 11. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l'intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce. 12. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d'être retenue lorsqu'il ressort « d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 13. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 14. Elle énonce en particulier qu'une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu'il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714). 15. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. 16. En l'espèce, à titre liminaire, si l'identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque l'usage antérieur du signe Ecocirque 100% humain pour des activités de cirque sans animaux. 17. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 25 avril 2021. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l'usage antérieur du signe ECOCIRQUE 100% HUMAIN par le demandeur. 18. Le demandeur indique exercer sous l'enseigne ECOCIRQUE 100% HUMAIN des activités de « cirque sans animaux » mais avec des « animaux sous forme holographique ». $2Il soutient que le titulaire de la marque contestée « reprend les mêmes codes verbaux utilisés par l'ECOCIRQUE et par son créateur Monsieur A J B pour tenter volontairement de s'approprier indûment la notoriété de M. B et de capter le public. » 19. Pour démontrer l'usage antérieur du signe ECOCIRQUE 100% HUMAIN connu par le titulaire de la marque contestée, le demandeur fournit notamment les documents suivants : - Une capture d'écran du site internet my.ionos.fr du 4 octobre (l'année n'est pas précisée) montrant les éléments suivants : « mon compte - contrats et abonnements - informations et options concernant votre domaine supplémentaire « bouglionecentpourcenthumain.com » Créé le 11/10/2017Durée de validité : renouvellement automatique le 11/10/2021 », - Des informations relatives au dépôt de la marque française n°4383339, déposée le 20/08/2017 et portant sur le signe « ECOCIRQUE JOSEPH BOUGLIONE 100% HUMAIN » et précisant « marque française non en vigueur » et « demande totalement rejetée » (page 5 de l'exposé des moyens) mais sans indication du titulaire ni des produits et services pour lesquels la demande de marque était déposée, - Un document intitulé « L'ÉCOCIRQUE - EXTRAITS DE REVUE DE PRESSE - 2017 début de la communication sur le thème 1er cirque traditionnel 100% humain » contenant une liste de titres d'articles de presse et leurs sources (pages 7, 8 et 9 de l'exposé des moyens) ainsi qu'une liste de liens hypertextes et de leurs sources, - Un document intitulé « CIRQUE MONDIAL « LE CIRQUE 100% HUMAIN - REVUE DE PRESSE - Début de la tournée et de la communication août 2021 » contenant six liens hypertextes, - Un extrait du registre national du commerce et des sociétés du 1er octobre 2021 relatif à la société ART AGENCY inscrite au RCS de Nice sous le n°893 551 689 dont le président est le titulaire de la marque contestée (page 13 de l'exposé des moyens) - Un document montrant la 1ère page du certificat d'enregistrement de la marque de l'Unioneuropéenne n°018490880 enregistrée le 29 septembre 2021 et portant sur le signe complexe mais sans indication du titulaire ni des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ; - Un document montrant un extrait de deux résultats d'une recherche sur le moteur de recherche « google » : • www.fnacspectacles.com précisant : « l'Ecocirque 100% Humain - chapiteau à Montpellier… l'Ecocirque est un cirque traditionnel 100% humain. Des artistes venus du monde entier viendront vous ébahir avec leurs numéros exceptionnels » • www.billetreduc.com précisant : « Cirque Mondial 100% Humain, Chapiteau Cirque Mondial… Venez découvrir le premier cirque traditionnel 100% humain dans votre ville ! Sous le grand chapiteau ont été sélectionnés des artistes internationaux… » $220. S'il peut être admis que l'expression « écocirque 100% humain » est utilisée dans le secteur du cirque sans animaux, il apparaît toutefois que les pièces fournies par le demandeur ne sont pas suffisantes pour établir que cet usage est fait par le demandeur antérieurement au dépôt de la marque contestée ni que le titulaire de la marque contestée en avait nécessairement connaissance. En effet, le contenu des articles de presse listés et le contenu des sites internet vers lesquels dirigent les liens hypertextes cités ne sont pas fournis. Dès lors, ces publications et articles de presse sur Internet auxquels renvoient les liens hypertextes listés par le demandeur dans son exposé des moyens ne peuvent être pris en compte en raison de l'absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d'évolution (CA Paris 09/04/2019). 21. Par ailleurs, les intitulés des publications, articles de presse et liens hypertextes cités ne sauraient également être pris en compte en l'absence de tout autre élément venant corroborer les informations contenues dans ces intitulés, le demandeur n'ayant fourni aucun autre document permettant d'établir qu'il utilise bien le signe ECOCIRQUE 100% HUMAIN pour des activités de cirque sans animaux. En effet, en premier lieu, certains des intitulés des articles et liens hypertextes ne comportent pas les termes ECOCIRQUE 100% HUMAIN ni aucun autre élément permettant de les rattacher au demandeur, notamment : - « MIDI LIBRE - Une révolution dans le milieu circassien -midilibre.fr » - « France Inter - « le cirque sans animaux sauvages, une révolution sous le chapiteau (franceinter.fr) » - « France 2 Envoyé Spécial - un cirque sans animaux ? (orange.fr) » - « LA PROVENCE - Sorties - Loisirs- Ce cirque est révolutionnaire ! La Provence » - « JT TF1 : « Quand les hologrammes remplacent les animaux sauvages dans les cirques - Journal de 20 heures | TF1 » Ensuite, certains des titres des articles et liens hypertextes, au demeurant non datés, annoncent le lancement d'un cirque sans animaux en mentionnant les termes ECOCIRQUE, 100% HUMAIN (ensemble ou séparément) sans aucun élément permettant là encore de les rattacher au demandeur, notamment : - MIDI LIBRE - « Montpellier - une première mondiale éblouissante de l'écocirque 100 % humain (midilibre.fr) » - « PRESSE AGENCE - PARIS : L'Écocirque, le cirque 100% humain monte enfin sur scène ! - La lettre économique et politique de PACA (presseagence.fr) », - « METROPOLITAIN - Montpellier : un écocirque pour les animaux, sans animaux | Métropolitain (actu.fr) », - « L'Ecocirque veut renouveler le cirque classique, sans animaux | Les Echos », - OCCITANIE TRIBUNE - Montpellier - Découvrez le premier cirque éco-responsable, sans Animaux ! (occitanie-tribune.com) - LE BONBON, https://www.lebonbon.fr/montpellier/news/le-premier-cirque-ecoresponsable- et-sans-animaux-est-a-montpellier/ $2En l'absence de tout autre élément démontrant que les termes ECOCIRQUE 100% HUMAIN sont bien utilisés par le demandeur pour des activités de cirque sans animaux, la simple citation des termes ECOCIRQUE et 100%HUMAIN dans les intitulés de ces publications est inopérante. 22. Enfin, certains des titres des articles de presse et liens hypertextes citent le nom de BOUGLIONE en lien avec les termes « cirques sans animaux » et « écocirque 100% humain » (ensemble ou séparément), notamment : - YAHOO ACTUALITES - « Dans son écocirque, la famille B remplace les animaux par des hologrammes (yahoo.com) » - LE PARISIEN « C'était ultra-étonnant !» : quand B remplace ses animaux par des hologrammes - Le Parisien » - Libération « Avec son «écocirque 100% humain» B fait un sans faune - Libération (liberation.fr) » - « MIDI LIBRE, Initiatives vertes : le cirque Bouglione, 100 % humain et sans animaux, bientôt en piste à Montpellier - midilibre.fr » - Montpellier : l'écocirque prend forme, pour A-J B, "show must go on" | Métropolitain, (actu.fr) - CORSEMATIN, https://www.corsematin.com/articles/le-dompteur-andre-joseph-bouglione- renonce-aux-animaux-et-cree-un-cirqueecologique-84170 - LEFIGARO, https://www.lefigaro.fr/culture/2017/05/24/03004-20170524ARTFIG00006-le- cirque-bouglione-abandonne-lesspectacles-avec-des-animaux.php - Capture d'écran montrant un lien vers le site internet YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=S9j1Ri_qyEY photographie : « en 2020, la France accueillera pour la première fois un Ecocirque 100% humain » « crédits : Ecocirque J B / Facebook » Toutefois, le seul terme « Bouglione » ne saurait suffire à démontrer l'usage du signe ECOCIRQUE 100% HUMAIN en lien avec le demandeur. En effet, il ne peut être tenu compte de l'argument du demandeur selon lequel la société ECOSYSTEM-PROD a été créée par Monsieur A J B le 29 avril 2019 dès lors qu'aucune pièce ne permet d'en justifier. La présente procédure en nullité ne mentionne pas davantage le nom de Monsieur A J B puisque le récapitulatif de la demande en nullité a été signé par Monsieur L E en qualité de « représentant légal au sein de la personne morale demanderesse (président, gérant...) », ce dernier a également signé l'exposé des moyens transmis à l'appui de la demande avec la précision « Président du conseil de surveillance ». 23. En outre, le demandeur souligne lui-même que plusieurs personnes de la famille B exploitent le nom de famille B lorsqu'il précise que la marque « ECO-CIRQUE J B 100% Humain » qu'il avait déposé le 20 août 2017, « a été rejetée par l'Institut en raison d'une opposition faite par son cousin Monsieur J B au titre de l'utilisation du même patronyme ». $2Enfin, outre que la demande de marque évoquée ci-dessus a été rejetée, le document fourni par le demandeur ne précise pas l'identité de son déposant ni la liste des produits et services qu'elle désignait. Dès lors, le seul nom de BOUGLIONE ne permet pas de déterminer que l'usage du signe ECOCIRQUE 100% HUMAIN dans l'intitulé des articles et liens hypertextes susvisés est fait par, ou à tout le moins, en lien avec le demandeur et que le titulaire de la marque contestée en avait connaissance. 24. En outre, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une particulière renommée de l'expression ECOCIRQUE 100% HUMAIN au moment du dépôt de la marque contestée dès lors que les éléments fournis échouent à démontrer qu'il est à l'origine de cette expression ou que cette dernière est bien utilisée par lui ou avec son consentement. Il n'est donc pas démontré que le signe ECOCIRQUE 100% HUMAIN invoqué par le demandeur bénéficie antérieurement au dépôt de la marque contestée d'un degré de connaissance tel qu'il soit possible de déduire que le titulaire ne pouvait l'ignorer. 25. Ainsi, au vu des éléments et arguments fournis par le demandeur, il n'est pas démontré que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour de son dépôt, de l'usage antérieur du signe invoqué par le demandeur. 26. En tout état de cause, le demandeur ne démontre pas davantage en quoi le titulaire de la marque contestée aurait, au jour du dépôt contesté, le 25 avril 2021, agi dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité ou d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. 27. Il procède en effet uniquement par voie d'affirmations, alléguant que la marque a été déposée dans le but « de s'approprier indûment la notoriété de Monsieur B et de l'ECOCIRQUE 100% HUMAIN et de capter le public en créant auprès des spectateurs une confusion manifeste entre les deux cirques » et faisant état de ce que le titulaire de la marque contestée serait « coutumier du fait » car il aurait « également déposé la marque : Marque "CIRQUE MONDIAL" sous le N°4622402 publiée le 14/02/2020 alors même que la marque "Le grand cirque de Budapest présente les artistes de Moscou, Le cirque Mondial" a été déposée et enregistrée sous le N° 4167356 et est utilisée uniquement sous la dénomination :" CIRQUE MONDIAL" depuis le 23.03/2015 par la famille C », sans fournir aucune pièce permettant d'en justifier. En tout état de cause, le demandeur ne peut valablement se prévaloir d'une atteinte à des droits appartenant à des tiers, les titulaires étant seuls juges de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à leurs droits de marques. 28. Le demandeur prétend que l'activité des deux entités seraient identiques et que les villes dans lesquelles les cirques se produisent seraient très souvent les mêmes, sans toutefois produire aucun élément de nature à justifier cette affirmation. A cet égard, l'extrait K-bis de la société ART AGENCY créée le 29 janvier 2021, dont le titulaire de la marque contestée est le président, et mentionnant comme domaine d'activité : « Activité de soutien aux spectacles vivants », ne permet pas à lui seul de déduire que le titulaire de la marque contestée avait la volonté d'entraver les activités du demandeur au jour du dépôt de la marque contestée. 27. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci. $228. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n'ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : La demande en nullité NL 21-0204 est rejetée. $2