INPI, 16 septembre 2006, 99-1681

OPP 99-1681 / DDL DEVENU DEFINITIF LE 16/09/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté 12 janvier 1996 et 24 décembre 1998 relatifs aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BIGBEN INTERACTIVE (société anonyme) a déposé, le 5 février 1999, la demande d'enregistrement n° 99 774 109 portant sur le signe verbal ACTION REPLAY PROFESSIONNEL. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « périphérique d'ordinateurs - accessoires jeux vidéos » (classes 9 et 28). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 99/12 NL du 19 mars 1999. Le 19 mai 1999, la société FASHION BOX S.P.A. (société de droit italien), représentée par Madame Claudette RICHARD, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du Cabinet BONNETAT, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d'enregistrement de marque communautaire n° 000520080 portant sur la dénominat ion REPLAY déposée le 18 avril 1997. Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Lunettes ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël » (classes 9 et 28). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 28 mai 1999, à la société déposante sous le n° 99-1681. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le 13 juillet 1999, la société déposante, représentée par Maître James COHEN SKALLI avocat justifiant d'un pouvoir a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 20 avril 2006, l'Institut a informé les parties de la reprise de la procédure d'opposition, en raison de la publication de l'enregistrement de la marque antérieure. Il était précisé à la société déposante qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter de nouvelles observations en réponse à l'opposition. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANT La société FASHION BOX S.P.A. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les « périphériques d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement contestée et les « équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers font partie des seconds. Sont similaires par complémentarité, les « accessoires de jeux vidéos » de la demande d'enregistrement et les « …jeux vidéos eux-mêmes qui peuvent ressortir à la fois des classes 9 et 28… ». « Il y a donc complémentarité entre les produits des classes 9 et 28 de la marque de l'Opposante et ceux de la demande de marque… ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction totale de la marque antérieure. Le seul élément distinctif du signe contesté est REPLAY. Le consommateur peut croire que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure invoquée. En outre, la société opposante invoque la notoriété mondiale de la marque REPLAY. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en faisant valoir que les activités des sociétés sont distinctes. Elle conteste la validité de la marque antérieure invoquée. A cet égard, elle indique que le terme REPLAY qui signifie « rejouer » est utilisé depuis fort longtemps dans le domaine des jeux, et compris par le public concerné. La société déposante conteste la comparaison des signes en faisant valoir que le signe contesté ACTION REPLAY PROFESSIONNEL a une signification propre aux yeux des consommateurs concernés, à savoir : « une cartouche qui permet une modification de niveau professionnel afin de rejouer de manière améliorée sur des logiciels de base, dans la catégorie des jeux d'action ».

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement contestée effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « carte à puce pour jeux vidéo permettant de sauvegarder les parties et contenant des trucs et astuces. Périphériques d'ordinateurs » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante indique fonder son opposition sur les produits des classes 9 et 28 ; Que suite à l'enregistrement de la marque antérieure, les produits des classes 9 et 28 sont identifiables comme étant les « Lunettes ; secours (sauvetage) ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; extincteurs. Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël ». CONSIDERANT que les « carte à puce pour jeux vidéo permettant de sauvegarder les parties et contenant des trucs et astuces » de la demande d'enregistrement ne sont pas similaires à l'évidence aux « Lunettes ; secours (sauvetage) ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; extincteurs. Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël », seuls figurant encore dans le libellé de la marque antérieure invoquée suite à son enregistrement ; Que la seule référence faite par la société opposante à l'appartenance des produits aux mêmes classes de la classification n'est pas de nature à établir un risque de confusion entre eux ; qu'à cet égard, la classification internationale des produits, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de l'identité ou de la similarité des produits en cause ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux « jeux » invoqués par la société opposante dans son acte d'opposition, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure invoquée telle qu'enregistrée ; Que les « Périphériques d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux « équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs » invoqués par la société opposante dans son acte d'opposition, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure invoquée telle qu'enregistrée ; Qu'en conséquence, à défaut de pouvoir comparer les libellés précités, et en l'absence d'argumentation de la société opposante établissant des liens entre les produits de la demande d'enregistrement et ceux qui demeurent dans le libellé de la marque antérieure (et notamment les produits des classes 9 et 28 à savoir les « Lunettes; secours (sauvetage); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; extincteurs. Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël »), ni ne justifiant d'une identité ou d'une similarité entre eux, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits qui ne sont ni identiques, ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ACTION REPLAY PROFESSIONNEL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination REPLAY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté et indique que le consommateur peut croire que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure REPLAY, du fait de la présence d'autres éléments verbaux, qui ne relèvent pas de différences insignifiantes. CONSIDERANT que si la société opposante a, dans l'acte d'opposition, coché la case « reproduction totale » et construit une argumentation relative à cette reproduction, elle a également développé une argumentation relative à l'imitation ; qu'il convient donc de rechercher si le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT les signes en présence ont en commun le terme REPLAY ; Que le terme REPLAY, constitutif de la marque antérieure, est distinctif au regard des « Lunettes; secours (sauvetage); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; extincteurs. Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël » servant de base à l'opposition ; Qu'à cet égard, rien ne permet d'inférer, contrairement à ce que soutient la société déposante, que la dénomination REPLAY puisse désigner la caractéristique des produits invoqués à l'appui de l'opposition ou apparaître comme étant la désignation nécessaire de ces produits. CONSIDERANT toutefois que le terme REPLAY apparaît faiblement distinctif au sein du signe contesté comme le précise la société déposante en ce qu'il désigne, dans le domaine des jeux vidéos , l'action de rejouer une partie ; Qu'au sein de ce signe, le terme REPLAY ne revêt pas davantage un caractère dominant, dès lors qu'il s'y trouve encadré des termes ACTION et PROFESSIONNEL qui retiendront tout autant l'attention du consommateur ; Qu'à cet égard, ne peut être retenu l'argument de la société opposante tiré du fait que ces termes sont des termes « …banals du dictionnaire… » et que le seul terme distinctif du signe contesté est REPLAY, dès lors que le terme REPLAY apparaît faiblement distinctif au regard du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur, comme une expression dans laquelle le terme REPLAY ne saurait être isolée ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces signes est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, les signes se distinguent par leur physionomie (trois termes pour le signe contesté ; une seule dénomination pour la marque antérieure), ainsi que par leurs rythme et sonorités d'attaque et finales totalement différentes. CONSIDERANT enfin que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante tenant à la notoriété de la marque antérieure, seulement alléguée et nullement démontrée. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, en l'absence d'identité ou de similarité des produits en présence, et d'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ACTION REPLAY PROFESSIONNEL peut être adopté à titre de marque pour désigner les produits concernés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale REPLAY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 99-1681 est rejetée. Diane LANCEAUME, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe