INPI, 18 novembre 2015, 2015-2577

OPP 15-2577 / FBR Courbevoie, le 6 octobre 2015 Projet devenu définitif le 9/11/2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Stéphane L agissant pour le compte de la société « JPG PRIVATE COLLECTION SAS » a déposé, le 11 mars 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 163 703, portant sur le signe verbal JEAN-PAUL GUERLAIN. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants: « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». Le 3 juin 2015, la société GUERLAIN SOCIETE ANONYME (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée est la marque verbale GUERLAIN déposée le 28 septembre 2011 et enregistrée sous le numéro 11 3 863 053. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Cartes postales, de voeux, emballages de cadeaux, rubans de papier, étiquettes, oeuvres d'art, notamment gravures, tableaux, lithographies et leurs reproductions, photographies, livres d'adresses, agendas, almanachs ; papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie, clichés ; objets d'art gravés, presse-papiers ». L'opposition a été notifiée au déposant le 13 juin 2015 et ce dernier a formulé des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GUERLAIN SOCIETE ANONYME fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Stéphane L conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal JEAN-PAUL G, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination GUERLAIN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé exclusivement d'une dénomination et la marque antérieure de trois éléments verbaux ; Que les signes ont en commun le terme GUERLAIN, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Que les signes se distinguent par la présence des éléments verbaux JEAN-PAUL placés en attaque du signe contesté ; Que toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences ; Qu'en effet, le nom GUERLAIN, parfaitement distinctif au regard des produits en cause et constitutif de la marque antérieure, constitue l'élément dominant du signe contesté, en tant que nom de famille auquel le prénom composé JEAN-PAUL se rapporte ; Qu'il convient à cet égard de rappeler que selon une jurisprudence constante, les prénoms présentent un caractère accessoire par rapport au nom qui permet à lui seul d'identifier une personne par son appartenance à une famille ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels « …l'argument de la déceptivité ne peut être retenu, les produits qui seront développés et vendus sous les marques désignées étant créés exclusivement par Monsieur Jean-Paul G… », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et des raisons ayant présidé au choix de ce signe. CONSIDERANT en outre, que sont extérieurs à la présente procédure d'opposition, les échanges entre la société opposante et le déposant. CONSIDERANT que le signe contesté JEAN-PAUL GUERLAIN constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée GUERLAIN ; Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cartes postales, de voeux, emballages de cadeaux, rubans de papier, étiquettes, oeuvres d'art, notamment gravures, tableaux, lithographies et leurs reproductions, photographies, livres d'adresses, agendas, almanachs ; papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie, clichés ; objets d'art gravés, presse-papiers ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certains interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure ; Que le risque de confusion est encore aggravé par la proximité des signes. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité, de la similarité et du risque de confusion sur l'origine des produits en présence, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal JEAN-PAUL GUERLAIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GUERLAIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe