INPI, 12 novembre 2010, 10-1839

OPP 10-1839 / JL 12/11/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pascal O agissant pour le compte de la société LEONARD en cours de formation a déposé le 1er février 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 7 09 155 portant sur le signe complexe LÉONARD. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Publication de livres ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Publication et rédaction de textes autres que textes publicitaires ». Le 12 mai 2010, la société EDITIONS FATON (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LE P LÉONARD, renouvelée le 3 janvier 2007 sous le numéro 97 667 209. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produit de l'imprimerie ; Edition de revues ». L'opposition a été notifiée le 29 mai 2010 au déposant sous le numéro 10-1839 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 17 septembre 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 20 octobre 2010, le déposant a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, auxquelles la société opposante a répondu le 25 octobre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la présence dans les deux signes du terme distinctif et essentiel LÉONARD. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments du déposante et sollicite la confirmation du projet. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes en invoquant notamment les différences d'activités entre les parties en présence. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, le déposante propose de modifier le modèle du signe contesté. Le déposant s'interroge sur l'existence d'un risque de confusion entre les activités des parties en présence et invoque que l'éventuelle notoriété du signe contesté pourrait être bénéfique pour la marque antérieure. Le déposant conteste la comparaison des produits et services faite par l'Institut. Il invoque également l'existence de marques comportant le terme LEONARD et désignant la classe 41.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Publication de livres ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Publication et rédaction de textes autres que textes publicitaires » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : « Produit de l'imprimerie ; Edition de revues ». CONSIDERANT que suite au projet de décision, le déposant s'interroge sur la similarité des services d'« Éducation ; formation ; activités culturelles ; Informations en matière ou d'éducation ; Production de films sur bandes vidéo ; Montage de bandes vidéo ; Projection de films cinématographiques ; production de films ; studios de cinéma ; Location de films cinématographiques ; épreuves pédagogiques ; organisation et conduite d'ateliers de formation » de la demande d'enregistrement avec les produits et services de la marque antérieure ; que toutefois ces services ne font pas l'objet de la présente opposition ; qu'il ne sera donc pas statué sur leur similarité avec les produits et services de la marque antérieure. CONSIDERANT que les services de « Publication de livres ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Publication et rédaction de textes autres que textes publicitaires » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent tout comme les services d'« Edition de revues » de la marque antérieure de la publication et de la diffusion de divers types d'œuvres écrites ; Que ces services présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination (mettre à la disposition du public des œuvres pour le compte de leur auteurs, services rendus par des maisons d'édition) ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; » apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux « Produit de l'imprimerie ; Edition de revues » de la marque antérieure ; Qu'en effet, les premiers font nécessaire appel aux seconds dans le cadre de leur prestations ou ont pour objet ces derniers ; Qu'il s'agit donc de services et produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, l'appartenance des produits et services en cause à des classes différentes, invoquée par la déposant, est sans influence sur l'appréciation de leur identité ou similarité ; qu'en effet, outre que la classification internationale des produits et services définis en vertu de l'Arrangement de Nice n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique, une marque fait l'objet d'une protection non seulement pour les produits désignés mais est également protégée pour des produits qui leurs sont similaires. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LÉONARD, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LE P LÉONARD, reproduit ci-dessous ; Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT à titre préliminaire, que dans ses observations suite au projet décision, le déposant propose de modifier le signe contesté ; que toutefois, il n'est pas possible de modifier le modèle de la marque après son dépôt. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme LÉONARD ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté des éléments verbaux TV LE PLAISIR DE SAVOIR et d'un élément figuratif, et dans la marque antérieure des termes LE PETIT, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, si le terme commun LÉONARD peut évoquer le célèbre artiste et savant italien Léonard De Vinci, il n'en demeure pas moins que ce terme apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en désigne une caractéristique ; Qu'à cet égard, ne saurait être pris en considération l'argument tiré de l'existence de 29 marques comportant le terme LÉONARD déposées notamment en classe 41 ; Qu'en effet, d'une part, le déposant ne fournit pas de documents mettant en évidence ces marques, l'identité de leurs titulaires et la portée exacte de ces droits ; que d'autre part, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant la classe 41, l'existence de 29 marques déposées dans celle-ci et comportant le terme LÉONARD apparaît minime et ne saurait permettre d'en démontrer la banalité au regard des services relevant de cette classe ; Que ce terme apparaît dominant au sein de la marque antérieure dès lors qu'il demeure immédiatement perceptible et des termes LE PETIT en petits caractères, qui viennent le qualifier et le mettent ainsi en exergue ; Que, contrairement à ce que soutient le déposant, le terme LÉONARD apparaît également immédiatement perceptible et essentiel au sein du signe contesté, de par sa présentation en attaque et en caractères gras de grande taille et de par le caractère secondaire des éléments verbaux et figuratifs qui lui sont adjoint ; Qu'en effet, la séquence TV, présentée en très petits caractère et dont la présence risque d'échapper au consommateur, apparaît faiblement distinctive au regard des produits et services en cause dès lors qu'elle en évoque le mode de diffusion, qu'il en va de même des termes LE PLAISIR DE SAVOIR présentés à la manière d'un slogan en caractères de petite taille sur une ligne inférieure et évocateurs de l'objet des services en présence à savoir de donner l'envie d'apprendre ; Qu'enfin la présentation de la lettre O dans les signes en cause n'affaiblit pas le caractère nettement prépondérant et immédiatement perceptible de l'élément verbal LÉONARD ; Que dès lors les différences relevées par le déposant tenant essentiellement aux termes TV LE PLAISIR DE SAVOIR et à une présentation distincte, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que celui-ci résulte de la présence commune du terme dominant LÉONARD, tel que précédemment relevé ; Qu'il s'ensuit que l'attention du consommateur portera davantage sur le terme commun et distinctif LÉONARD ; Que le terme LÉONARD apparait dès lors dominant au sein du signe contesté, lequel est susceptible d'apparaître dans son ensemble comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de services destinés à instruire le public. CONSIDERANT que le signe complexe contesté LÉONARD constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe LE P LÉONARD. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument réitéré par le déposant suite au projet de décision tenant à l'activité, aux modèles économiques et aux cibles différentes des parties en présence ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l'exploitation des signes en cause. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté LÉONARD ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LE P LÉONARD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-1839 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Publication de livres ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Publication et rédaction de textes autres que textes publicitaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°10 3 709 155 es t partiellement rejetée pour les services précités. Julie SIRIXAY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe