INPI, 15 novembre 2023, OP 23-0985

23-0985 15 novembre 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Monsieur M M a déposé le 3 janvier 2023, la demande d'enregistrement n°23 4 925 254 portant sur le signe semi-figuratif ARAWAK ST-BARTH FRENCH WEST INDIES. Le 21 mars 2023, la société FLAMANDS INVEST, société à responsabilité limitée, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque verbale ARAWAK CAFE, déposée le 22 octobre 2020, et enregistrée sous le n°20 4 694 175. Le 25 mars 2023, le déposant a présenté des observations en réponse. L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 2 mai 2023. Cette notification l'informait que ses premières observations étaient prises en compte et l'invitait à présenter des nouvelles observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au terme de ces différents échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition porte sur les produits et services suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; maillots de bain ; peignoirs ; noeuds papillon ; écharpes ; casquettes ; Divertissement ; formation ; éducation ; information en matière de divertissement ; Services de clubs [discothèques] ; Organisations de réceptions et de fêtes ; Cours de cuisine ; services de discothèques ; Divertissement musical ; Expositions artistiques ; Mise à disposition d'équipements et d'installations de divertissement dans des hôtels et des restaurants ; mise à disposition d'installations de loisirs et de divertissement ; Organisation et conduite d'évènements musicaux, festifs (divertissement), culturels, sportifs, de loisirs et récréatifs et de soirées ; Organisation de cérémonies de remises de prix ; Organisation de compétitions [éducation ou divertissement] ; organisation de concerts de groupes en direct ; organisation et représentation de spectacles ; Planification de réceptions [divertissements] ; Services de cabarets ; services de concerts ; Services de karaoké ; Gestion artistique de spectacles musicaux ; Gestion artistique de représentations théâtrales ; Production musicale ; Production théâtrale ; Production de spectacles ; production de programmes de télévisions ; productions de film ; productions de vidéos ; production de divertissement audio ; production d'enregistrement musicaux ; production de vidéos musicales ; Production de présentations audiovisuelles ; Production audiovisuelle et de photographie ; Production de spectacles en direct ; Production télévisée, radiophonique et cinématographique ; exploitation et location de salles de concert, de boîtes de nuit et de spectacles ; services de loisirs ; organisation et conduite de congrès, colloques, conférences, séminaires, concerts, d'activités culturelles, de cours d'enseignement ; Services de disc-jockeys ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'informations en matière de Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; production de films cinématographiques ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services » de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens. Il ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel « l'activité principale d'Arawak café est la restauration ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. En revanche, les services de « prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d « éducation ; formation » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne nécessitent pas la prestation des seconds et inversement. Ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés d'édition pour les premiers ; établissement et organismes d'enseignement et de formation pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif ARAWAK ST-BARTH FRENCH WEST INDIES, ci-dessous reproduit : Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la marque verbale ARAWAK CAFE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, d'un tiret, d'éléments figuratifs, de couleurs, d'une police d'écriture particulière et d'une présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme d'attaque ARAWAK ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes se distinguent par la présence des termes ST-BARTH FRENCH WEST INDIES, d'éléments figuratifs, de couleurs, d'une police d'écriture et d'une présentation particulière au sein du signe contesté, et du terme CAFE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, le terme ARAWAK apparait parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni ne peut servir à en indiquer une caractéristique. A cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel la société opposante « demande [l]'appropriation du mot Arawak, largement utilisé dans l'Arc Antillais, cette tribu Amérindienne fai[san]t partie de l'histoire et la culture de cette zone géographique », dès lors que, dans ses observations du 19 mars 2023, il n'a fourni aucun document propre à démontrer que le terme Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 ARAWAK soit si fréquemment utilisé qu'il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme ARAWAK présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que le terme CAFE, qui le suit, apparait secondaire en ce qu'il est susceptible d'être perçu comme désignant un établissement commercial. De même, le terme ARAWAK présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que les termes ST-BARTH apparaissent descriptifs en ce qu'ils sont susceptibles d'indiquer le lieu de fabrication ou de prestation des produits et services en cause, et que les termes FRENCH WEST INDIES, positionnés sur une ligne supérieure , dans une police de plus petite taille, et dans une couleur plus terne, apparaissent accessoires en ce qu'ils seront perçus par le public de référence comme un simple slogan. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le déposant, les éléments figuratifs, les couleurs, la police d'écriture et la présentation particulière du signe contesté ne sauraient suffire à écarter la similarité des signes, dès lors qu'ils n'ont aucune incidence phonétique et n'altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ARAWAK ; au contraire, la présentation du signe contesté met particulièrement en exergue le terme ARAWAK. Ainsi, le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme ARAWAK au sein des signes en présence. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d'ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d'association entre les deux signes, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté ARAWAK ST-BARTH FRENCH WEST INDIES est donc similaire à la marque antérieure ARAWAK CAFE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ARAWAK ST-BARTH FRENCH WEST INDIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ARAWAK CAFE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; production de films cinématographiques ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services ci- dessus. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951