INPI, 17 juin 2014, 14-0479

OPP 14-0479 / HT13/05/2014 Définitif le 17/06/2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FORCES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 octobre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 041 967 portant su r le signe verbal PASSEPORT POUR TRANSMETTRE. Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les services suivants : « Éducation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Le 15 janvier 2014, la société HACHETTE LIVRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale PASSEPORT, déposée le 15 septembre 2005 et enregistrée sous le n° 004635447. Cet enregistrement porte, notamment, sur les produits et services suivants : « Livres électroniques dans le domaine de l'éducation ; produits de l'imprimerie à savoir publications éducatives et notamment cahiers de vacances ; services d'éducation ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; organisation de concours ; prêt de livres ; organisation d'exposition à buts éducatifs ». L'opposition a été notifiée le 7 février 2014 à la société déposante sous le numéro 14-0479, et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté : elle invoque également, à l'appui de son argumentation, la « notoriété de la marque antérieure particulièrement dans le domaine de l'édition et de l'éducation » et fournit des documents à cet égard. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Livres électroniques dans le domaine de l'éducation ; produits de l'imprimerie à savoir publications éducatives et notamment cahiers de vacances ; services d'éducation ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; organisation de concours ; prêt de livres ; organisation d'exposition à buts éducatifs ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lesquels elle « … réalise sous sa marque … des MOOC (Massive Open Online Courses )soit littéralement des cours collectifs gratuits et en ligne, diffusés uniquement sur internet, sous forme vidéo, … service qui n'est pas effectué par Hachette Livre » … Hachette œuvr[ant] dans l'éducation, tandis que Forces travaille dans la formation continue » ; qu'en effet dans le cadre de la procédure d'opposition, seuls peuvent être pris en compte les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation et des activités réelles ou supposées de leurs titulaires. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal PASSEPORT POUR TRANSMETTRE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PASSEPORT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique ; Que les signes ont en commun le terme PASSEPORT, présenté en position d'attaque, et qui constitue la totalité de la marque antérieure ; Qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes POUR TRANSMETTRE en position finale ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme PASSEPORT est distinctif au regard des services en cause ; Qu'à cet égard, si le terme PASSEPORT est un « nom commun… utilisé principalement par les services publics comme preuve de nationalité », comme le soutient la société déposante, il présente toutefois un caractère parfaitement distinctif pour les services en cause, dès lors qu'il ne les désigne pas et n'en décrit pas une caractéristique ; Qu'au sein du signe contesté, ce terme PASSEPORT présente un caractère essentiel, dès lors que les termes POUR TRANSMETTRE qui le suivent viennent le qualifier et seront appréhendés comme désignant l'objet ou la destination des services en cause, à savoir des services destinés à transmettre des connaissances ; Qu'enfin, il n'est pas établi par la société déposante en quoi ces termes « change[raient] complètement le sens » de la dénomination PASSEPORT ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services destinés à transmettre des connaissances. CONSIDERANT que le signe verbal PASSEPORT POUR TRANSMETTRE constitue donc l'imitation de la marque verbale PASSEPORT ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante relatif au fait que « cette marque ne serait reconnue que pour des cahiers de vacances pour les enfants », dès lors que, si la notoriété constitue une circonstance susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, elle n'est toutefois pas une condition nécessaire à l'établissement de ce risque ; Que de même sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux activités des parties en présence (formation des élèves du primaire pour l'opposante, formation des chefs d'entreprises, manager et salariés pour la déposante) ainsi qu'à l'utilisation des signes en présence dès lors qu'« Hachette n'utilise pas le mot Passeport seul mais lui accole des noms de classes d'études (CP- CE-CO …) ou le mot vacances » ; Qu'en outre, est extérieure à la présente procédure la mention par la société déposante de noms de domaine qu'elle aurait déposés, ainsi que l'existence d'autres dépôts de marques auprès de l'Institut ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier au regard des droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et de l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties en présence et de l'existence d'autres droits appartenant aux titulaires en présence. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. Qu'ainsi, le signe verbal contesté PASSEPORT POUR TRANSMETTRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale PASSEPORT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Éducation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe