INPI, 30 janvier 2009, 08-2761

OPP 08-2761 / JL30/01/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WANA CORPORATE (société anonyme) est titulaire de l'enregistrement international n° 957 178 du 7 février 2008, portan t sur le signe verbal OTÉO et désignant la France. Le 30 juillet 2008 la société OTELO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale OTELO, déposée le 22 mars 2004 et enregistrée sous le n° 003 906 302. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de l'enregistrement contesté, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits et services désignés. L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans l'enregistrement international contesté, a été notifiée, le 11 août 2008 à l'OMPI, sous le numéro 08-2761, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection) ; machines à calculer ; extincteurs. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments de métrologie et de contrôle, de précision, d'optique, de réglage d'outils, de mesure de précision mécanique, instruments de lecture et d'indication digitaux, machines à mesurer, tracer, relever les cotes, machines et centres tridimensionnels, appareils de mesure des états de surface, projecteurs de profil, marbres et outils de contrôle de planéité ; outillage de mesurage et de traçage ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection) ; machines à calculer » de l'enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « extincteurs » de l'enregistrement contesté, qui s'entendent d'appareils servants à éteindre le feu n'entrent pas dans la catégorie des « Appareils et instruments de métrologie et de contrôle, de précision, d'optique, de réglage d'outils, de mesure de précision mécanique, instruments de lecture et d'indication digitaux, machines à mesurer, tracer, relever les cotes, machines et centres tridimensionnels, appareils de mesure des états de surface, projecteurs de profil, marbres et outils de contrôle de planéité ; outillage de mesurage et de traçage » de la marque antérieure qui s'entendent de divers appareils et instruments scientifiques ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination (éteindre le feu / répondre à des besoins techniques spécifiques) ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que les services « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de l'enregistrement contesté s'entendent respectivement de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, de la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et enfin de travaux de secrétariat ; Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les produits de la marque antérieure tels que précédemment définis (prestations de services limitées au domaine commercial / appareils répondant à des besoin techniques spécifiques) ; Qu' il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les premiers soient susceptibles d'être utilisés pour la vente des seconds, aucun lien nécessaire et exclusif n'existant entre ces services et produits, les premiers étant susceptibles de porter sur une multitude de produits ou services et pas seulement sur les seconds, lesquels ne nécessitent pas obligatoirement les premiers pour leur commercialisation, contrairement à ce que soutient l'opposant ; Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que l'enregistrement contesté désigne pour partie des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur le signe verbal OTÉO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal OTELO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les signes en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueurs proches, quatre lettres communes OTE-O dont trois placées dans le même ordre et selon le même rang, même rythme trissylabique dont les deux premières syllabes sont identiques et la dernière des plus voisines ), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités des plus proches ; Que la seule différence entre ces deux signes résulte de l'adjonction de la lettre L au sein du signe contesté ; Que toutefois, cette circonstance, peu perceptible en ce qu'elle porte sur une seule lettre centrale n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes en présence tant ils sont proches visuellement et phonétiquement. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté OTÉO constitue l'imitation de la marque antérieure OTELO, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu' ainsi, le signe verbal contesté OTÉO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale OTELO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-2761 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, demesurage, de contrôle (inspection) ; machines à calculer ». Article 2 : L'enregistrement n° 957 178 est partiellement rapp orté, pour les produits précités. Julie LEBAS, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe