INPI, 7 octobre 2019, 2014-3916

OPP 14-3916 GDA24/07/2019 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****DEVENU DEFINITIF LE 27/08/2019 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LOWE STRATEUS a déposé, le 12 juin 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 097 095 portant sur le signe verbal GRAND METRO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; véhicules, appareils de locomotion par air ou par eau ; papiers et cartons (pour la papeterie ou pour l'imprimerie), aide à la direction des affaires, affichages, analyse du prix de revient, conseil en organisation à la direction des affaires, études de marchés, systématisation de données dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; location de distributeurs automatiques ; prévisions économiques, promotion des ventes pour les tiers, sondage d'opinions, informations statistiques, vérification de comptes ; Affaires financières, analyses financières, investissements de capitaux, consultations en matière financière, services de financement, investissements de capitaux, parrainages financiers ; informations en matière d'entreposage, services de parcs de stationnement, locations de places de stationnement, hébergement de sites informatiques (sites Web), élaboration (conception) de logiciel et de sites Web ».Le 4 septembre 2014, la société MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale complexe METRO enregistrée le 9 février 2011 sous le n° 1 096 843. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « matériel informatique (logiciels); programmes informatiques et logiciels; Appareils de transport aérien ou aquatique; Papier, carton ; prise de commandes ; facturation; publicité; merchandising (promotion des ventes) (pour des tiers); location d'espaces publicitaires, marketing (recherches en matière de ventes) ; recherches de marché; enquêtes à des fins d'affaires commerciales; recherches de bases de données (pour des tiers) ; mise à disposition d'informations en matière de transactions commerciales et d'affaires, maintenance de données dans des banques de données informatiques; fixation de prix de produits et services ; services de conseillers en gestion d'affaires; services commerciaux, y compris planification et supervision de développements d'entreprises en ce qui concerne l'organisation; services commerciaux, y compris planification (assistance) concernant la gestion; gestion d'affaires commerciales; Affaires financières, transactions financières et services financiers, obtention de crédits et octroi de crédits pour du commerce général et individuel, obtention de crédit-bails ; location de distributeurs automatiques; services de conseillers financiers; analyse financière; stockage de colis et/ou marchandises; transport de colis et/ou marchandises en véhicules, navires, aéronefs; services logistiques dans le secteur des transports ; courtage de fret; location de stationnements ; location de conteneurs d'entreposage; développement, conception de logiciels et sites Web; serveurs Web ». L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 14-3916. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié au déposant le 4 avril 2019 et invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 21 juin 2019. Le 25 septembre 2014, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. Le titulaire de la demande d'enregistrement contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoqueégalement la notoriété de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services et des signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciels (programmes enregistrés) ; appareils de locomotion par air ou par eau ; papiers et cartons (pour la papeterie ou pour l'imprimerie), aide à la direction des affaires, affichages, analyse du prix de revient, conseil en organisation à la direction des affaires, études de marchés, systématisation de données dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; location de distributeurs automatiques ; prévisions économiques, promotion des ventes pour les tiers, sondage d'opinions, informations statistiques, vérification de comptes ; Affaires financières, analyses financières, investissements de capitaux, consultations en matière financière, services de financement, investissements de capitaux, parrainages financiers ; informations en matière d'entreposage, services de parcs de stationnement, locations de places de stationnement, hébergement de sites informatiques (sites Web), élaboration (conception) de logiciel et de sites Web» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « matériel informatique (logiciels); programmes informatiques et logiciels; Appareils de transport aérien ou aquatique; Papier, carton ; prise de commandes ; facturation; publicité; merchandising (promotion des ventes) (pour des tiers); location d'espaces publicitaires, marketing (recherches en matière de ventes) ; recherches de marché; enquêtes à des fins d'affaires commerciales; recherches de bases de données (pour des tiers) ; mise à disposition d'informations en matière de transactions commerciales et d'affaires, maintenance de données dans des banques de données informatiques; fixation de prix de produits et services ; services de conseillers en gestion d'affaires; services commerciaux, y compris planification et supervision de développements d'entreprises en ce qui concerne l'organisation; services commerciaux, y compris planification (assistance) concernant la gestion; gestion d'affaires commerciales; Affaires financières, transactions financières et services financiers, obtention de crédits et octroi de crédits pour du commerce général et individuel, obtention de crédit-bails ; location de distributeurs automatiques; services de conseillers financiers; analyse financière; stockage de colis et/ou marchandises; transport de colis et/ou marchandises en véhicules, navires, aéronefs; services logistiques dans le secteur des transports ; courtage de fret; location de stationnements ; location de conteneurs d'entreposage; développement, conception de logiciels et sites Web; serveurs Web ». CONSIDERANT que les « logiciels (programmes enregistrés) ; appareils de locomotion par air ou par eau ; papiers et cartons (pour la papeterie ou pour l'imprimerie) ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de revient, conseil en organisation à la direction des affaires ; études de marchés ; promotion des ventes pour les tiers ; Affaires financières, analyses financières, investissements de capitaux ; consultations en matière financière, services de financement, investissements de capitaux, parrainages financiers ; informations en matière d'entreposage, services de parcs de stationnement, locations de places de stationnement ; hébergement de sites informatiques (sites Web), élaboration (conception) de logiciel et de sites Web » de la demande d'enregistrement apparaissent à l'évidence identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante visant à contester ces identités et similarités au motif que la société opposante n'en aurait pas fait pas la démonstration, dès lors que ces identités et similarités apparaissent à l'évidence au vu des liens établis par la société opposante entre ces produits et services de la demande et certains de ceux de la marque antérieure ;CONSIDERANT en revanche, que les services d' « affichages, systématisation de données dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, prévisions économiques, sondage d'opinions, informations statistiques, vérification de comptes » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'en outre, n'établissant pas de liens précis entre les « affichages, systématisation de données dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, prévisions économiques, sondage d'opinions, informations statistiques, vérification de comptes » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GRAND METRO reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe METRO ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de de deux éléments verbaux, et la marque antérieure, d'une dénomination et d'une présentation particulière ; Que ces signes ont en commun le terme METRO ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme GRAND ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet le terme METRO apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'à cet égard, la fourniture par la société déposante d'une liste de marques en vigueur en France et comportant le terme METRO (selon la société déposante 89 dépôts et ou enregistrement en France dans les classes 9, 12 ,16, 35, 39 et 42) ne peut suffire pour démontrer que ce terme soit devenu « commun et générique » dès lors que la liste fournie ne précise pas les dates de dépôt ni les libellés des produits et services en cause et qu'en tout état de cause, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans les classes concernées, les nombres de marques citées n'apparaissent pas suffisants ; Qu'en outre, l'élément verbal METRO revêt un caractère dominant au sein du signe contesté ; qu'en effet, le terme GRAND qui le précède apparait secondaire, ne faisant que qualifier le terme METRO et n'étant par conséquent pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que la présentation particulière de la marque antérieure n'a pas pour effet d'altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination METRO ; Qu'ainsi il résulte tant des ressemblances d'ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre ces deux signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté GRAND METRO constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée METRO. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné. CONSIDERANT qu'ainsi, le signe verbal contesté GRAND METRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et service sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe METRO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; appareils de locomotion par air ou par eau ; papiers et cartons (pour la papeterie ou pour l'imprimerie) ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de revient, conseil en organisation à la direction des affaires ; études de marchés ; promotion des ventes pour les tiers ; Affaires financières, analyses financières, investissements de capitaux ; consultations en matière financière, services de financement, investissements de capitaux, parrainages financiers ; informations en matière d'entreposage, services de parcs de stationnement, locations de places de stationnement ; hébergement de sites informatiques (sites Web), élaboration (conception) de logiciel et de sites Web ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Guillaume DACHY,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de Pôle