Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2012, 2011/15816

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012 Pôle 5 - Chambre 2 (n° 223, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15816. Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 08/06199 . APPELANTE : SAS UNI-COMMERCES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 7 place du Chancelier Adenauer 75016 PARIS, représentée par la SELARL @MARK prise en la personne de Maître Séverine G, avocat au barreau de PARIS, toque : J150, assistée de Maître Séverine G de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque : J150. INTIMÉE : SA COFIBIS venants aux droits de la Société OVAL prise en la personne de son Président, ayant son siège social [...] 75002 PARIS, représentée par la SELARL HJYH Avocats en la personne de Maître Patricia H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistée de Maître Michel-Paul E de la SELARL M-P E, avocat au barreau de PARIS, toque : R266. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. -signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société par actions simplifiée Uni-Commerces se présente comme la maison mère de la SNC VUC, sa filiale à 100 %, qui a acquis le 30 novembre 2005 un centre commercial situé à Vélizy Villacoublay exploité depuis 1985 sous l'enseigne Usines Center (et regroupant actuellement 140 magasins d'usines avec la dénomination L'Usine Mode et Maison) ; elle explique qu'afin de consolider les droits de sa filiale, elle a déposé, le 22 mai 2007, en classes 16, 28, 35 à 39, 41 et 43, une demande d'enregistrement de la marque semi-figurative 'Usines Center', n°07 3 501 622, laquelle a été enregistrée sans opposition le 26 octobre 2007. Déclarant avoir découvert qu'une marque semi-figurative 'Usines Center' n°97 699 795 avait été déposée le 16 octobre 1997, en classes 1 à 41, par la société Opega (anciennement Société des Centres de Magasins d'Usine (SCMU) à l'origine du concept et premier déposant de la marque en 1985) et que cette marque avait été cédée en 1998 à la société Oval, laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à la société Cofibis le 09 novembre 2010 - toutes cessions régulièrement inscrites au Registre national des marques (ci-après RNM) - et notamment constaté que la marque n'était pas exploitée, puis avoir vainement proposé, le 07 février 2008, la signature d'un contrat de cession, la société Uni-Commerces a assigné le titulaire de la marque le 16 avril 2008 en déchéance de ses droits, étendant sa demande en cours de procédure (selon conclusions du 9 décembre 2008) à la marque figurative n° 1 296 536 déposée le 22 janvie r 1985 en classes 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18 à 21, 23 à 25 et 27 et dûment renouvelée, dont elle a découvert l'existence après son assignation. Par jugement rendu le Tribunal de Grande Instance de PARIS, 8 juillet 2011, 08/06199">08 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris, par ailleurs saisi de demandes reconventionnelles tendant à voir retenir un dépôt frauduleux de la marque n° 07 3 501 622 outre des actes de con trefaçon et de concurrence déloyale a, en substance et avec exécution provisoire : -déclaré irrecevables les demandes de la société Uni-Commerces à l'encontre de la société Oval ainsi que sa demande en déchéance des droits de la société Cofibis sur ses deux marques, -dit que le dépôt de la marque n° 07 3 501 622 est frauduleux et constitutif de contrefaçon de la marque n° 97 699 795, -attribué à la société Cofibis la propriété de la marque 'Usines Center' n°07 3 501 622 et interdit à la société Uni-Commerces d'utiliser dans la vie des affaires le signe 'Usines Center', -dit que le jugement une fois définitif sera transmis au RNM aux fins d'inscription par la partie la plus diligente, -condamné la société Uni-Commerces à verser à la société Cofibis la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques, outre celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2012, la société par actions simplifiée Uni-Commerces, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, d'infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables et : -au constat de son intérêt à agir et du défaut d'exploitation durant 5 ans sur le territoire français des deux marques incriminées, de débouter la société Cofibis de l'ensemble de ses demandes, -de prononcer la déchéance des droits de la société Cofibis sur sa marque semi- figurative n°97 699 795 pour l'ensemble des produit s et services visés à l'enregistrement, avec effet absolu à l'égard de tous à la date du cinquième anniversaire de sa marque à compter de sa publication au BOPI (soit le 27 mars 2003), -de prononcer la déchéance des droits de la société Cofibis sur sa marque figurative n°1 296 536 pour l'ensemble des produits et service s visés à l'enregistrement, avec effet absolu à l'égard de tous à la date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi du 04 janvier 1991 (soit le 28 décembre 1996) ou, subsidiairement, avec effet cinq ans avant la date de la demande en déchéance (soit le 09 décembre 2008), -de dire que le 'jugement' à intervenir sera inscrit sur réquisition du greffier au RNM ou à sa requête et aux frais de l'intimée ; de dire qu'à défaut et dans le mois suivant la signification du 'jugement', elle pourra y procéder elle-même sur simple production d'une expédition conforme du 'jugement', toujours aux frais de l'intimée, -de condamner la société Cofibis à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, -'d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution'. Par dernières conclusions signifiées le 09 mai 2012, la société anonyme Cofibis demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter l'appelante de toutes ses prétentions, de lui interdire de faire indirectement usage dans la vie des affaires, notamment par l'intermédiaire de ses filiales et locataires, de la marque 'Usines Center', y compris en tant que nom de domaine, de requérir du greffe de la cour la transmission de l'arrêt au RNM tenu par l'INPI aux fins d'inscription en regard de l'enregistrement de la marque 'Usines Center' n°07 3 501 622 et, à défaut, d'autoriser la société Cofibis à faire procéder à ladite inscription aux frais de l'appelante, de condamner, enfin, cette dernière à lui verser la somme de 17.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la société Uni-Commerces à agir en déchéance des droits de la société Cofibis sur la marque verbale n° 97 6 99 795 et sur la marque figurative n°1 296 536 : Considérant que l'appelante soutient que de manière erronée, tant en fait qu'en droit, le tribunal l'a déclarée irrecevable à agir en exigeant la démonstration d'un intérêt légitime devant s'apprécier au jour de l'assignation (soit le 16 avril 2008) et en considérant qu'elle ne justifiait pas d'un tel intérêt à cette date ; Qu'elle fait valoir qu'en application tant de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle que des textes communautaires qui ont donné lieu à des décisions des juridictions européennes sur ce point, toute 'personne intéressée' est recevable à agir en déchéance ; qu'en outre, il résulte des dispositions des articles 31, 122 et 126 du code de procédure civile que l'existence de l'intérêt à agir doit être appréciée au jour où le juge statue ; Qu'elle se prévaut d'un double intérêt à agir du fait de ses liens capitalistiques avec la SNC VUC (dont le patrimoine lui a été transmis le 22 octobre 2008 et dont elle est devenue l'associée unique et gérante le 22 novembre 2008) et de sa qualité de propriétaire de la marque 'Usines Center' n° 07 3 5 01 622 ; Qu'elle ajoute que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son action est légitime et ne constitue nullement un dévoiement de l'action en déchéance ; qu'elle tire argument du fait que l'existence de droits antérieurs - s'agissant des droits d'usage conférés sur l'enseigne 'Usines Center'- est sans effet sur l'appréciation de l'intérêt à agir; qu'en toute hypothèse, la société Cofibis, uniquement cessionnaire des deux marques litigieuses, ne peut se prévaloir d'aucun droit sur l'enseigne et que les droits sur l'enseigne 'Usines Center' que sa filiale, la SNC VUC, tire de l'acte de vente du 30 novembre 2005 ne comportent aucune limitation territoriale ; qu'elle entend, enfin, préciser que son action n'a ni pour objet ni pour conséquence d'interdire l'apposition à titre d'enseigne de la dénomination 'Usines Center' sur d'autres centres commerciaux exploités depuis des dizaines d'années par des tiers ; Considérant, ceci rappelé, qu'aux termes de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle 'La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.' ; Qu'à juste titre la société Cofibis soutient qu'en vain l'appelante entend voir adopter par la cour la conception extensive de la notion de 'personne intéressée' résultant des textes communautaires et de la jurisprudence européenne, ceci par application de l'article 249 (anciennement : 189) du Traité CE selon lequel la juridiction nationale est tenue d'interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci ; Qu'en effet, la question porte sur l'intérêt procédural à agir de la société Uni- Commerces ; que selon le cinquième considérant de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 (repris au sixième considérant de la directive n°2008/95/CE du 28 octobre 2008) '(...) les États membres gardent également toute liberté pour fixer les conditions de procédure concernant (...) la déchéance (...) des marques acquises par l'enregistrement' ; que le neuvième considérant qui porte sur la nécessaire exploitation des marques enregistrées précise, de la même façon, qu''il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables' ; Que la déchéance ne pouvant être poursuivie que par un opérateur y ayant intérêt, au sens du droit commun, il appartient, par conséquent, à la société Uni-Commerces de justifier d'un intérêt économique, ce qui suppose qu'elle exploite ou envisage d'exploiter un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ces marques sont, selon elle, inexploitées ; Qu'à cet égard, c'est encore pertinemment que la société Cofibis fait valoir que ni au jour de sa menace d'action en déchéance, le 07 février 2008, ni au jour de l'assignation, le 16 avril 2008, ni même, surabondamment, au jour du jugement entrepris ou de la déclaration d'appel, la société Uni-Commerces, eût-elle noué des liens juridiques ou capitalistiques en cours de procédure avec la SNC VUC, ne peut justifier d'un intérêt personnel et direct à agir dès lors que, sauf à méconnaître le principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur', elle ne peut agir aux lieu et place de sa filiale, personne morale juridiquement distincte et autonome ; Que force est de relever que la société Uni-Commerces qui a pour activité, selon son extrait Kbis 'l'acquisition, la gestion, la location, la prise à bail, la vente et l'échange de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers, l'aménagement de tous terrains, la construction de tous immeubles, l'équipement de tous ensembles immobiliers ; le tout soit directement, soit par prise de participations ou intérêts, soit en constituant toute société civile ou commerciale ou groupement d'intérêt économique, la réalisation de crédit bail immobilier' (pièce 3) et qui a déposé la marque 'Usines Center' n°07 3 501 622 dans les classes précitées ne préten d pas l'exploiter elle-même, indiquant qu'elle a voulu 'conforter les droits de sa filiale', la SNC VUC; Qu'au demeurant, cette dernière ayant pour activité 'l'acquisition, la détention, la location, l'administration, l'exploitation ou la gestion des biens et droits immobiliers décrits en annexe 1, par achat ou échange, obtention de tous emprunts nécessaires au financement des opérations ainsi définies, de toutes cautions, avec ou sans garantie hypothécaire' (pièce 2), c'est à juste titre que la société Cofibis fait valoir qu'aucune de ces deux sociétés n'a vocation à exploiter un fonds de commerce ayant pour objet la vente de l'un quelconque des objets désignés dans l'enregistrement des deux marques dont l'appelante poursuit la déchéance ; Que la société Uni-Commerces ne pouvant donc prétendre qu'elle a un intérêt légitime à agir en déchéance des droits de la société Cofibis sur les marques précitées, cette dernière est fondée en sa fin de non-recevoir ; que, par voie de conséquence, le jugement mérite, sur ce point, confirmation ; Sur le dépôt de la marque 'Usines Center' n° 07 3 5 01 622 : Considérant que l'appelante reproche au tribunal d'avoir, 'par voie de supposition' et à la faveur d'un raisonnement selon elle erroné, accueilli la demande reconventionnelle de la société Cofibis en considérant que le dépôt de sa marque était frauduleux et, partant, constitutif de contrefaçon de la marque n° 97 699 795 ; Qu'elle fait cumulativement valoir que ce dépôt ne saurait être qualifié de frauduleux dans la mesure où il a été effectué dans le but légitime de consolider les droits sur l'enseigne dépendant des biens immobiliers acquis par sa filiale ; que les droits que cette filiale a acquis sur l'enseigne 'Usines Center' ne comportent aucune limitation territoriale opposable tant à elle-même qu'à sa filiale; qu'en outre, l'intention de nuire, élément nécessaire à la démonstration de la fraude, n'est absolument pas caractérisée ; qu'enfin la marque qu'elle a déposée couvre des services non couverts par la marque n°97 699 795 ; Considérant, ceci rappelé, qu'aux termes de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle au fondement de la demande de la société Cofibis ' si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice' ; Qu'à juste titre, la société Cofibis fait valoir qu'il est incontestable qu'à la date du dépôt de la marque 'Usines Center' n° 07 3 501 622, le 22 mai 2007, la marque 'Usines Center' dont elle est titulaire et l'enseigne éponyme étaient connues sur l'ensemble du territoire national et qu'au prix d'efforts et d'investissements déployés depuis plusieurs dizaines années ce signe avait acquis, au plan national, une valeur économique que la société Uni-Commerces ne pouvait ignorer ; Que si la société Uni-Commerces prétend qu'en déposant la marque 'Usines Center'elle poursuivait le dessein de 'conforter les droits de sa filiale', autrement dit de confirmer ses droits sur le signe, il ne pouvait s'agir que de droits attachés à la cession immobilière du centre de Vélizy Villacoublay et limités aux seuls bâtiments commerciaux acquis, étant relevé qu'au moment du dépôt de la marque n°07 3 501 622, la société SNC VUC faisait figurer au sein de l'enseigne apposée sur ses bâtiments le signe 'Usines Center Villacoublay' depuis au moins un an et demi ; Que si la société appelante soutient, par ailleurs, que la marque qu'elle a déposée couvre des services non couverts par la marque n° 9 7 699 795, en particulier en classe 35, la société Cofibis intimée qualifie pertinemment d'artifice la rédaction du libellé des produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque n°07 3 501 622 visant des 'services de vente de vêt ements, lingerie, chaussures... linge de table... produits de maroquinerie... produits alimentaires... produits cosmétiques et pharmaceutiques...' aux lieu et place des produits commercialisés dans les centres commerciaux ; Que l'intention de nuire de la société Uni-Commerces se déduit des circonstances de l'espèce puisqu'en déposant la marque n° 07 3 501 6 22 produisant effet sur l'ensemble du territoire national puis en agissant en déchéance à l'encontre de la société intimée, elle entendait l'évincer de ses droits sur la marque et l'enseigne 'Usines Center' sur tout le territoire national et bénéficier ou faire bénéficier sa filiale d'un signe opposable à tous et notamment, même si elle s'en défend, aux autres utilisateurs légitimes des marques et enseignes 'Usines Center' ; Qu'il suit que le jugement qui a retenu l'existence de manoeuvres frauduleuses et attribué à la société Cofibis les droits sur la marque n° 07 3 501 622 mérite, sur cet autre point, confirmation ; Sur la contrefaçon de la marque 'Usine Center' n°97 699 795 : Considérant que la société Uni-Commerces appelante, arguant en premier lieu du bien fondé de son action en déchéance, soutient que le préjudice subi par l'intimée à ce titre, du seul fait du dépôt de la marque incriminée, ne saurait être évalué à 10.000 euros, qu'il n'est nullement justifié d'un tel quantum et qu'en l'absence de contrefaçon, l'usage de cette marque par elle, ses filiales ou locataires tiers à l'instance, ne peut lui être interdit ; Considérant, ceci rappelé, que, ce faisant, la société Uni-Commerce ne conteste pas que l'acte de dépôt d'une marque constitue un acte d'usage ; Que si le tribunal a commis une erreur matérielle en se fondant sur l'article L 131-3 b) du code de la propriété intellectuelle et non point sur son article L 713-3, c'est par motifs pertinents que la cour adopte, qu'il a imputé à faute à la société Uni-Commerces des faits de contrefaçon par imitation du fait de l'acte de dépôt de la marque n° 07 3 501 622, limité comme il l'a fait la demande indemnitaire de la société Cofibis et prononcé les mesures d'interdiction qui s'imposaient ; Que la société Cofibis affirmant sans être contestée que depuis le jugement entrepris, la société Uni-Commerces a fait indirectement usage du nom de domaine pour présenter à la clientèle des produits ou services désormais offerts dans le centre commercial de Vélizy-Villacoublay sous l'enseigne 'L'Usine Mode et Maison', cette interdiction sera étendue, sauf à priver de portée la présente décision, à tout usage indirect fait par la société Uni-Commerces par l'intermédiaire de ses filiales ou locataires ; Sur les demandes complémentaires : Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Cofibis la somme complémentaire de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la société Uni-Commerces qui succombe sera déboutée de ce dernier chef de prétention et condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant ; Fait interdiction à la société par actions simplifiée Uni-Commerce de faire indirectement usage dans la vie des affaires, notamment par l'intermédiaire de ses filiales et locataires, de la marque 'Usines Center' y compris en tant que nom de domaine ; Condamne la société Uni-Commerces à verser à la société anonyme Cofibis la somme complémentaire de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Uni-Commerces aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.