Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2006, 2005/07419

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N°RG : 05/07419 Assignation du 04 Mai 2005 JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2006 DEMANDERESSE Société INSTRUMENTATION LABORATORY SPA VialeMonza338 20128 MILAN ITALIE représentée par Me Stefan NAUMANN - Cabinet WILDE SAPTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.10 DEFENDERESSE Société DIAGNOSTICA STAGO [...] 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER - LINKLATERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.30 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude A, Vice-Présidente Marie C, Vice-Présidente Carole C. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 26 Septembre 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort Par acte du 4 mai 2005, la Société INSTRUMENTATION LABORATORY a fait assigner la Société DIAGNOSTICA STAGO devant ce Tribunal en contrefaçon de deux brevets européens désignant la France : - le brevet EP 0 608 235 déposé le 31 mai 1992 sous le n° 92 913 443.5 et délivré le 10 janvier 1996 portant sur une "méthode pour diagnostiquer des anomalies de la coagulation sanguine", - le brevet EP 0 690 991 déposé le 28 janvier 1994 sous le n° 94 905 908.3 et délivré le 22 juillet 1998 relatif à une "nouvelle activité de cofacteur anticoagulant", dont elle a la licence exclusive, ainsi qu'en concurrence déloyale. Par conclusions du 2 mai 2006, la Société DIAGNOSTICA STAGO a demandé au juge de la mise en état, en application de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile modifié par le décret du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006, de dire et juger la Société INSTRUMENTATION LABORATORY irrecevable en sa demande de contrefaçon des brevets n° 0 608 235 et 0 690 991, faute pour celle-ci d'établir que la cession des droits de l'inventeur déposant, à savoir Monsieur D, à la Société T.A.C. et la concession de droits par Monsieur D ou la Société T.A.C. à la Société INSTRUMENTATION LABORATORY seraient opposables aux tiers. Dans ses conclusions en réponse du 8 juin 2006, la Société INSTRUMENTATION LABORATORY a demandé au juge de la mise en état de constater que le transfert de propriété des brevets européens n° 0 608 235 et 0 690 991 a été régulièrement inscrit auprès de l'Office Européen des Brevets, que la licence exclusive de la Société INSTRUMENTATION LABORATORY a également été régulièrement inscrite au Registre National des Brevets, de dire que ces inscriptions sont opposables aux tiers et qu'en conséquence elle est recevable à agir en contrefaçon des brevets susvisés. Par ordonnance du 11 juillet 2006, le juge de la mise en état après avoir considéré que l'irrecevabilité soulevée par la Société DIAGNOSTICA STAGO constituait une fin de non recevoir ne relevant pas des compétences dévolues au juge de la mise en état en application de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 a : - ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Société INSTRUMENTATION LABORATORY de produire les actes de cession des brevets n° 0 608 235 et 0 690 991 intervenus entre Monsieur D et la Société T.A.C, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du Tribunal du mardi 26 septembre 2006 et ce seulement sur l'irrecevabilité soulevée par la Société DIAGNOSTICA STAGO. Dans ses dernières écritures signifiées le 26 septembre 2006, la Société DIAGNOSTICA STAGO a demandé au Tribunal de : Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2006, - dire et juger que la déclaration du 1er mai 1996 ne constitue pas un acte de cession des brevets de Monsieur D à la Société T.A.C., - constater en toute hypothèse que cet acte n'a fait l'objet d'aucune inscription sur un registre des brevets, de sorte qu'il est inopposable aux tiers, - dire et juger que la Société INSTRUMENTATION LABORATORY est irrecevable en sa demande en contrefaçon des brevets n° 0 608 235 et 0 690 991, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la Société DIAGNOSTICA STAGO et aux frais de la Société INSTRUMENTATION LABORATORY, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5.000 euros HT, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts, - condamner la Société INSTRUMENTATION LABORATORY à verser à la Société DIAGNOSTICA STAGO la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner enfin la Société INSTRUMENTATION LABORATORY aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Denis MONEGIER du SORBIER, et ce dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2006, la Société INSTRUMENTATION LABORATORY a demandé à la juridiction saisie de : - constater que le transfert de propriété des brevets européens n° 0 608 235 et 0 690 991 a été régulièrement inscrit auprès de l'Office Européen des Brevets, - constater que la licence exclusive de la Société INSTRUMENTATION LABORATORY a été régulièrement inscrite au Registre National des Brevets, - dire que ces inscriptions sont opposables aux tiers en application des articles L.614-11 et L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle, Subsidiairement, - constater que les brevets ont été cédés à la Société T.A.C. et que les inscriptions de la cession conformes à la Convention sur le brevet européen rendent cette cession opposable aux tiers en application de l'article L.614-11 du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence, - débouter la Société DIAGNOSTICA STAGO de tous ses arguments, fins et moyens, les dire mal fondés, - dire que la Société INSTRUMENTATION LABORATORY est recevable à agir en contrefaçon des brevets européens n° 0 608 235 et 0 690 991, - donner acte à la Société INSTRUMENTATION LABORATORY qu'elle entend répondre aux conclusions au fond de la Société DIAGNOSTICA STAGO, - condamner la Société DIAGNOSTICA STAGO à payer à la Société INSTRUMENTATION LABORATORY la somme de 15.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société DIAGNOSTICA STAGO aux dépens de l'instance, y compris ceux relatifs aux opérations de saisies, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Stefan NAUMANN en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

II n'est pas contesté que les deux brevets européens en cause ont été déposés par Monsieur D l'un en 1992, l'autre en 1994. La Société INSTRUMENTATION LABORATORY indique que Monsieur D a cédé le 1er mai 1996 à la Société T.A.C. tous ses droits sur ces deux brevets. Elle a versé aux débats, suite à l'ordonnance du 11 juillet 2006, un acte dit "de cession" que la Société DIAGNOSTICA STAGO qualifie pour sa part de "déclaration unilatérale de cession" aux termes duquel Monsieur D déclare : "j'ai cédé le 1er mai 1996 à la Société T.A.C, cessionnaire, l'intégralité de mes droits existants sur les inventions suivantes que j'ai créées à savoir : - méthode pour diagnostiquer les anomalies de la coagulation du sang (désignée comme BD-I), - nouvelle activité de cofacteur anticoagulant sang (désignée comme BD-II) y compris l'ensemble des droits relatifs aux brevets déjà délivrés, les demandes de brevet en cours relatifs aux dites inventions ainsi que tous les autres droits et découvertes scientifiques y afférents, afin que le cessionnaire puisse, à sa discrétion, détenir et exercer tous les droits de propriété sur les inventions et les brevets délivrés y afférents". Quelque soit la qualification conférée à cet acte, il importe de relever que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune inscription. La Société INSTRUMENTATION LABORATORY indique ensuite que la Société T.A.C, cessionnaire, lui a concédé le 19 décembre 1996 une licence exclusive sur les deux brevets, laquelle a été inscrite auprès de l'INPI le 23 mars 2005 sous le n° 144 750. Elle ajoute enfin que par un avenant n° 1 à ce cont rat de licence en date du 31 janvier 2005, lequel a également été inscrit auprès de l'INPI le 25 mars 2005 sous le même numéro, l'article 13-5 du contrat du 19 décembre 1996 a été modifié en ce sens : "En cas de contrefaçon d'un brevet concédé sous licence aux termes du contrat (du 19 décembre 1996) par un tiers, ceci incluant des faits de contrefaçon qui ont pu être commis avant ou après la date d'entrée en vigueur dudit contrat, toute partie, incluant la Société INSTRUMENTATION LABORATORY, peut intenter une action en contrefaçon à rencontre de ce tiers..." La Société DIAGNOSTICA STAGO soulève l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon de brevets formée par la Société INSTRUMENTATION LABORATORY au visa de l'article L.614-11 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ". Sans contester la régularité de l'inscription de la licence exclusive de la Société INSTRUMENTATION LABORATORY et de son avenant au registre national des brevets, la Société DIAGNOSTICA STAGO fait en revanche valoir que la cession des brevets à la Société T.A.C. à l'origine des droits invoqués par la Société INSTRUMENTATION LABORATORY n' a pas été inscrite au registre européen des brevets, seules des déclarations de cession et d'acceptation signées de Monsieur D et de la Société T.A.C. relatives à chacun des deux brevets ayant été inscrites, et que de surcroît la déclaration du 1er mai 1996 contredit l'avenant n°1 au contrat de licence en date du 31 janvier 2005 signé par Monsieur D dans lequel il est stipulé que "le 19 décembre 1996, les parties ont signé un contrat ... par lequel notamment Monsieur D a cédé à la Société T.A.C. tous ses droits", de sorte qu'il existe à l'heure actuelle trois dates de cession possibles, le 1er mai 1996, le 19 décembre 1996 voire même le 17 janvier 2005 (date de déclaration de cession et d'acceptation) pour le brevet EP 0 608 235, le 1er mai 1996, le 19 décembre 1996 et le 30 septembre 1998 (date de déclaration de cession et d'acceptation) pour le brevet EP 0 690 991, et que dans ces conditions la cession des brevets ne lui est pas opposable. Elle en conclut qu'on peut se demander si un véritable transfert de la propriété des brevets a bien eu lieu entre Monsieur D et la Société T.A.C. puisque celui-ci est signataire du contrat de licence et de collaboration et qu'il a été avisé à titre personnel par la Société INSTRUMENTATION LABORATORY avant qu'elle n'engage la présente procédure. Il est constant, en vertu des articles L.613-9 pour le brevet français et L.614-11 du Code de la propriété intellectuelle pour le brevet européen, que pour être opposables aux tiers les actes relatifs au brevet doivent être publiés. En l'espèce, il s'avère qu'ont été inscrits non pas les contrats de cession eux-mêmes des deux brevets concernés mais des déclarations de cession et d'acceptation signées de Monsieur D et de la Société T.A.C. La Société INSTRUMENTATION LABORATORY fait observer à cet égard qu'elle s'est conformée à la règle 20 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen aux termes de laquelle ''un transfert de demande de brevet européen est inscrit au registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des Brevets" et que l'Office a considéré comme suffisantes lesdites déclarations pour inscrire les cessions. La Société DIAGNOSTICA STAGO réplique que cette règle n'est que l'énoncé d'une formalité à accomplir auprès de l'administration de l'OEB et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir de quoi se contente l'OEB mais d'apprécier la recevabilité à agir d'une partie se prévalant de certains actes. II apparaît que l'exigence de publicité est posée à peine d'inopposabilité aux tiers et ne retentit pas sur la validité de l'acte. Aucune disposition n'exige que les actes concernés soient publiés en totalité, et ce pour des raisons de confidentialité. Il importe en revanche pour l'information des tiers que figurent les indications permettant d'identifier les parties et de connaître avec certitude l'objet de l'acte. En l'espèce, la déclaration de cession et d'acceptation du 17 janvier 2005 inscrite au registre européen des brevets le 9 février 2005 est signée des deux parties, Monsieur D en sa qualité de cédant, et la Société T.A.C. en sa qualité de cessionnaire. Elle porte sans restriction sur la cession du brevet européen n° 0 608 235 avec tous ses droits et devoirs, selon la formulation de la traduction française. Il en est de même de la déclaration de cession et d'acceptation du 30 septembre 1998 afférente au brevet n° 0 690 991 et inscrite au registre européen des brevets le 8 octobre 1998. Par ces actes synallagmatiques, les tiers sont ainsi informés du transfert de la propriété des deux brevets concernés à la Société T.A.C, transfert qui leur est opposable à compter de l'inscription, soit le 9 février 2005 pour le brevet EP 0 608 235 et le 8 octobre 1998 pour le brevet EP 0 690 991, de sorte qu'en l'espèce l'objectif de l'exigence de publicité est atteint. La Société DIAGNOSTICA STAGO ne saurait se prévaloir de la traduction imparfaite en langue française de l'avenant n°1 au contrat de licence signé en anglais dans lequel il serait stipulé que "le 19 décembre 1996, les parties ont signé un contrat... par lequel notamment Monsieur D a cédé à la Société T.A.C. tous ses droits sur les technologies BD-I et BD-II (ceci incluant sans limitation tous les droits sur les brevets européens EP 0 608 235 et 94 905 908.3 )" dès lors que la traduction littérale de l'avenant non contestée par la Société DIAGNOSTICA STAGO, à savoir "le 19 décembre 1996, les parties ont signé un contrat qui prévoit notamment que Monsieur D a cédé à la Société T.A.C. tous ses droits", ne fait pas état d'une cession de droits par le présent contrat du 19 décembre 1996 mais d'une sorte de rappel le 19 décembre 1996 de la cession des droits de Monsieur D à la société T.A.C. avant d'aborder l'objet véritable du contrat à savoir l'octroi de la licence de la Société T.A.C. à la Société INSTRUMENTATION LABORATORY. Certes, Monsieur D est signataire avec la Société T.A.C. et la Société INSTRUMENTATION LABORATORY du contrat de licence et de collaboration du 19 décembre 1996. Les extraits de ce contrat comme l'intitulé de celui-ci laissent cependant à penser que cet acte ne porte pas uniquement sur la concession de droits à la Société INSTRUMENTATION LABORATORY, qui fait l'objet de l'article 2, mais a une portée plus large, si bien que la présence de Monsieur D à l'acte n'apparaît pas nécessairement contradictoire avec la cession de ses droits sur les brevets européens EP 0 608 235 et 0 690 991. Quant à l'information de Monsieur D par la Société INSTRUMENTATION LABORATORY concernant la présente procédure en contrefaçon, elle s'explique par les dispositions mêmes de l'avenant n° 1 au contrat de licence. Enfin, il sera fait observer que lors de la procédure d'opposition au brevet EP 0 690 991 introduite devant l'OEB par la Société DIAGNOSTIC A STAGO postérieurement à l'inscription le 8 octobre 1998 de la déclaration de cession et d'acceptation, celle-ci n'a pas eu de doute sur le titulaire du brevet, mentionnant dans son opposition du 21 avril 1999 : Inventeur (et ancien titulaire) : Bjôrn D Propriétaire (cessionnaire) : T.A.C. Thrombosis ang Coagulation Aktiebolag". En conséquence, il convient de considérer que les inscriptions figurant au registre européen des brevets et portant sur la cession des deux brevets EP 0608 235 et EP 0 690 991 sont opposables à la Société DIAGNOSTIC A STAGO et que la Société INSTRUMENTATION LABORATORY est recevable, en vertu de l'avenant n°1 au contrat de licence, en sa demande en contref açon desdits brevets. Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire et d'inviter la Société INSTRUMENTATION LABORATORY à conclure en réplique aux conclusions au fond de la Société DIAGNOSTICA STAGO signifiées le 2 mai 2006. Il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que le litige soit tranché au fond sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les inscriptions figurant au registre européen des brevets et portant sur la cession des deux brevets EP 0 608 235 et EP 0 690 991 sont opposables à la Société DIAGNOSTICA STAGO, Déclare recevable la Société INSTRUMENTATION LABORATORY en sa demande de contrefaçon des brevets EP n° 0 608 235 et EP n ° 0 690 991, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 31 janvier 2007 à 14 heures pour les conclusions de la Société INSTRUMENTATION LABORATORY, Réserve les dépens.