INPI, 30 mars 2017, 2016-4291

16-4291/PAB Projet de décision devenu définitif le 15 mars 2017. PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717- 5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. Yannick T a déposé, le 12 juillet 2016, la demande d'enregistrement n° 164286938, portant sur le signe alphanumérique 1UP. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; authentification d'uvres d'art ; audits en matière d'énergie. Services juridiques ; services de réseautage social en ligne ». Le 5 octobre 2016, la société LE CHEQUE DEJEUNER (société coopérative et participative à capital variable) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe UP, déposée le 12 novembre 2014 et enregistrée sous le numéro 144133116. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services d'abonnement à des bases de données informatiques pour des tiers. Gestion des affaires commerciales ; gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales ; administration commerciale ; conseils, organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; publicité, services de promotion des ventes ; consultations, informations, expertises en matière d'organisation et de direction des affaires ; organisation et mise en oeuvre d'actions et d'activités promotionnelles en rapport avec la fidélisation de la clientèle ; recueil (notamment compilation) et systématisation de données dans un fichier central notamment dans une base de données informatique ; location d'espaces publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ». L'opposition a été notifiée, le 19 octobre 2016, au déposant. Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition. Il a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des services ainsi que celle relative à la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services de bureaux de placement. Services juridiques » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services d'abonnement à des bases de données informatiques pour des tiers. Gestion des affaires commerciales ; gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales ; administration commerciale ; conseils, organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; publicité, services de promotion des ventes ; consultations, informations, expertises en matière d'organisation et de direction des affaires ; organisation et mise en oeuvre d'actions et d'activités promotionnelles en rapport avec la fidélisation de la clientèle ; recueil (notamment compilation) et systématisation de données dans un fichier central notamment dans une base de données informatique ; location d'espaces publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ». CONSIDERANT que les « services de bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d'emplois, ne sont pas étroitement liés aux services d'« informations en matière d'organisation et de direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations consistant à délivrer des connaissances particulières en matière organisationnelle ou commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise ; qu'en effet, les premiers peuvent être fournis sans le recours aux seconds ni ne sont destinés à la prestation de ces derniers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Services juridiques » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations d' aide et d'assistance dans tous les domaines du droit, ne sont pas étroitement liés aux services de « consultations, informations, expertises en matière d'organisation et de direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, qui désignent des services ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale, au services d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise, les premiers pouvant être proposés sans le recours aux seconds et inversement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, ne sont pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique 1UP, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe UP, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes ont en commun l'élément verbal UP, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils diffèrent par la présence du chiffre 1 dans le signe contesté et d'un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, l'élément verbal UP apparaît distinctif au regard des services en cause ; Que l'élément verbal UP, seul élément verbal de la marque antérieure, est essentiel et dominant au sein de ce signe, ni la présentation adoptée ni les couleurs n'en altérant la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible ; Que l'élément verbal UP présente également un caractère essentiel dans le signe contesté, le chiffre 1 étant moins immédiatement perceptible ; Qu 'en outre, ne peut être retenu l'argument du déposant selon lequel le signe contesté, prononcé « one up », serait perçu comme formant un ensemble « signifiant « prendre l'avantage sur quelqu'un en anglais » ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que le public français d'attention et de culture moyennes attribue à ce signe une telle signification ; Que dès lors, les différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles relevées par le déposant ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion, le public de référence pouvant penser que les services commercialisés sous la marque 1UP sont une gamme particulière de la marque UP ; Qu'il en résulte un risque de confusion et d'association entre les signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, toutefois, qu'en dépit de l'imitation de la marque antérieure par le signe contestée, il ne saurait exister de risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services en présence, compte tenu des différences constatées entre ces derniers ; Qu'ainsi, le signe alphanumérique contesté 1UP peut être adopté comme marque pour ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe UP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B,responsable de pôle