INPI, 9 janvier 2009, 08-2454

OPP 08-2454 / VL 09/01/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PUBLICIS DIALOG (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 avril 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 567 140 portant sur le signe complexe DIALOG RED. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Parrainage publicitaire. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Le 9 juillet 2008, la société HACHETTE FILIPACCHI LTD (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale RED DIRECT, déposée le 15 novembre 2005 et enregistrée sous le n°05 3 391 599. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité. Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu'en soit le medium connu ou non ; communications par réseaux de fibres optiques ; services de messagerie électronique ; communication radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite ; transmission d'images et de messages assistes par ordinateurs ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet». L'opposition a été notifiée, le 23 juillet 2008, au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 19 novembre 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d'enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l'acte d'opposition, la société HACHETTE FILIPACCHI LTD fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux désignés de la marque antérieure. La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société PUBLICIS DIA conteste tout risque de confusion entre les signes. Elle ne présente, en revanche, aucune observation sur les comparaison des services. Dans ses dernières observations, la société déposante conteste le projet de décision en ce qu'il a retenu l'existence d'un risque de confusion entre les signes. Elle fait valoir que le terme RED est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause et verse au soutien de son argumentation la copie intégrale de 36 marques comportant le terme RED en attaque enregistrées notamment pour désigner des services relevant de la classe 38. Elle conteste, par ailleurs, le fait que le terme RED présente un caractère essentiel au sein du signe contesté. Elle souligne, à cet égard, que cette marque étant déposée en langue anglaise, il convient de considérer que l'adjectif précède le substantif, de sorte que l'élément essentiel est DIALOG et non RED. La société déposante se prévaut, enfin, des termes d'une décision d'opposition de l'OHMI qu'elle considère comme étant transposable à la présente espèce.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Parrainage publicitaire. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Publicité ; services de vente au détail de produits de l'imprimerie, de publications. Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu'en soit le medium connu ou non ; communications par réseaux de fibres optiques ; services de messagerie électronique ; communication radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite ; transmission d'images et de messages assistes par ordinateurs ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet ; distribution de journaux». CONSIDERANT que les services de « Publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Organisation d'expositions à buts de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Parrainage publicitaire. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identique et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les « Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux services de « vente au détail/vente à distance de produits de l'imprimerie, de publications » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société opposante ; Que ces services sont donc similaires. CONSIDERANT en revanche que le service de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « transmission d'informations contenues dans une banque de données ; transmission de données par et sur l'Internet » de la marque antérieure, la prestation du premier pouvant être assurée indépendamment de la mise en œuvre des seconds, ces derniers n'utilisant pas obligatoirement la prestation du premier pour leur réalisation ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche, qu'en n'établissant aucun lien entre les « Agences de presse ou d'informations (nouvelles)» de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; Qu'ainsi aucune identité ou similarité entre ces services et ceux de la marque antérieure n'a été mise en évidence. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe DIALOG RED, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal RED DIRECT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme RED, qui apparaît distinctif au regard des services en cause ; Qu'en effet, la société déposante ne démontre pas que le terme RED soit si fréquemment utilisé pour désigner les services en cause qu'il en ait perdu son caractère distinctif à leur égard ; Que l'extrait d'une page de recherche Internet effectuée à partir du mot clé « RED » n'est pas probant pour démontrer la banalité de ce terme au regard des services de publicité et de télécommunication, objet des services en cause, dès lors qu'il ne fait nullement mention de l'emploi de ce radical pour de tels services, la page de recherche faisant principalement référence à des agences immobilières et des agences de relation avec la presse ; Qu'enfin, la production, après projet de décision par la société déposante, de la copie intégrale de soixante et une marques françaises, communautaires ou internationales, ne suffit pas à démontrer la banalité de ce terme au regard des services en cause, étant précisé au demeurant qu'il n'est pas justifié du renouvellement de huit d'entres elles (RED TEL, RED SHOW, RED SYSTEM, RED HIRE TECHNOLOGY, RED HOT INTERNATIONAL / RED ROSE C / RED JADE / RED FIG), que deux d'entre elles ont fait l'objet d'un rejet total (RED ALERT PRODUCTION / RED DIVISION FR) et que l'une d'entre elle en est seulement au stade de la publication (RED CLUB) ; qu'en effet, rapporté au nombre considérable de marques enregistrées pour désigner des services relevant des classes 35 et/ou 38, le fait qu'une cinquantaine de marques comporte ce radical RED en attaque n'apparaît pas excessif, de sorte que la banalité de ce radical n'est nullement établie ; Qu'en outre, la société déposante ne saurait valablement arguer de la banalité du terme ROUGE, au demeurant non établie pour les services en cause, pour en conclure que sa traduction anglaise RED serait banale, dès lors que s'il n'est pas contesté que le consommateur pourra traduire facilement ce dernier par la couleur rouge, il n'en demeure pas moins que cette circonstance ne peut en elle-même démontrer que ce terme RED est usuel appliqué aux services en présence ; Que de surcroît, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel dans la mesure où le terme RED peut être traduit de l'anglais par la couleur ROUGE, il ne pourrait être bloqué à titre de marque sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui édictent que ne peuvent être déposées à titre de marque que les nuances de couleurs ; qu'en effet, en l'espèce, ce n'est nullement la couleur rouge qui est sollicitée à titre de marque mais un terme anglais faisant référence au terme « rouge » et à ce titre parfaitement distinctif ; Que ce terme RED présente un caractère essentiel au sein des signes en cause ; Qu'en effet, il est mis en exergue au sein du signe contesté par son inscription en lettres majuscules de grande taille, de large épaisseur et de couleur rouge, contrairement au terme DIALOG qui le précède, inscrit en lettres de plus petites tailles, de faible épaisseur et de couleur noire ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel, s'agissant d'un ensemble composés de termes anglais, il convient de se référer à la grammaire anglaise selon laquelle l'adjectif qualificatif est usuellement placé devant le substantif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce qui montrerait que le terme essentiel est DIALOG ; qu'en effet, cette analyse ne tient pas compte de la présentation adoptée des signes en cause où le terme RED retient en priorité l'attention du consommateur, le terme DIALOG apparaissant comme secondaire ; Que de même au sein de la marque antérieure, le terme RED présente un caractère essentiel en ce que le terme DIRECT vient directement le qualifier ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par le même élément verbal RED . Que dès lors, les différences entre les signes relevées par la société déposante tenant essentiellement à la composition originale du signe contesté par la présence d'un élément figuratif représentant une éclaboussure de couleur rouge, à gauche des éléments verbaux, et à leurs prononciation distincte ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que celui-ci résulte de la présence de la séquence dominante RED dans chacun des deux signes ; Qu'enfin, intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société déposante, les signes en cause possèdent un même pouvoir évocateur en ce qu'ils font pareillement référence à la couleur rouge ; qu'en effet, de par la présentation et la couleur adoptées, le terme RED se détache très nettement du terme DIALOG de sorte que c'est la référence à cette couleur qui s'imposera immédiatement dans l'esprit du consommateur ; Que le signe verbal contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. Qu'est sans incidence l'argumentation de la société déposante faisant état de décisions de l'office communautaire rendues dans des circonstances différentes et qui ne sauraient être transposées dans la présente procédure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés. CONSIDERANT que ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante selon lesquels elle serait connue dans son domaine d'activité et le terme RED ferait partie de sa dénomination sociale depuis des années ; qu'il en va de même de la notoriété du groupe auquel appartient la société déposante, au demeurant, non démontrée ; Qu'en effet, le bien fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des circonstances extérieures à la présente procédure. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté DIALOG RED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RED DIRECT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 08-2454 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte surles services suivants : « Publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tracts,prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pourdes tiers). Organisation d'expositions à buts de publicité. Publicité en ligne sur unréseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen decommunication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ;diffusion d'annonces publicitaires. Parrainage publicitaire. Télécommunications.Informations en matière de télécommunications. Communications par terminauxd'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques outéléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseauinformatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications).Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Locationd'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Servicesde téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accèsà des réseaux informatiques mondiaux » Article 2: La demande d'enregistrement n° 08 3 567 140 est par tiellement rejetée pour les services précités. Virginie LANDAIS, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe