INPI, 12 juillet 2023, OP 22-2967

OP 22-2967 Courbevoie, le 12 juillet 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société OUI GROUPE (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 mai 2022, la demande d'enregistrement n°22 4 868 152 portant sur le signe semi-figuratif ELMY et servant à distinguer les produits et services suivants : « Produits chimiques dérivés des hydrocarbures et du gaz naturel ; Hydrogène ; Méthane ; Combustibles ; Compositions combustibles ; Gaz naturel ; Gaz combustibles, notamment biogaz ; Mélanges de carburants gazéifiés ; Gaz naturel pour véhicules, énergie électrique ; Matières éclairantes ; Installations solaires ; Systèmes photovoltaïques pour la production d'électricité et leurs systèmes existants ; Appareils de surveillance de la consommation d'énergie électrique domestique ou industrielle ; Appareils de surveillance de la répartition de la consommation d'énergie électrique ; Appareils et instruments pour l'échange, le stockage, la transmission et la collecte de données dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, notamment compteurs ; Logiciels (programmes enregistrés) en particulier logiciels de gestion des équipements domotiques ou des réseaux intelligents (réseaux de distribution d'énergie utilisant des technologies informatiques pour harmoniser l'offre et la demande d'énergie) ; Cellules et modules photovoltaïques ; Compteurs d'électricité, de gaz, d'eau ; Compteurs intelligents ; Distributeurs automatiques pour la distribution et la mise à disposition d'électricité pour la recharge de véhicules à propulsion électrique ou de vélos électriques de type station de recharge ; Installations de biogaz ; Installations solaires, installations photovoltaïques, installations géothermiques ; Appareils et installations pour le stockage, le traitement et conditionnement du gaz naturel, du gaz liquéfié et de produits dérivés ; Installations de distribution et de conduites de gaz ; Appareils et installations pour le traitement, le stockage du gaz naturel et du gaz liquéfié ; Appareils et installations de stockage de gaz naturel en nappe aquifère ou cavités salines ; Installations pour le traitement de combustibles énergétiques ; Appareils de production de vapeur, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires fonctionnant à tout type d'énergie ; Appareil d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de conduite d'eau, notamment climatiseurs, centrales de cogénération, installations géothermiques , pompes à chaleur, installations solaires thermiques, récupérateurs de chaleur ; Publicité dans le secteur de l'énergie ; Conseils en communication dans le secteur de l'énergie (publicité) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Administration commerciale ; Gestion des affaires commerciales liées à l'énergie, et plus particulièrement au gaz naturel et à l'électricité ; Conseils, informations ou renseignements d'affaires auprès des collectivités territoriales, entreprises, artisans ou particuliers dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou du développement durable ; Conseils commerciaux au profit de tiers en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie ou dans le domaine du développement durable ; Gestion d'exploitation pour des installations de production d'énergies ; Services de conseils pour des tiers dans la gestion économique, l'organisation commerciale et l'exploitation d'installations relevant du secteur de l'énergie ; Promotion pour le compte de tiers de produits électriques ; Services de conseils et informations sur les consommations en énergie électrique ou non, notamment avec réalisation de simulations tarifaires et prévisions de consommation ; Analyse de prix de revient d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie notamment en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie ; Aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des richesses naturelles et du développement durable ; Expertise en affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des richesses naturelles, et du développement durable ; Distribution de tracts, de prospectus, d'imprimés concernant la protection de l'environnement, les énergies nouvelles, la préservation des richesses naturelles et le développement durable ; Organisation d'expositions à but commercial et de publicité concernant la protection de l'environnement, les énergies nouvelles, la préservation des richesses naturelles et le développement durable ; Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; Aides, conseils, informations ou renseignements d'affaire dans le domaine économique, de la mercatique, stratégique, de l'analyse industrielle et de la direction des entreprises, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicités ; Aide en ligne au choix de produits (que ces produits soient des logiciels, des matériels électriques ou électroniques ou même des meubles) ; Conseils et informations relatifs au coût de l'énergie et de l'électricité ; Conseils et informations sur les coûts des appareils électriques ; Expertise en affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles et du développement durable ; Gestion de fichiers informatiques dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou du développement durable ; Recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou du développement durable ; Services de vente d'énergie ; Transport, distribution et fourniture d'énergie ; Information et conseils concernant la distribution d'énergie et la distribution d'électricité ; Distribution d'électricité ; Distribution d'énergie ; Distribution de gaz, d'énergie thermique, éolienne, hydraulique, hydroélectrique, hydrolienne, de bioénergies, d'énergies renouvelables, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire ; Distribution d'éclairage ; Exploitation et gestion technique pour des tiers de réseaux de transport et de distribution d'énergie ; Distribution (livraison de produits) dans le secteur de l'énergie ; Transport, informations en matière de transport dans le domaine de l'énergie ; Informations et conseils en matière de stockage, transport, distribution et fourniture d'énergie ; Stockage de gaz naturel et gaz liquéfié ; Services de compression, de comptage, d'odorisation, de regazéification et d'analyse du gaz naturel en vue d'opérations de transport, distribution et fourniture ; Informations et conseils techniques sur les installations de transport, de mise à disposition et/ou de distribution d'énergie, notamment électrique, nucléaire, éolienne, solaire, photovoltaïque, thermique, hydraulique, hydrolienne, géothermique, hydroélectrique, de pétrole, de bioénergies, d'énergies renouvelables, d'énergie biomasse, d'énergie solaire, de gaz, de vapeur et d'eau ; Production d'énergie ; Production d'énergie, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de vapeur, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d'énergie renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire ; Traitement de biomasse en vue de la production d'énergie ; Information en matière de traitement de la biomasse et d'installations de production d'énergie ; Traitement du gaz naturel et du gaz liquéfié ; Services de liquéfaction et regazéification de gaz naturel ; Service d'information et de conseil dans les domaines précités ; Traitement et transformation des combustibles pour la production d'énergie ; Informations en matière de traitement de matériaux dans le domaine énergétique ; Location d'installations solaires (photovoltaïques) et de collecteurs solaires, d'installations électriques, d'installations éoliennes et d'installation hydroliennes ; Consultations professionnelles en matière de production d'énergie, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de vapeur d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d'énergie renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire ; Informations et conseils techniques sur les installations de production d'énergie, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d'énergie renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire ; Conseils dans les domaines de la production d'énergie, notamment électrique, nucléaire, éolienne, solaire, photovoltaïque, thermique, hydraulique, géothermique, hydrolienne, hydroélectrique, de pétrole, de bioénergies, d'énergies renouvelables, d'énergie biomasse, d'énergie solaire, de gaz ; Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de congrès, de conférences, de salons et de séminaires dans le domaine de l'énergie ; Formation pratique (démonstration) ; Formation dans le domaine de l'énergie ; Organisation d'exercices d'entraînement à la sécurité ; Formation dans les domaines de la gestion des risques et la sûreté du fonctionnement des installations énergétiques, l'informatique, scientifique, le nucléaire, l'hydraulique et l'écologie, les systèmes électriques et les marchés de l'énergie, les statistiques et les outils d'analyse, l'aide à la décision en environnement concurrentiel ; Téléenseignement dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation des richesses naturelles et du développement durable ; Publications de petites annonces (autres que publicitaires) notamment relatives au secteur énergétique ; Services éducatifs liés à la sensibilisation d'entreprises publiques ou privées, de promoteurs publics ou privés, d'artisans, d'industriels ou de collectivités territoriales aux besoins technologiques et d'interopérabilité dans le domaine de l'énergie ; Services d'ingénierie ainsi que services d'analyses, de recherches et d'expertises techniques dans le domaine de l'énergie ; Conception, maintenance, mise à jour et installation de logiciels dans les domaines énergétiques et du développement durable ; Conseils techniques et d'ingénierie relatifs aux installations de production, stockage, distribution et fourniture d'énergie ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l'énergie ; Conseils techniques et consultations d'ingénieurs pour la gestion d'installations industrielles fonctionnant avec tout type d'énergie, la gestion d'installations de stockage de gaz naturel ainsi que les réseaux de distribution et fourniture de gaz ou d'électricité ; Analyses (études de projets techniques) et recherches techniques industrielles relatives à la domotique et aux réseaux intelligents (réseaux de distribution d'énergie utilisant des technologies informatiques pour améliorer l'adéquation de l'offre et de la demande d'énergie) ; Services de contrôles de qualité consistant en relevés techniques d'installations, mesures et relevés d'état ; Etudes et analyses techniques et diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour l'implantation d'installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie à savoir d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau ; Etudes, recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et du développement durable ; Conseils et informations techniques relatifs à l'énergie à la maîtrise de l'énergie ; Information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie ; Expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique, éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, thermique, climatique, d'énergies renouvelables ; Services de recherche et développement en matière d'énergie ; Elaboration, conception, développement, installation et maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Services d'ingénierie pour mieux gérer la production, le stockage et la consommation énergétique ; Services de recherche et développement sur les impacts environnementaux découlant des installations de production d'énergie ; Services d'ingénierie pour l'évaluation des besoins et disponibilités en électricité et pour l'adaptation des outils à la distribution d'électricité ». Le 19 juillet 2022, la société ANTARGAZ, (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement d'un risque de confusion avec la marque française semi-figurative ELFI PROPANE 5KG déposée le 22 novembre 2021 et enregistrée sous le n°21 4 819 222. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. En outre, le déposant a procédé à un retrait partiel de sa demande d'enregistrement, retrait inscrit le 8 novembre 2022 sous le n° 0 871 982. Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations. A l'issue des différents échanges, la phase d'instruction a pris fin le 3 mai 2023, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Sur le risque de confusion Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services A titre liminaire, il convient d'indiquer que l'opposant a limité la portée de son opposition et ne vise plus qu'une partie des produits et services revendiqués au sein de la demande d'enregistrement contestée. En conséquence, suite au retrait partiel ainsi qu'à la limitation de la portée de l'opposition par l'opposant, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « produits chimiques dérivés des hydrocarbures et du gaz naturel ; hydrogène ; méthane. Combustibles ; compositions combustibles ; gaz naturel ; gaz combustibles, notamment biogaz. appareils et instruments pour l'échange, le stockage, la transmission et la collecte de données dans le domaine de l'énergie ; installations pour le traitement de combustibles énergétiques ;; gestion des affaires commerciales liées à l'énergie, et plus particulièrement au gaz naturel ; services de vente d'énergie ; transport, distribution et fourniture d'énergie ; informations et conseils techniques sur les installations de transport, de mise à disposition et/ou de distribution d'énergie, notamment de gaz, Production d'énergie ; production de gaz, de pétrole, service d'information et de conseil dans les domaines précités ; traitement et transformation des combustibles pour la production d'énergie ;consultations professionnelles en matière de production d'énergie, de gaz ; informations et conseils techniques sur les installations de production d'énergie, de gaz ; conseils dans les domaines de la production d'énergie, notamment de gaz ; conseils techniques et consultations d'ingénieurs pour la gestion d'installations industrielles fonctionnant avec tout type d'énergie, ainsi que les réseaux de distribution et fourniture de gaz ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « gaz de pétrole liquéfiés, notamment butane et propane ; bouteilles, bonbonnes et récipients métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression ». L'opposant soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l'espèce, les « combustibles ; compositions combustibles ; gaz naturel ; gaz combustibles, notamment biogaz » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'a pas été contesté par le déposant. Les « produits chimiques dérivés des hydrocarbures et du gaz naturel » de la demande d'enregistrement contestée constituent une catégorie générale dont relèvent les « gaz de pétrole liquéfiés, notamment butane et propane » de la marque antérieure qui s'entendent de mélange d'hydrocarbures obtenus par le raffinage du pétrole et le traitement du gaz naturel. Ces produits peuvent être utilisés aussi bien par les consommateurs finaux que par les secteurs industriels et agricoles. Ces produits sont donc identiques, à tout le moins fortement similaires. L'« hydrogène » de la demande d'enregistrement contestée présente un lien étroit avec les « gaz de pétrole liquéfiés, notamment butane et propane » de la marque antérieure, dès lors que le premier entre dans la composition des seconds ; Ces produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le « méthane » de la demande d'enregistrement contestée qui désigne un gaz composé d'hydrogène et de carbone présente la même nature que les « gaz de pétrole liquéfiés, notamment butane et propane » de la marque antérieure, l'ensemble de ces produits étant des combustibles utilisés à des fins identiques ; A cet égard, il importe peu qu'il s'agisse de produits bruts ou transformés, le déposant reconnaissant lui-même que le produit de la demande d'enregistrement peut entrer dans la composition des produits de la marque antérieure. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils et instruments pour l'échange, le stockage, la transmission et la collecte de données dans le domaine de l'énergie ; installations pour le traitement de combustibles énergétiques » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les « gaz de pétrole liquéfiés » de la marque antérieure, dès lors que les premiers peuvent avoir pour objet de mesurer, de quantifier ou de traiter des données relatives aux seconds. Ces produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « gestion des affaires commerciales liées à l'énergie, et plus particulièrement au gaz naturel ; services de vente d'énergie ; transport, distribution et fourniture d'énergie ; informations et conseils techniques sur les installations de transport, de mise à disposition et/ou de distribution d'énergie, notamment de gaz ; Production d'énergie ; production, de gaz, de pétrole ; service d'information et de conseil dans les domaines précités ; traitement et transformation des combustibles pour la production d'énergie ; consultations professionnelles en matière de production d'énergie, de gaz ; informations et conseils techniques sur les installations de production d'énergie, de gaz, ; conseils dans les domaines de la production d'énergie, de gaz ; conseils techniques et consultations d'ingénieurs pour la gestion d'installations industrielles fonctionnant avec tout type d'énergie, ainsi que les réseaux de distribution et fourniture de gaz » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « gaz de pétrole liquéfiés, notamment butane et propane » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds. Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe semi-figuratif ELMY reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif ELFI PROPANE 5 KG représenté ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L'opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d'une dénomination reproduite en vert et dont la lettre E est stylisée, la marque antérieure de deux termes, du chiffre 5 suivi du symbole KG, l'ensemble étant représenté dans un rectangle au fond jaune. La dénomination contestée ainsi que le terme ELFI de la marque antérieure ont en commun une même séquence d'attaque, -EL et une lettre finale phonétiquement identique. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à créer une similarité entre les signes. En effet, visuellement, les termes ELMY et ELFI se distinguent par leur séquence finale, le signe contesté étant composé des lettres M et Y, alors que la marque antérieure est composée des lettres F et I, les séquences -MY du signe contesté et -FI de la marque antérieure se caractérisant par des représentations graphiques bien distinctes ; En outre, ces différences sont d'autant plus sensibles qu'elles concernent deux lettres sur des dénominations n'en comptant que quatre et que le signe contesté se termine par un Y, lettre rare en langue française, qui retiendra donc particulièrement l'attention du consommateur. Enfin, visuellement, les signes ont une présentation et une structure différente ; en effet, le signe contesté se compose d'une dénomination reproduite en vert et dont la lettre E est stylisée car représentant dans sa partie basse la douille d'une ampoule, tandis que la marque antérieure comporte deux termes, l'écriture de l'élément ELFI étant stylisée, dans une police légèrement inclinée et arrondie, suivi du chiffre 5 et du symbole KG, l'ensemble étant représenté dans un rectangle au fond jaune. Ces signes ont donc des physionomies différentes. Ainsi, ne saurait être retenu l'argument de l'opposant selon lequel « l'impression d'ensemble dégagée par la marque antérieure se réduit à son élément verbal, distinctif et dominant ELFI ». Phonétiquement, si la dénomination ELMY et ELFI débutent par une sonorité identique EL-, et que le Y et le I se prononcent de manière identique [i], il n'en demeure pas moins que la substitution de la consonne M à la lettre F dans le signe contesté engendre une prononciation différente (sonorité occlusive pour le signe contesté et sonorité fricative pour la marque antérieure). Enfin, ces différences s'inscrivent dans des termes courts, de sorte qu'elles en sont d'autant plus perceptibles. Intellectuellement, ces signes n'ont pas de signification particulière de nature à les rapprocher. Ainsi et contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes en présence produisent une impression d'ensemble distincte. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de l'opposant selon lequel « quant au fond rectangulaire jaune, les consommateurs ne le garderont pas en mémoire dès lors qu'il est susceptible de se fondre dans la couleur elle-même des bouteilles de gaz sur lesquelles la marque antérieure est notamment apposée ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Ainsi le signe semi-figuratif contesté ELMY n'apparaît pas similaire à la marque antérieure ELFI PROPANE 5 KG. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en l'absence de similarité des signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté ELMY peut être adopté comme marque pour les produits et services qu'elle désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque semi-figurative antérieure ELFI PROPANE 5 KG.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.