INPI, 4 mai 2010, 09-3848

OPP 09-3848/ JM Le 04/05/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRE CCD (société par actions simplifiée) a déposé, le 31 juillet 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 668 273 portant su r le signe verbal OROGYN. Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « savons désinfectants et médicinaux ; produits de parfumerie, dentifrices. Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical sous forme de gélules, comprimés, cachets et pastilles ; compléments nutritionnels à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical sous forme de gélules, comprimés, cachets et pastilles ; compléments alimentaires à usage médical à savoir prophylaxie de mycoses génitales et de vaginoses ; compléments alimentaires à usage médical destinés à empêcher la prolifération de germes, de bactéries et de champignons vaginaux ; compléments alimentaires à usage médical destinés à empêcher le déséquilibre de la flore vaginale ; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; préparations biologiques et chimiques à usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; pastilles à usage pharmaceutique ; sirops à usage pharmaceutique ; enzymes à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; médicaments pour la médecine humaine ; préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine ; potions médicinales ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons). Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, dents artificiels ; matériel de suture». Le 3 novembre 2009, la société CARDON PHARMACEUTICALS NV (société de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale OROZYME, déposée le 16 décembre 2003 et enregistrée sous le n°003 585 668. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits vétérinaires pour l'hygiène buccale et le traitement de la dentition d'animaux domestiques ». L'opposition a été notifiée le 12 novembre 2009 à la société déposante, qui a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante. Par courrier en date du 15 mars 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société déposante ont respectivement contesté le projet de décision et présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société CARDON PHARMACEUTICALS NV fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons désinfectants et médicinaux ; produits de parfumerie, dentifrices. Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical sous forme de gélules, comprimés, cachets et pastilles ; compléments nutritionnels à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical sous forme de gélules, comprimés, cachets et pastilles ; compléments alimentaires à usage médical à savoir prophylaxie de mycoses génitales et de vaginoses ; compléments alimentaires à usage médical destinés à empêcher la prolifération de germes, de bactéries et de champignons vaginaux ; compléments alimentaires à usage médical destinés à empêcher le déséquilibre de la flore vaginale ; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; préparations biologiques et chimiques à usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; pastilles à usage pharmaceutique ; sirops à usage pharmaceutique ; enzymes à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; médicaments pour la médecine humaine ; préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine ; potions médicinales ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons). Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, dents artificiels ; matériel de suture » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits vétérinaires pour l'hygiène buccale et le traitement de la dentition d'animaux domestiques ». CONSIDERANT que les « savons désinfectants et médicinaux » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « Produits vétérinaires pour l'hygiène buccale et le traitement de la dentition d'animaux domestiques» de la marque antérieure, s'entendent de produits ayant des propriétés thérapeutiques utilisés dans un cadre médical et hygiénique ; Que ces produits présentent donc les mêmes nature et destination, peu important à cet égard le mode d'utilisation particulier des produits (usage externe ou interne), contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à croire qu'ils proviennent de la même entreprise. CONSIDERANT de même que les « Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical sous forme de gélules, comprimés, cachets et pastilles ; compléments nutritionnels à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical sous forme de gélules, comprimés, cachets et pastilles ; compléments alimentaires à usage médical à savoir prophylaxie de mycoses génitales et de vaginoses ; compléments alimentaires à usage médical destinés à empêcher la prolifération de germes, de bactéries et de champignons vaginaux ; compléments alimentaires à usage médical destinés à empêcher le déséquilibre de la flore vaginale ; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; préparations biologiques et chimiques à usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; pastilles à usage pharmaceutique ; sirops à usage pharmaceutique ; enzymes à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; médicaments pour la médecine humaine ; préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine ; potions médicinales ; désinfectants à usage médical» de la demande d'enregistrement contestée désignent des substances ou des préparations médicamenteuses qui contribuent à la prévention ou à l'amélioration de la santé tout comme les « Produits vétérinaires pour l'hygiène buccale et le traitement de la dentition d'animaux domestiques » de la marque antérieure ; Qu'ainsi même si ces produits s'adressent à un public différent pour traiter des pathologies spécifiques, à savoir le traitement de pathologies humaines, en particulier féminines, et l'équilibre nutritionnel des individus pour les premiers, et le traitement des maladies animales pour les seconds, il n'en demeure pas moins qu'ils possèdent les mêmes nature et destination ; qu'ils relèvent de l'industrie pharmaceutique et peuvent être distribués selon les mêmes circuits de distribution, à savoir les pharmacies ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à croire qu'ils proviennent de la même entreprise. CONSIDERANT en revanche, que les « dentifrices » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits que l'on utilise pour nettoyer les dents et les gencives, ne font pas partie de la catégorie générale des « Produits vétérinaires pour l'hygiène buccale et le traitement de la dentition d'animaux domestiques », contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en effet, si les « dentifrices » participent, de par leur fonction hygiénique, à la prévention générale de la santé, ils n'ont pas principalement une fonction thérapeutique, et ne sont pas utilisés ni prescrits pour guérir une pathologie, contrairement aux produits de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il importe peu que certaines substances thérapeutiques entrent dans la composition des dentifrices dès lors que de telles composants peuvent être contenus dans de nombreux produits d'hygiène et/ou de soins quotidiens qui ne sont pas utilisés pour soigner mais seulement pour maintenir un état général de bonne santé ; Qu'ainsi, ils ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « Produits vétérinaires pour l'hygiène buccale et le traitement de la dentition d'animaux domestiques » de la marque antérieure précédemment définis ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « produits de la parfumerie ; produits hygiéniques pour l'hygiène intime ; désinfectants hygiéniques (autres que les savons) » de la demande d'enregistrement qui désignent des parfums et des produits d'hygiène corporelle non médicamenteux destinés aux soins du corps, à sa toilette et sa mise en beauté, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits vétérinaires pour l'hygiène buccale et le traitement de la dentition d'animaux domestiques » de la marque antérieure précédemment définis ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas utilisés « dans le cadre de soins médicaux », et n'ont pas vocation à guérir des pathologies particulières ; Qu'ils ne visent donc pas la même clientèle, les premiers étant destinés à un public soucieux de son hygiène corporelle et les seconds à des animaux nécessitant un traitement thérapeutique buccal ou dentaire, ni n'empruntent les mêmes circuits de distribution ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux dentaires et vétérinaires, dents artificiels ; matériel de suture » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent respectivement de matériels utilisés par les chirurgiens, les médecins, les dentistes et les vétérinaires dans l'exercice de leur art et de divers biens d'équipement médicaux n'ont pas les mêmes nature et fonction que les « Produits vétérinaires pour l'hygiène buccale et le traitement de la dentition d'animaux domestiques » de la marque antérieure invoquée ; Qu'ils ne sont pas destinés à la même clientèle (professionnels de santé pour les premiers, propriétaires d'animaux nécessitant un traitement thérapeutique pour les seconds) ni ne sont soumis au même réseau de distribution (grossistes en matériel médical et chirurgical pour les premiers, pharmacies pour les seconds) ; Qu'ils ne proviennent pas davantage de la même origine (fabricant de matériel médical, chirurgical et dentaire pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds) ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe verbal OROGYN, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination OROZYME, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun quatre lettres O, R, O et Y dont les trois premières forment la séquence d'attaque ORO ; Que toutefois, la séquence ORO commune aux deux signes, qui fait référence à la bouche, est faiblement distinctive pour des produits destinés à soigner la bouche ou qui peuvent être administrés oralement ; qu'il s'ensuit que l'attention du consommateur ne portera pas particulièrement sur cette séquence commune qui viendra seulement lui préciser une caractéristique des produits en cause ; Que les terminaisons des dénominations OROGYN et OROZYME se distinguent nettement (séquence GYN pour le signe contesté, séquence ZYME pour la marque antérieure) ; Qu'en effet, visuellement, elles n'ont qu'une lettre en commun, la suppression du E final, et l'utilisation du Z, peu courant en langue française, constituant des différences non négligeables, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que de plus, phonétiquement, la substitution de la lettre G à la lettre Z au cœur du signe contesté entraîne une modification importante, les sonorités de ces deux lettres étant très différentes, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, intellectuellement, la séquence GYN évoque la féminité, évocation absente de la marque antérieure dans laquelle la séquence ZYME renvoie au terme ENZYME ; Que ces différences entre les signes sont d'autant plus sensibles que le radical ORO figurant dans les deux signes est fortement évocateur comme précédemment démontré et donc peu attractif au regard des produits en présence, contrairement à ce que soutient la société opposante ; qu'à cet égard, s'il n'est pas contesté qu'en matière d'imitation, ainsi que le fait valoir la société opposante, les signes doivent être comparés dans leur ensemble, il n'en demeure pas moins que le caractère distinctif ou non des éléments constitutifs des signes doit être pris en considération lorsqu'ils sont comparés ; Que les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte ; CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; Que toutefois, la société opposante ne fournit aucun document et ne démontre donc pas la notoriété de la marque antérieure, de sorte que cette circonstance ne peut être retenue. CONSIDERANT que sont inopérants les arguments de la société déposante tiré de l'existence de décisions de justice ; qu'en effet, ces décisions rendues dans des espèces différentes, ne sauraient trouver application en la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée OROGYN ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure OROZYME, de sorte que, nonobstant la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'en effet, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement, en l'espèce, la proximité de certains des produits n'est pas suffisante pour compenser les différences d'ensemble précédemment relevées ; Que la dénomination contestée OROGYN peut donc être adoptée comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale OROZYME.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique: L'opposition numéro 09-3848 est rejetée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe