INPI, 12 juin 2013, 12-3939

OPP 12-3939 / FBR Courbevoie, le 12 juin 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société THOM EUROPE (société par actions simplifiée) a déposé le 21 juin 2012, la demande d'enregistrement numéro 12 3 928 823 portant sur le signe verbal O'WATCHES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses ; produits en métaux précieux ou en plaqué, à savoir : bagues, bracelets, colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie), pendentifs (bijouterie), médailles ; boutons de manchettes, épingles de cravates ; porte-clefs de fantaisie ; écrins ; coffrets à bijoux ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres, chronographes (montres), boîtiers de montres, mouvements d'horlogerie, bracelets de montres, chaînes de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie. Statues et statuettes en métaux précieux". Le 13 septembre 2012, la société SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) (société par actions de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe internationale SWATCH enregistrée le 9 septembre 1986 sous le n° 5 06 123, régulièrement renouvelée et désignant la France. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques". L'opposition a été notifiée à la société déposante le 19 septembre 2012 sous le numéro 12-3939 et cette dernière a formulé des observations en réponse à l'opposition. Le 21 janvier 2013, l'Institut a notifié aux parties, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. La procédure ayant repris le 22 mai 2013, la société déposante a alors contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse. Une commission orale s'est tenue en présence des mandataires des parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société SWATCH AG fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées après projet, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations présentées après projet, elle réitère ses arguments sur l'existence du risque de confusion entre les signes en présence. Dans ses observations, la société opposante invoque également la notoriété de sa marque et fournit des documents visant à la démontrer. Elle fournit de nouveaux documents après projet en vue d'établir la notoriété de sa marque. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante ne conteste pas la comparaison des produits. En revanche, elle conteste la comparaison des signes. Dans ses observations contestant le projet de décision, la société déposante fait valoir l'absence de caractère distinctif du terme WATCH, terme dont le consommateur français connaît le sens. Elle considère en outre que les documents fournis par la société opposante ne démontre pas la notoriété de la marque antérieure. Enfin, elle considère qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes et cela même si la marque antérieure bénéficie d'une grande connaissance.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses ; produits en métaux précieux ou en plaqué, à savoir : bagues, bracelets, colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie), pendentifs (bijouterie), médailles ; boutons de manchettes, épingles de cravates ; porte-clefs de fantaisie ; écrins ; coffrets à bijoux ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres, chronographes (montres), boîtiers de montres, mouvements d'horlogerie, bracelets de montres, chaînes de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie. Statues et statuettes en métaux précieux". Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques". CONSIDERANT que les produits suivants : "Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses ; produits en métaux précieux ou en plaqué, à savoir : bagues, bracelets, colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie), pendentifs (bijouterie), médailles ; boutons de manchettes, épingles de cravates ; porte-clefs de fantaisie ; écrins ; coffrets à bijoux ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres, chronographes (montres), boîtiers de montres, mouvements d'horlogerie, bracelets de montres, chaînes de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient l'opposante, les "statues et statuettes en métaux précieux" de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent manifestement pas à la catégorie générale formée par les "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les seconds soient "…les composants de base communs…" des premiers, dans la mesure où les produits précités de la marque antérieure ne servent pas exclusivement à la fabrication des produits précités de la demande d'enregistrement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les "statues et statuettes en métaux précieux" de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparées aux "objets en ces matières ou en plaqué" de la marque antérieure, cette catégorie de produits de la marque antérieure en raison de son imprécision regroupant des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d'en identifier les natures, fonctions et destinations ; Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier la similarité entre les "statues et statuettes en métaux précieux" de la demande d'enregistrement contestée et les "objets en ces matières ou en plaqué" de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement sont pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal O'WATCHES présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe SWATCH ci-dessous représenté : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique présentée avec un graphisme particulier ; Que ces signes sont de longueur identique et ont visuellement et phonétiquement en commun une séquence de cinq lettres communes placées dans le même ordre, WATCH ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente, tant dans leur aspect visuel et phonétique que dans leurs évocations ; Qu'en effet, les éléments verbaux SWATCH et O'WATCHES se distinguent par leur lettre d'attaque S et O, ainsi que par la séquence finale ES du signe contesté, leur conférant une physionomie, un rythme (un temps pour la marque antérieure, trois temps pour le signe contesté) et des sonorités différentes (souatch/o-ouatchise ou o-ouatch selon la prononciation choisie) ; Qu'à cet égard, et contrairement aux allégations de la société opposante qui visent à en minimiser l'impact, force est de constater qu'au sein du signe contesté, la séquence d'attaque O', peu habituelle en langue française, retiendra l'attention du consommateur ; qu'au contraire, la marque antérieure sera perçue comme un ensemble unitaire dont la lettre S ne se détache pas du reste de la dénomination à l'instar de nombreux termes de langue anglo-saxonne (sweet, swing, sweat, switch…) ; Que cette différence entre les signes est d'autant plus perceptible que l'élément WATCHES, apparaît faiblement distinctif au regard d'une partie des produits en cause ainsi que le démontre une partie des documents fournis après projet par la société déposante ; Qu'en effet les documents montrent une utilisation importante de ce terme dans le domaine considéré ; association du terme "watch" à un autre élément pour désigner des modèles de montres : "Crash watch" de Cartier, "Stop watch" de Swatch, "Moon watch" d'Oméga, "Navigation watch" de Longines voire un type de montre "smart watch" par analogie avec "smartphone" pour des montres intelligentes ainsi que de nombreuses publicités extraites de magazines de langue française dans lequel ce terme est repris comme désignant l'ensemble des produits d'horlogerie (WATCHES & JEWELS) ; Qu'ainsi, le terme WATCHES quoique de langue anglaise, sera aisément associé par le public français à l'univers des montres ; Qu'enfin, intellectuellement, par sa séquence d'attaque O', le signe contesté évoque un nom d'origine irlandaise, évocation totalement absente de la marque antérieure ; Qu'il est vrai, comme l'indique la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que cependant, cette connaissance de la marque antérieure, que l'opposante a démontré par différents documents, ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que compte tenu des différences précitées, le public concerné ne sera pas amené à penser que le signe contesté et la marque antérieure ont la même origine, même en ayant connaissance de cette dernière et en présence de produits identiques ou similaires . CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté O'WATCHES peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe internationale SWATCH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du service des oppositions