INPI, 24 juillet 2020, 2019-5620

28/04/2020 OPP 19-5620 / JFI Projet valant décision le 24 juillet 2020 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AVOBOWL (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 10 octobre 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 589 232 portant sur le signe complexe AVOBOWL. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Le 30 décembre 2019, Monsieur Artur T a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne AVOBAR, déposée le 5 juin 2017 et enregistrée sous le n°16 801 698. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; Farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel; Levure, Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Sandwiches; Pizzas, gâteaux; Crêpes [alimentation];Pâtisserie; Pâtisseries fourrées à base de pâte sucrée; Biscuits; Biscuits secs; Pâtisseries sucrées pour sucreries ; Services de restauration (alimentation); Services de bars et de traiteur ». L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier du 2 janvier 2020 sous le n° 19-5620. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 mars 2020. Dans le délai imparti, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à l'opposant par l'Institut en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits en cause ainsi que celle des signes en présence. .

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ; Que l'opposant invoque la marque antérieure en ce qu'elle porte notamment sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; Farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel; Levure, Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Sandwiches; Pizzas, gâteaux; Crêpes [alimentation];Pâtisserie; Pâtisseries fourrées à base de pâte sucrée; Biscuits; Biscuits secs; Pâtisseries sucrées pour sucreries ; Services de restauration (alimentation); Services de bars et de traiteur ». CONSIDERANT que les produits et services suivants « légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante; CONSIDERANT qu'il convient au préalable de rappeler que la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et services similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de produits ou services de la marque antérieure, ainsi qu'aux produits et services similaires par leur nature, fonction/objet et destination ou en raison de leur complémentarité avec les produits et services de la marque antérieure. CONSIDERANT que, contrairement à ce qu'indique la société déposante, les « huiles à usage alimentaire ; beurres » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à l'évidence aux « huiles et graisses comestibles » de la marque antérieure, les « huiles à usage alimentaire » de la demande d'enregistrement figurant dans des termes très proches dans les marques en présence et les « beurres » appartenant à la catégorie plus générale constituée par les seconds ; Que ces produits sont donc identiques, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de denrées et liquides alimentaires essentiellement composés de lait relèvent à l'évidence de la même catégorie générale des « produits laitiers » de la marque antérieure qui s'entendent de l'ensemble de produits composés ou préparés à base de lait ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel « l'industrie a multiplié l'offre et la gamme de boissons lactées proposée au consommateur s'élargit régulièrement » ; Qu'en effet, il importe peu que la gamme de produits proposées se diversifie ou s'élargisse, dès lors que les caractéristiques précitées suffisent à engendrer un risque de confusion sur l'origine de ces produits dans l'esprit du consommateur ; Que les produits de la demande d'enregistrement sont donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens effectués par l'opposant entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les "œufs" de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. CONSIDERANT que, contrairement à ce qu'indique la société déposante, les « fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés » de la demande d'enregistrement contestée présentent à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « fruits conservés, séchés et cuits » invoqués de la marque antérieure, dès lors que tous ces produits sont des fruits ayant subi une préparation particulière, peu importe la méthode de préparation adoptée ; Qu'ainsi, les produits précités sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce qu'indique la société déposante, les «légumes surgelés» de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « « légumes conservés » de la marque antérieure, dès lors que tous ces produits sont des légumes qui ont fait l'objet d'une transformation en vue de leur conservation, peu importe la méthode de transformation adoptée ;Qu'ainsi, les produits précités sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce qu'indique la société déposante la «charcuterie» de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entend de préparations à base de viande de porc, apparaît similaire à l'évidence à la «Viande» de la marque antérieure, cette dernière entrant nécessairement et à titre principal dans la composition de la première ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public pouvant être fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que de même, les « salaisons » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des denrées alimentaires notamment des viandes conservées par le sel, sont susceptibles de présenter un lien étroit et obligatoire avec la « Viande» de la marque antérieure, qui peuvent en constituer l'ingrédient principal ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public pouvant être fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par l'opposant entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les "volaille, gibier" de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. CONSIDERANT que, les «crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les «poissons» de la marque antérieure appartiennent à la catégorie plus générale des produits alimentaires d'origine animale issus de la mer ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la société déposante, il s'agit donc de produits similaires par leurs nature, fonction et destination, commercialisés dans les mêmes points de vente, à savoir des poissonnerie ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public pouvant être fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce qu'indique la société déposante le «sirop d'agave (édulcorant naturel)» de la demande d'enregistrement contestée s'entend tout comme le «miel» de la marque antérieure de produit alimentaire utilisé en substitution du sucre, peu importe leur processus de transformation ; Que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination; Qu'ainsi, il s'agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « biscottes » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de tranches de pain de mie séchée et dorée au four industriellement, relèvent de la catégorie plus générale des produits de boulangerie-pâtisserie, tout comme le « pain » de la marque antérieure et sont également issus des seconds ; Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure empruntent souvent les mêmes circuits de distribution (boulangeries-pâtisseries) et s'adressent à la même clientèle désireuse de consommer des produits de boulangerie-pâtisserie ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur une décision l'Institut ; qu'en effet, cette décision a été rendue dans un cas d'espèce différent de la présente affaire. CONSIDERANT que les « boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent en relation étroite et obligatoire avec les « Café, thé, cacao» de la marque antérieure, les seconds constituant l'ingrédient nécessaire et principal des premiers ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et partant similaires, le public pouvant être fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel « En l'absence de liens précis effectués entre « cacao, café, thé » et « boissons à base de cacao, thé ou café », les produits et services invoqués de la marque antérieure ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison » ; qu'en effet, force est de constater que lors de la formation de l'opposition, l'opposant a identifié en les citant sans ambiguïté tant les produits et services de la demande d'enregistrement contestée que ceux de la marque antérieure servant de base à la présente procédure ; que dans son argumentation il met les produits et services de la demande d'enregistrement contestée en relation avec ceux de la marque antérieure ; Qu'en outre, est sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur une décision de l'Institut ; qu'en effet, cette décision a été rendue dans un cas d'espèce différent de la présente affaire. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait invoquer, dans ses observations, l'exploitation de la demande d'enregistrement contestée pour « des tartines et des « bowls » dont l'avocat en est l'ingrédient majeur », dans la « composition et élaboration des plats » proposés sous la marques antérieure, ou tout autre données concernant les prix, les menus ou encore les services proposés par chacune des parties ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu'enfin, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante, selon lesquels les produits précités « ne s'adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution » et que la plupart des produits de la demande d'enregistrement contestée ont « subi un processus de transformation substantielle destinée à en faire des préparations alimentaires, qui écarte tout risque de confusion avec les produits bruts de la marque antérieure »; qu'en effet, force est de constater que ces affirmations, non démontrées par la société déposante, ne peuvent se vérifier pour l'ensemble des produits et services visés ; qu'en outre l'identité de certains produits et services ayant été constatée et la similarité des autres produits ayant été démontrée, ces arguments apparaissent infondés. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AVOBOWL, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination AVOBAR ci-dessous reproduite : AVOBAR CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'une dénomination, d'éléments figuratifs, de couleurs d'une police et d'une présentation particulière; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal ; Que visuellement, les signes ont en commun une dénomination de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté et six pour la marque antérieure), à savoir respectivement AVOBOWL et AVOBAR, partageant quatre lettres identiques placées dans le même ordre en position d'attaque, formant la séquence AVOB ; Que phonétiquement, ces dénominations comportent le même rythme ainsi que des sonorités très proches ([a / vo] identiques en position d'attaque et [bowl] et [bar] commençant par le son [b]) ; Que si ces dénominations se différencient par la substitution, au sein du signe contesté, des lettres OWL aux lettres AR, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations ; qu'en effet ces éléments verbaux demeurent marqués par les mêmes séquences de lettres et de sonorités d'attaque ; Qu'intellectuellement, outre l'évocation commune de l'avocat, la séquence BOWL du signe contesté sera comprise par le public francophone comme étant la traduction anglaise du mot « bol » dont elle est très proche et renvoie également à une expression très utilisée actuellement dans le domaine culinaire pour désigner un plat complet en un seul bol avec des protéines, des légumes et des graines ; Qu'ainsi cette séquence, tout comme la séquence BAR de la marque antérieure fait référence à la restauration ce qui est susceptible de les rapprocher ; Que s'il est vrai que le signe contesté associe à sa dénomination des éléments figuratifs, une police et présentation particulière et des couleurs, ces éléments constituent un simple décor, qui n'affecte en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination AVOBOWL, par laquelle ce signe sera désigné et mémorisé par le consommateur ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre les deux signes pris dans leur ensemble ; CONSIDERANT que le signe complexe contesté AVOBOWL constitue l'imitation de la marque verbale antérieure AVOBAR. CONSIDERANT par ailleurs que ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion l'argument de la société déposante tiré de l'absence de notoriété de la marque antérieure invoquée ; qu'en effet, la notoriété est un facteur aggravant mais nullement une condition nécessaire à l'existence d'un risque de confusion ; Qu'en outre, ne saurait non plus être retenu l'argument selon lequel il n'y aurait pas de risque de confusion entre les deux signes en présence pour le consommateur dès lors que les « établissements étant localisés sur des territoires différents et distants, nulle interrogation, nul doute, ou encore nulle confusion ne peut subsister dans l'esprit de l'opposant, du fait de n'avoir jamais existé dans l'esprit du client » ; qu'en effet, la protection d'une marque de l'Union européenne s'étend notamment sur tout le territoire français et les conditions d'exploitation des signes ne sont pas prises en compte dans le cadre de la présente procédure ; Qu'aussi sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux activités, concepts commerciaux et prestations de chacune des parties ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation et de leurs activités réelles ou supposées ; Qu'enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l'Institut, de l'EUIPO et de justice citées par la société déposante à l'appui de son argumentation ; qu'en effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté AVOBOWL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale AVOBAR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée.Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Julien FILLATRE, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BResponsable de pôle